0 10 20 30 40 50
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
X
Y Y預測 Y
圖 8 迴歸線圖
由以上的迴歸分析與統計資料中可以明顯地觀察出在美國專利訴訟中 涉及不正行為的案件有顯著的增加，這種增加的趨勢開始讓人意識到若被 告廣泛地採用不正行 為之抗辯對專利 訴訟或實務界所帶來 的影響力。
CAFC 在 Burlington 案中即有意識到這種問題，並指出：在幾乎每一個主 要的專利案件中指控不正行為的習慣已經成為一個絕對的災難(Plague)112。 在半年之後的 Kingsdown 案中 CAFC 也指出其對於聯邦地區法院作出鼓勵 不正行為指控的認定也不表贊同113。
然而，不正行為的類型已經被 CAFC 所擴張範圍(本文將於第 3 章中討 論)，在 1992 Rule 採用「可專利性標準」之後，專利申請人涉及到「可專 利性」的所有行為都有可能於訴訟時面臨不正行為的指控，美國專利法關 於「可專利性」的規定主要是由其第 100 條開始到第 120 條，這些法條主 要涉及：發明定義、發明人、新穎性、進步性、說明書、圖式、宣誓書以 及優先權主張等項目。這些項目包含了程序性質與實體性質的不同規範，
因此違反其中任何一項規定都有可能使專利申請案無法取得核准。因此在 CAFC 的判決中，也出現了因前述關於「可專利性」項目的違反所導致不 正行為，而被專利不可行使的案件。
有鑑於法院放寬認定不正行為的範圍致使專利訴訟的複雜度與費用增 加，以及專利權人的利益損失，部分專利實務的參與者也提出對於改革
「不正行為」的看法，例如 Mammen 教授的論文資料即指出其建議包含：
更明確地連結「重大性」與 1992 Rule 條文中的重大性定義、更清楚的定
112 Burlington Indus., Inc. v. Dayco Corp., 849 F.2d 1418, 1422 (Fed. Cir. 1988). (“[T]he habit of charging inequitable conduct in almost every major patent case has become an absolute plague.”).
113 See Kingsdown, 863 F2d at 876. (“A requirement for disclaimer or reissue to avoid adverse inferences would merely encourage the present proliferation of inequitable conduct charges. “).
義「意圖」的標準、將「權衡」要件予以明確化與條文化以及限縮不正行 為救濟的範圍(僅對有不正行為的請求項給予不可行使的法律效果而非整個 專利) 114。
另一方面，聯邦巡迴上訴法院也意識到此一問題，而逐漸提高不正行 為的障礙，例如在 Purdue Pharma, L.P. v. Endo Pharmaceuticals, Inc.115一案 中，聯邦巡迴上訴法院雖然肯認了聯邦地區法院在重大性方面的認定，但 卻廢棄了關於不正行為的判決，主要理由在於原告 Purdue 所隱藏的資訊雖 然具重大性，但該重大性的程度屬於低度，因此無法推論出其意圖。在
Purdue 案後的一系列案件中(包含：Digital Control 案、Ferring 案等)似乎
也顯示出了聯邦巡迴上訴法院正逐漸提高不正行為的障礙的訊號116。在聯 年專利改革法案》（Patent Reform Act of 2010）。121”於此一法案中的領證 後程序，專利權人可以於領證後要求美國專利局進行補充審查或是重新考114 Christian E. Mammen, supra note 44, at 1329.
115 438 F.3d 1123 (Fed. Cir. 2006).
116 Irving, Thomas L. & Burgy, Adriana L., The Inequitable Conduct "Plague" in U.S. Patent Litigation: Is it Over and Is The CAFC Moving Away From an Absolute Liability Standard?, at
http://www.finnegan.com/resources/articles/articlesdetail.aspx?news=655b8a9d-4075-4454-9e00-70a4d1a2d24a (Visited: 2010/07/25).
117 593 F.3d 1289 (Fed. Cir. 2010).
118 See supra note 71.
119 Christian E. Mammen, supra note 44.
120 See Dennis Crouch, Statutory Guidelines for Inequitable Conduct, at
http://www.patentlyo.com/patent/2010/07/stautory-guidelines-for-inequitable-conduct.html . (Visited:
2010/08/05).
121 黃蘭閔，「美國參院版專利改革法案 S.515 再有修正」，北美智權報 33 期，參見北美智權網站：
http://tw.naipo.com/專利知識庫/智權報總覽/tabid/358/language/zh-TW/Default.aspx (最後點閱時間：2010 年 7 月 25 日)。
即不會產生資訊未充分揭露進而有不正行為的問題122。
由以上可知，不正行為於美國專利實務界正處於一個熱烈討論的狀態 之中，各界人士紛紛對涉及不正行為的專利訴訟所帶來的問題提出看法與 意見。這種現況其實也不令人意外，畢竟由實證的統計資料中確實可以觀 察到，自 1988 年 Kingsdown 案後被告想要藉由指控原告的專利取得過程 中具有不正行為，來達到由專利侵害訴訟中脫身的目的所產生的案件數量 遽增的現象。
由於案件數量的增加，致使法院必須面對各種各樣的問題類型，然而 就每一種類型之認定所產生的歧異，可能會產生更多的爭議，這也導致有 如上述的產生對不正行為之改革呼聲的現象。換句話說，透過這種不斷由 個案中去一一歸納出法理的方式，相信不正行為在美國專利訴訟中的角 色，日後應該更能在清楚的舞台上被巧妙的操作。
2.5.2 美國專利不正行為之實證資料的探討
美國學者 Petherbridge Lee 等人針對美國法院關於不正行為的判決作出 了實證研究的分析資料，Petherbridge 所採用的檢索資料庫為 LEXIS 公司 所製作的 Federal Circuit, US Court of Appeals Cases 資料庫，並以關鍵 字”Inequitable Conduct”檢索到 2010 年 5 月 27 日為止共找出 650 件判決 樣本母體，再就這些判決進行量性的實證分析123。
依據此份實證資料，專利權人面對不正行為抗辯時在上訴法院約有 75.62%的機會是獲得對其有利之判決，換句話說，對專利權人有利的判決 是指：上訴法院肯認下級法院對專利權人有利之判決；或是上訴法院廢棄 或改判下級法院對專利權人不利之判決124。然而，由以上結果可以得到另 一個結論是，當被告面臨專利侵權訴訟時，若苦無法找到不利於系爭專利 之可專利性要件的前案時，是可以嘗試找尋關於不正行為的證據，因為被 告仍有約 25%的機會可以抗辯成功。
另外，Petherbridge Lee 等人提出一個比較的現象是，下級法院比較會 找出專利權人無或不涉及不正行為的結論。也就是說，一旦下級法院判決 專利權人無不正行為，被告只有約只剩一成的機率可以於上訴審中翻盤。
相反的，一旦下級法院判決專利權人有不正行為，被告上訴就有約五成的 機率可以於上訴審中翻盤。
122 See Id.
123 See Petherbridge Lee et al., The Federal Circuit and Inequitable Conduct: An Empirical Assessment, at 14, available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1686102 (Visited: 2010/10/05).
124 Id., at 19.
上訴法院肯認下級
告最難舉證的要件以及判斷標準不明確。「意圖」要件的難舉證導致有近 五成的案件因被告無法舉證原告於系爭專利申請時具有不正行為的欺瞞意 圖而失敗；而「意圖」要件判斷標準不明確也導致聯邦地區法院有五成的 案件於此一要件的認定是錯誤的。因此關於不正行為抗辯，「意圖」要件 的證明就是雙方當事人的主戰場。