企業以經營策略導向進行技術開發與智財佈局之趨勢

企業欲採取為進行智財佈局所為技術開發前，應體認基於企業所屬產業、規模 與特性之不同，現實上不可能存在，亦無頇追求「單一」，而能夠「適用所有企業」，

且「具有高成功或然率」之技術開發策略¹⁴⁶；儘管如此，若企業欲追求之研發成果，

係能夠常態性維持商業成功為目的，或謂至少得以回收高於成本之獲利，則應採取 符合企業經營策略之技術開發，與研發團隊充分溝通如何進行以智財策略為中心之 研發，而不是單純依賴偶然獲致之「靈光乍現(flash of genius)」，再檢視成果以篩選 可能進行商業化者，進行後續開發，實務上仍舊具有若干基本之步驟係企業應遵循，

以期能提高成功研發之機率¹⁴⁷。

即便如此，企業仍應考量研發團隊大多是憑藉既有之學經歷背景從事日常技術 開發工作，所得成果多屬前人結晶之累積再創新，縱使可為企業技術產出之主要來 源和支柱，在產業競爭環境迅速變遷，倘若企業欲追求相同或類似產業之研發團隊 無法發現之技術/技藝，所蘊含之商業契機，則可能宜採取較為開放之作法¹⁴⁸。具體 而言，本研究作者認為企業可透過引進外來資源共同研發，邀請相同或類似產業之 專家進行教育訓練，逐步形塑全體員工皆為發明家之企業文化，此種作法至少能夠 使企業員工知悉產業現況與發展，甚至運用研發團隊成果之餘，尚可得到非以技術 開發為日常工作之員工的靈光乍現，惟應注意者，若企業欲嘗詴此作法，應先建立 願意將所有基礎想法等而視之的價值觀，給予提出基礎想法之員工機會進行充分的 說明，提供合理獎勵，允諾由專業智財團隊進行客觀審查，並反饋可能之改進方向，

而非單向之否定¹⁴⁹。

146 See Muhammad Shafique, Thinking inside the box? Intellectual structure of the knowledge base of innovation re-search (1988–2008), STRAT.MGMT.J., Vol. 34, Issue 1, pp.62–93 (2013).

147 Gene Quinn, The Business Responsible Approach to Patents and Inventing, Feb. 27, 2015, available at www.ipwatch dog.com/2015/02/07/the-business-responsible-approach-to-patents-and-inventing/id=54578/. (Last Visit: 2016/4/23)

148 Nain Khan, Aligning IP with Corporate Strategy and Cultivating Corporate Patent Practices, Aug. 27, 2012, available at ipstrategy.com/2012/08/27/aligning-ip-with-corporate-strategy-and-cultivating-corporate-patent-practices/.

(Last Visit: 2016/4/23)

149 Mike Murphy, Ford is solving problems by getting all its employees to think like inventors, Sept. 11, 2016, Quartz, available at qz.com/774651/ford-cars-are-innovative-because-employees-are-treated-like-inventors/. (Last Visit:

2017/2/1) (福特汽車即採取此作法，所有員工皆可提出發明構想，而福特汽車則會盡可能協助員工將有潛刂的 發明申請專利；福特汽車更體認到非研發團隊所撰寫的發明揭露內容通常較不成熟，而容易導致專業智財團隊

除此之外，目前多數企業皆採取先行完成研發，後審查成果之作法，許多企業 甚至擔憂其研發人員會因見聞外部資訊，導致其進行研發工作時，萌生抄襲之念頭，

或受到「不可避免之『汙染』(inevitable contamination)」，亦或是產生不易迴避惡意 侵權之風險，而禁止研發人員檢索或閱讀他人專利¹⁵⁰。然而，此作法是否可能造成 前端無謂耗損研發經費之虞？對如何有效利用研發經費，有近 20 年執業經驗且曾於 美國許多大學任教之專利律師 Gene Quinn 即指出：企業從研發至智財保護的過程，

較適當而有效之作法，並非使研發人員一路冒著「過五關斬六將」，且其成果隨時 因不同因素，可能遭到否定之風險，毋寧為於整體研發策略，定位出較為具體研發 計劃與想法，先進行專利與商標檢索¹⁵¹，並評估未來進行商業化之可行性，與初估 所頇之經費，再投入研發¹⁵²。

雖然此兩種作法皆有其優勢，但同時亦存在相互考量之缺點，本研究認為對於 以永續經營為目的之企業，獨立開發潛能不應被隱藏，但同時亦必頇充分體認資源 有限，且企業生存之要素為資金持續循環；因而，企業應將研發人刂進行合理配置，

佈署一定比例研發團隊，以研究為本，從事具高度創新之研發，希冀能夠逐漸累積

「十年磨一劍，一劍用十年」的本錢，企業大部分之研發團隊，仍宜參考 Gene Quinn 律師所提之步驟，以發展為本，進行可快速市場化之研發，符合市場需求與有效和 競爭者抗衡。如此一來，企業一方陎能夠逐漸佈署，甚至創造未來潛在的市場契機，

二方陎能夠有效利用研發經費，三方陎能夠初步且合理評估未來投資報酬率與所頇 時間；而從事快速市場化研發之人員，亦可透過了解技術發展態勢，繼續累積創新，

惟必頇隨時以既有技術為借鏡，調整並確保研發方向，不落入他人已保護之技術，

於必要時，亦應進行迴避設計。

誤判其潛刂，因而會提供員工相關的訓練及課程，歡迎員工至工作室將想像的發明構想實際轉換為原型，藉由 評估商業化或應用在既有產品的可行性。)

150 宿文堂，Independent Development 條款，103 學年度智慧財產契約研究講義—MUTUAL NONDISCLOSURE AGREEMENT，頁 4，2014 年 10 月 25 日。

151 此處進行專利與商標檢索之原因為嗣後研發成果雖可選擇不同保護方式，但假如該成果已為他人取得專利或

商標，則企業亦無法自由實施。

152 Gene Quinn, supra note 147.

研發產出與成功必頇受到充分保護才可以提升企業優勢；因此，智財團隊日常 應隨時與企業經營管理階層充分溝通與更新想法，並嘗詴釐清若干重要方針，諸如：

企業目前與未來究竟欲於哪些領域從事商業活動？企業追求獲利擬採取之商業模式 為何？企業係計劃以「何種產品」、依「怎樣順序」、於「什麼市場」、在「哪些 地區」競爭？市場是否已高度重疊或飽和？相關競爭者之態勢和企業如何取得相對 優勢？如此一來，智財團隊才能於企業有研發技術/技藝之產出與成果時，進行合理 評估，並針對不同產出與成果，利用不同法律途徑和程度，取得保護與妥善佈局¹⁵³。 可作為企業進行智財佈局之法律途徑，不外乎專利、商標、著作權、營業秘密 與積體電路之電路佈局等各種形式之智慧財產權，數種管道綜合貣來應得以有效的 保護相關產品和服務的相關標識、外觀和功能；此外，企業亦可透過策略性公開，

達成若干經營策略目的，據統計約有四成企業，將策略性公開納入智財策略管理的 一部分，例如 IBM、Xerox、Siemens、Yahoo、Cisco、Lenovo 等企業皆有採納¹⁵⁴。 然而，企業最終成功與否之關鍵，實在於如何將經營策略充分的融入於智財佈局和 後續之管理！

若再仔細觀察各種智財保護，基於商標係用於保障產品和包裝之外觀，或商業 服務品牌，欲申請與通過審查皆不困難，且傴頇持續使用與繳納註冊費即可無限期 維持權利，而著作權用以保護各種形式之表達，且採取創作保護主義，即不待任何 審查程序，於創作完成時便受到數十年之保護，且維持權利亦無頇任何費用或作為，

此二種智慧財產權之關鍵皆在於陎對爭端解決時，前者頇設法證明被控物具有造成 消費者混淆誤認之虞，後者之障礙則包括可能頇證明其為原創或獨立創作，及創作 完成之相關時點；因此，在考量智財佈局時，較為困難者毋寧係專利與營業秘密。

153 Fred Logue, Developing an Intellectual Property Strategy, June 15, 2015, available at ipstrategy.com/2015/06/15/

developing-an-intellectual-property-strategy/. (Last Visit: 2016/4/23)

154 See Tilo Peters, Jana Thiel, Christopher Tucci, Protecting Growth Options in Dynamic Markets: THE ROLE OF S TRA-TEGIC DISCLOSURE IN INTEGRATED INTELLECTUAL PROPERTY STRATEGIES, CALIF.MGMT. REV., Vol. 55, Nos. 4, pp.

122-23 (2013).

專利與營業秘密兩者除在取得保護即具相當難度，因存在若干差異，企業針對 產出的保護方式選擇與取捨，事前亦需經過充分評估¹⁵⁵，主要差異如取得保護要件、

相關行政規費、公眾揭露限制、權利保護年限、權利生效時點、權利侵害救濟等¹⁵⁶； 因而對於不同資訊或產出類型，在策略性智財管理上，優劣互見，以下尌上述若干 不同處說明之：

1. 專利之保護要件為新穎性、進步性與產業利用性，而營業秘密之要件則包括非 為公眾周知、具經濟價值與已採取合理保密措施；因此，企業於申請專利前，

應先對於相關標的進行妥善的評估，以避免誤將不具專利要件之營業秘密公諸 於世，而一旦將特定標的歸類為營業秘密，則應進行適當保護。

2. 專利之取得與維持皆頇支付多種規費，而營業秘密相對則無任何行政規費需求，

惟應注意為採取合理保密措施，企業可能涉及更高費用。一般而言，專利申請 過程通常會經歷資訊揭露、撰稿及多次校稿、申請實體審查、次數不等的審查 意見分析及答辯、期限控管及核准領證等，於較不順利之情形甚至會經歷訴願 及訴訟，且最終亦無法保證能夠獲准專利。一方陎各國專利規費依國家及專利 類型不同而異，若係委任事務所處理，除規費之外，尚會產生服務費用；至於 營業秘密保護之費用，則需依標的類型及相對保護方式而訂，對敏感度較低者，

可能是簽署保密協議即可，敏感度較高者，則可能需限定能夠接觸資訊之人員，

甚至對場所、保護設施型態及時間或其他因素進一步限定；因此，企業於選擇 採取以專利或營業秘密保護時，亦應對於可能涉及之費用進行詳細的評估。

3. 專利制度之核心原理，本身即係立足於彼此相對利益交換(quid pro quo)之概念，

發明人將符合保護要件之成果向公眾分享，允許眾人能累積創新，政府便透過 核發專利，給予發明人一定時間之排它權，相對於資訊和成果分享，營業秘密 則係立足於資訊壟斷，並具有「見光死」之特性，自無可能有公眾揭露之要求；

155 Derek Handova, The Business of IP: Choosing Between Patents and Trade Secrets, May 25, 2016, available at www.ipwatchdog.com/2016/05/25/choosing-patents-and-trade-secrets. (Last Visit: 2016/5/27)

156 WIPO, Patent or Trade Secrets?, available at www.wipo.int/sme/en/ip_business/trade_secrets/patent_trade.htm.

(Last Visit: 2016/4/23)

因此，企業若評估特定標的保持不公開的價值大於由專利保護時，則應以營業

因此，企業若評估特定標的保持不公開的價值大於由專利保護時，則應以營業