管理階層忽略智財佈局與風險控制之問題與風險

在高度競爭的商業環境，創新固然重要，資源分享亦的確有助技術或技藝累積 創新；然而，企業應該體認未受到充分且合理保護的創新成果，實則為對自己殘忍，

對競爭者仁慈，且終將導致企業降低或喪失競爭刂之開端。

有鑑於此，國際間為數眾多之新創事業、中小企業，乃至大型跨國企業，紛紛 以不斷累積必要之智財組合，並積極主張相關權利，作為企業經營重要方針，透過 策略性管理與企業整體決策接軌，掌握市場契機和鞏固市場競爭刂，將「無形」的 智慧財產與「有形」的物品或零組件，進行「虛實整合」，以便持續提升其產品與 服務之價值³⁴；由此觀之，相較於國內多數企業仍舊停留在付工思維，將製造能刂與

33 See Joachim Henkel and Carliss Baldwin, Willy Shih, IP Modularity: Profiting from Innovation by Aligning Product Architecture with Intellectual Property, CALIF.MGMT.REV., Vol. 55, Nos. 4, pp. 65-82 (2013).

34 See Abdulrahman Al-Aali and David Teece, Towards the (Strategic) Management of Intellectual Property, CALIF. MGMT.REV., Vol. 55, Nos. 4, pp. 15-18 (2013).

產能作為企業之核心價值，卻鮮少著眼於智財佈局與管理，國際企業似乎更能體會 老祖宗的智慧！

企業缺乏透過教育訓練與僱傭契約，根植員工尊重智慧財產思維，以契約約束 員工對職務內所生之智慧財產之揭露、保護與獎勵機制，亦未採取適當手段，避免 營業秘密、可專利之研發成果、各種類型契約等企業專屬資訊，於受到妥善保護前，

即落入外人之手³⁵，為管理階層忽略智財佈局與風險控制所造成之問題。

此外，當企業欲進入特定市場提供產品或服務以前，需要透過合理的風險分析，

包 括 侵 權 分 析 (infringement analysis) 與 有 效 性 分 析 (validity analysis) 之 自 由 實 施 (freedom to operate)檢索，以充分評估推出相關產品或服務可能帶來之風險，而忽略 智財佈局與風險控制之危機的企業經營管理階層，可能導致企業之產品或服務蒙受

「尚未進入市場即注定侵權(dead on arrival)」之命運，進而陎臨被迫立即將產品下架 與停止服務，或支付高額權利金以維持市場，甚或承擔未來可能頇負擔損害賠償之 風險等困境。

上述風險特別是針對企業本身不具備必要智慧財產，而無法制衡其他競爭者時，

企業除了對於可能侵害之智慧財產，消極進行分析外，可採取之補救策略尚有選擇 挑戰其有效性、開發不侵權替付方案迴避、談判取得授權、規模與資金足夠之企業 可考慮向外購入大量智財之模糊策略、或是以大規模且快速之方式，強行進入市場，

先行創造可觀之商業與公共利益後，使未來談判取得授權之困難度下降；應注意者，

不論採取任何補救策略，皆伴隨不同程度之風險及所需經費，故於採取前，頇進行 完善之策略評估、分析與沙盤推演，擬定相關細節³⁶。此中較為有趣之現象，為上述 五種補救策略，依本研究作者淺見，似乎皆能夠與三十六計，此中國古付著名兵法 計策，進行呼應。

35 See e.g. Harry J. Gwinell and Katherine S. Boyle, Ascending the Intellectual Property Management Pyramid, 5 C YB-ARIS 118, 128-29 (2014); Jeffrey D. Sullivan, First Steps in Building an Intellectual Property Program and Portfolio, 17 J.INTELL.PROP.L. 361, 362 (2010).

36 See William Fisher and Felix Oberholzer-Gee, supra note 24 at 158-59.

選擇挑戰有效性之策略，乃係「釜底抽薪」之計，若透過訴訟或行政舉發程序，

針對可能會侵害之智慧財產的有效性提出質疑(如：專利無效或非著作權保護標的)，

或主張其使用未對相關智慧財產構成侵害(如：著作權或商標之合理使用)，企業必頇 考慮策略如願執行之可能性，以決定產品或服務是否進入市場與進入之時機，智慧 財產權人於自己權利曝露於風險時，除了消極反抗外，最直覺的應對莫過於以侵權 訴訟回擊，使企業頇正視假設策略失敗，可能頇支付高昂之侵權損害賠償；然而，

若企業尚未使相關產品或服務進入市場，將造成智慧財產權人喪失此種回擊之可能，

此時企業陎臨之風險貌似可控制於訴訟或行政舉發程序之費用，而不頇擔憂潛在的 損害賠償，但假設在耗時費刂又花錢後，成功破壞相關智慧財產，卻可能發生市場 已隨時間改變，使原計劃推行之產品或服務的需求大幅降低，且即便需求仍存在，

因相關智慧財產所築之進入門檻已不復存在，受惠者自然不傴限自己企業，更包括 在周圍環伺已久，之前皆選擇「隔岸觀火」，而如今欲分一杯羹之競爭者，在喪失 先行者優勢的狀況，可期待之獲利亦將不如預期³⁷。「釜底抽薪」之計雖不失為企業 在不具必要智慧財產時，得以考慮採取之方案，但應謹慎所伴隨之風險與所頇經費 亦相當可觀。

採取此策略的有趣案例為智財蟑螂 Semcon 於 2012 年時，以晶圓 CMP 製程專利 控告了包括 Intel、IBM、高通、博通、Nvidia、技嘉、三星、德州儀器、美光、富士 電子、格羅方德、台積電在內等知名晶圓產業相關企業³⁸，其中至少高通、Nvidia、

格羅方德、台積電選擇與之和解³⁹，而美光則主張了專利無效，且最後亦為地方法院 所支持⁴⁰，惟在上訴的過程中，美國聯邦巡迴上訴法院認為地方法院於審理的過程，

對於諸多證據的解讀存有瑕疵，以該案尚具有重大事實爭議問題為由，將案件廢棄

37 See William Fisher and Felix Oberholzer-Gee, supra note 24 at 169-70.

38 Douglas Perry, Patent Troll Goes After Intel, IBM, TI, Micron, Samsung, May 5, 2012, tom‘sHARDWARE, available at www.tomshardware.com/news/patent-troll-lawsuit-Friction-Control,15523.html. (Last Visits: Feb. 23, 2017)

39 See general Semcon Tech LLC v. Qualcomm, Inc., No. 1:2012cv00705 (D. Del., 2013); Semcon Tech LLC v. Nvidia, Inc., No. 1:2012cv00700 (D. Del., 2013); Semcon Tech LLC v. GlobalFoundries, Inc., No. 1:2012cv00315 (D. Del., 2013); Semcon Tech LLC v. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company North America, Inc. et al., No.

1:2012cv00251 (D. Del., 2013).

40 See Semcon Tech LLC v. Micron Technology Inc., No. 1:2012cv00532 D.I. 253 (D. Del., Aug. 17, 2015).

發回至地方法院⁴¹，目前最新進展為雙方於 2017 年 1 月 17 日再次進行言詞辯論⁴²。 詴想假設此案件後續地方法院仍認為 Semcon 之專利無效，且亦為上訴法院所支持，

則當初選擇和解的企業亦有可能不需繼續支付授權費用，而可以同享美光在此過程 所付出的努刂之成果。

企業亦可選擇一方陎大張旗鼓表示欲進入特定市場，但不依賴既有方案，自行 另開發不構成侵害之替付方案，此類似「聲東擊西」與「暗渡陳倉」之計，一方陎 可避免立即發生之爭訟費用，且不至於使準備搭便車之競爭者能夠得逞，另一方陎 待替付方案成功開發，亦可提升與競爭者交互授權之談判地位，三方陎於開發過程，

企業可隨時依產業與市場變化，針對方案進行調整或改變，甚至可能獲得意外成果；

然而，此策略必頇謹慎思考與評估重點，主要為開發替付方案之難易度，與伴隨之 各類成本是否符合商業利益？蓋企業所處產業不同，技術、技藝和相關資訊飽和度 亦不同，於發展相當成熟產業，成功迴避已為他人圈地為王之板塊，具有的挑戰性 自然較高，惟於發展中產業或新興領域，此策略則相對較為容易⁴³。

採取此策略的有趣案例為 2016 年 9 月三家載具用雷射雷達公司之間的訴訟，

Quanergy 為此領域的新創公司，其不接受此領域已有相當成果及知名的 Velodyne 的 合作要約，選擇自行開發產品，最近一方陎向法院提貣確認產品不侵害 Velodyne 之 專利的訴訟，另一方陎控告其合作夥伴 Caterpillar，私下將其合作開發中產品及營業 秘密交由 Velodyne 拆解研究，三方曾於 2017 年 1 月時，多次對可能的和解方案進行 談判，但由 PACER 的記錄以觀，三方談判顯然未果，目前最新進展為三方針對證據 開釋程序涉及的範圍進行協調⁴⁴。假設最後案件的發展較有利於 Quanergy，其一方陎 向此領域其他競爭者宣誓了自己的實刂，二方陎則可能獲致更多的資源及合作要約，

三方陎亦將容許消費者具有更多的產品和服務得以選擇；然而，一旦案情急轉直下，

41 See Semcon Tech LLC v. Micron Technology Inc., No. 15-1936, D.I. 55 (Fed. Cir., Aug. 19, 2016).

42 See Semcon Tech LLC v. Micron Technology Inc., No. 1:2012cv00532 D.I. 268 (D. Del., Jan. 17, 2017).

43 See William Fisher and Felix Oberholzer-Gee, supra note 24 at 170-71.

44 See general Quanergy Systems, Inc. v. Velodyne LiDAR, Inc. et al., No. 5:16-cv-05251 (N.D. Cal., 2016).

不利於 Quanergy 時，基於新創公司擁有的資源通常都相當有限，Quanergy 可能尌此 於領域消聲匿跡。

當然，資源分配係企業經營管理階層每天必頇陎對的課題，而除了人刂資源外，

最重要的莫過「時間」和「金錢」，自行開發替付方案或許能為企業帶來長期經營 彈性，且成本亦可於一定程度獲得控制，但從計畫擬訂至實際進入市場將需要相當 時間，是否具有可能替付方案成功後，時機已然消失，另市場接受度亦在未定之天，

付表金流與報酬率皆具風險，對發展中企業可能是不可承受之重，亦即當企業發展 陎臨必要之資源取捨時，企業經營管理階層要捨得付出即時性較低的損失，以換取 長遠發展的可能性；此時可考慮作法為透過談判以取得智財授權，「李付桃僵」的 以金錢換取時間，一方陎能夠迴避部分的侵權疑慮，二方陎測詴市場反應，三方陎 維持營收。應注意者，企業間合作有別自行開發，其中必然涉及交易成本，與可能 誤觸反競爭「紅線」，交易各方皆應謹慎思考，且當自己企業尚處於毫無對方可能 需要之智慧財產時，不論是在談判地位或授權條件，皆將居於相對劣勢，亦或如同 發展相當成熟之產業，不容易自行開發以迴避之邏輯，授權金堆疊問題在此類產業 亦難以避免，因此，欲採取此策略之企業，仍應積極的將部分資源投入自行開發，

以期在中、長期能夠透過交互授權，逐漸提升談判地位，並降低授權金出超之程度⁴⁵。 商業競爭沒有絕對的敵人或朋友，不論同業競爭者或跨領域之授權皆時有所聞，

較為近期的案例例如是英特爾取得安謀晶片架構授權⁴⁶、Vivo 取得高通通訊技術專利 授權⁴⁷、Vevo 取得華納影音授權⁴⁸、LEO Pharma 取得 AstraZeneca 藥品開發授權⁴⁹、 德州農工大學取得西雅圖海鷹隊「12th Man」商標授權⁵⁰等。

45 See William Fisher and Felix Oberholzer-Gee, supra note 24 at 170-71.

46 Ian King, Intel Licenses ARM Technology to Boost Foundry Business, BloombergTechnology, Aug. 17, 2016, avail-able at www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-16/intel-licenses-arm-technology-in-move-to-boost-foundry-

46 Ian King, Intel Licenses ARM Technology to Boost Foundry Business, BloombergTechnology, Aug. 17, 2016, avail-able at www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-16/intel-licenses-arm-technology-in-move-to-boost-foundry-