停止訴訟：

1987 年專利法修正草案第 282 條¹³³認為若訴訟中有效性爭點所引用的 先前技術在申請時未經審查，應強迫提起再審查，此時法院可以考慮停止訴 訟。然而，此項建議立刻被批評為增加專利執行成本、延滯爭端解決¹³⁴。國 會最終未採納該修正草案，且不針對當時僅有的單方再審查明文訂定停止訴 訟規定，但國會當時咸認為法院本來就會依職權經常地裁定停止訴訟，因為 再審查不但可以提供有用而必要的替代方案，還能給兩造一個有效率，價格 亦相對低廉的方式決定專利是否有效¹³⁵。

但現實中，法院不僅不主動，即便是經當事人，尤其是被告聲請，很多 地院法官也不願意裁定停止，更遑論聯邦巡迴上訴法院的法官幾乎不曾因為 再審查裁定停止侵權訴訟¹³⁶。其中，雙方再審查於 1999 年創設後尚且有 35 U.S.C. §318 關於得停止訴訟之規則可循，但單方再審查卻漏未設立類似之

132 MPEP, supra note 56, §2636; see, e.g., Joel C. Johnson, Lay Jurors in Patent Litigation: Revising the Active, Inquisitorial Model for Juror Participation, 5MINN.INTELL.PROP.REV.339, 356-57 (2004).

133 See S. 539, 100^th Cong. (1987); H.R. 115, 100^th Cong. (1987).

134 See, e.g., Mark T. Banner and John J. McDonnell, First-to-File, Mandatory Reexamination, and Mandatory “Exceptional Circumstances”: Ideas for Better? Or Worse?, 69J.PAT.&TRADEMARK OFF.SOC’Y 595, 610-14 (1987).

135 See HOUSE COMM.ON THE JUDICIARY, AMENDING THE PATENT AND TRADEMARK LAWS,H.R.REP. NO.96-1307, pt. 1, at 4, reprinted in 1980 U.S.C.C.A.N. at 6460, 6463; see also Gould v. Control Laster Corp., 705 F.2d 1340, 1342 (Fed. Cir. 1983); see also Janis, supra note 18, at 78-80

136 See Sterne et al., supra note 7, at 35-36.

規定，部分地方法院法官更藉此認為立法者於單方再審查時傾向讓法院不要 停止訴訟等待再審查結果。

若論及為何法官不願意裁定停止，對再審查制度缺乏信心是主要原因。

裁定停止通常使審判程序延滯多年，若沒有任何請求項被撤銷或變更，則等 待的時間形同虛耗；然而，期間的經過，可能使專利權人的商業利益、關鍵 的員工、財務來源消失，其他有利侵權者的事情亦可能發生。從而，裁定停 止有利被控侵權者在和解談判中的地位¹³⁷，但對專利權人而言，司法正義，

特別是程序正義可能受到減損。

為了緩和停止訴訟對於專利權人造成的不利益，部分法官會於裁定停止 時附加條件。由於美國法官在裁定停止時，有很大的裁量權決定如何為之，

而且是否停止訴訟的決定係以「是否濫用裁量權」的標準接受上級審的審 查，因此就算上訴也很難被推翻¹³⁸。例如在Visto v. Research in Motion Ltd.

案¹³⁹中，法院雖裁定停止訴訟，但要求被告必須承諾審判中，不得以再審查 程序中援引過的前案或印刷刊物再爭執系爭專利的有效性，也不能再直接或 間接提出其他再審查¹⁴⁰，使被告得到再審查利益的同時，亦須承擔其拘束 力。實際上這種附條件的停止訴訟係將雙方再審查之拘束力，實質擴張應用 到單方再審查，甚至論者有謂應明文納入專利法規範，俾利法官廣為應用¹⁴¹。

裁定停止對於司法經濟與正義，確實是把兩面刃。雖然裁定停止後，

CRU各方面的程序均會竭力加速完成¹⁴²，但由於沒有人能確定再審查的結果 是否能使停止訴訟在個案中產生實益，所以關於停止與否即應發展出較穩定 的判斷標準，供法院衡量與當事人發展策略，避免造成目前各法院與法官間 停止訴訟之比例懸殊的情形¹⁴³。目前較常被引用的判斷標準如下：

(一) 停止是否會對不想停止的一方造成不正當的損害(unduly prejudice)或有明顯的策略上的劣勢(clear tactical disadvantage)：

中加州地方法院曾於一次停止訴訟的裁定中，表明其中一個理由是

137 Sterne et al., supra note 69, at 66.

138 See Sterne et al., supra note 7, at 33-34.

139 Visto Corp. v. Research in Motion Ltd., No. 2:06-cv-181 (E.D. Tex. Complaint filed Apr. 28, 2006).

140 Visto Corp. v. Research in Motion Ltd., No. 2:06-cv-181 (E.D. Tex. July 2, 2008).

141 Paugh, supra note 118, at 220.

142 MPEP, supra note 56, §2686.04; Sterne et al, supra note 7, at 29-30. 目前 CRU 內部將再審查案 件分成不同等級，並賦予不同的優先順序。再審查牽涉訴訟者會優先審查，若該訴訟為了等 待再審查結果而停止，則再審查之審理會被賦予更高的優先順序。CRU 所聘任的法務人員固 定於每次官方審查意見被寄出之前先行查詢個案的訴訟進行狀態。若案件超過 CRU 內部設 定的 2 年審理期限，優先等級最高，將被設定為最先處理的案件。

143 Gardella & Berger, supra note 37, at 398. 例如從 1981 年至 2009 年，北加州地方法院核准 68%

停止訴訟的聲請，而同時期之東德州地方法院只核准 34%。

專利權人並沒有實施系爭專利¹⁴⁴，因此訴訟上略為遲延比較不會造成原 告過大的商業上損失。除此之外，這個要素重點在於再審查的審理期間 長度，不過法院也可以藉附條件的裁定停止，使法院不必重新審理再審 查中提出的爭點，緩和對原告的不利益。

(二) 停止是否能簡化爭點和案件的審判：

明尼蘇達地方法院曾於個案中否決被告聲請裁定停止，理由是被告 答辯時本來就沒有主張專利無效，也沒有依審判前的時程規畫命令 (pretrial scheduling order)，在規定的時間內揭露任何前案¹⁴⁵。準此，系 爭專利是否有效並非訴訟中的爭點，裁定停止即不能助於本案審理。

(三) 證據發現(discovery)程序是否已終結，是否已經定審判期日：

若訴訟已經發展到後階段，法官普遍難以同意停止訴訟。此外，除 了訴訟的進展，實際上再審查的審理進度也是法院考量的重點之一，若 再審查連第一次官方審查意見都尚未收到，法院幾乎不可能裁定停 止¹⁴⁶。

除了上述比較常被引用的三個判斷要素外，中加州地方法院亦曾於 Allergan Inc. v. Cayman Chem. Co.¹⁴⁷一案中，就如何「綜合判斷」是否應停 止訴訟，提出類似但更細緻的判斷標準：1. 七個正面要素：(1)在法院提出 的先前技術均已被提呈PTO考量、(2)先前技術於證據發現程序中浮現的問題 可經由PTO審查被緩和、(3)本案可因PTO撤銷專利而終結、(4)再審查的結果 有利促成和解、(5)再審查資料可被提呈法院以降低訴訟的複雜度與長度、

爭點、防禦、(6)證據於再審查程序後可較輕易地限定、(7)兩造與法院的成 本可能降低；2. 四個負面要素：(1)時間經過造成遲延與市場狀況改變可能 大幅降低禁制令的價值、(2)訴訟中的爭點同時被再審查審理可能造成實質 上費用與時間的浪費、(3)允許延滯會造成希望停止的一造，通常是被告產 生策略上優勢、(4)再審查結果不會影響訴訟。

綜上，潛在侵權者提出再審查的時機應根據其策略而有不同：如果提再 審查的目的是要使花費較高的訴訟停止以等待PTO對系爭專利的有效性做 出判斷，那再審查越早提出越好。有些侵權者在被訴前，專利權人與之協商

144 Pitney Bowes Inc. v. Zumbox Inc., No. 09-07373 (C.D. Cal. May 20, 2010).

145 Blazek Sklo Poderady v. Burton International, No. 08-2342 (D. Minn. June 11, 2010). 本案中原告 主張被告侵害其兩個玻璃指甲銼。被告在地方法院竟然沒有提出答辯，只向 PTO 提出單方再 審查。

146 Sterne et al., supra note 69, at 66.

147 Allergan Inc. v. Cayman Chem. Co., SACV 07-01316-JVS (Order dated April 9, 2009).

時就搶先一步提起；也有些侵權者主動向法院提起確認訴訟，並同步提起再 審查¹⁴⁸。然而，若侵權者的目的只是因為擔心法院作出不利判斷，而欲爭取 雙重保障，並非希望法院停止訴訟，又或係擔心再審查得到負面結果，對訴 訟造成不利影響，亦可等待訴訟進行一段時間¹⁴⁹，例如在馬可曼聽證會，專 利權人針對系爭專利範圍表示一些意見後再提出再審查。但應注意，提出再 審查的時機亦不適合太晚，尤其是雙方再審查受到民事訴訟之拘束，先前在 已確定的民事訴訟中已提出或可得提出之有效性爭點，不得據以提起雙方再 審查；若於雙方再審查審理中，民事訴訟判決結果確定，PTO亦應終結該程 序。至若侵權者的目的是逼迫和解，則提出時機就依據和解談判的狀態而定 了¹⁵⁰。

隨著CRU的成立、PTO數據顯示再審查程序進行速度變快，而且再審查 有很高比例使系爭專利全部或部分請求項被宣告無效或更正，若不停止訴 訟，原已完成的程序，如馬可曼聽證會，可能會因為專利範圍變更，而需要 重新進行，因此部分地方法院法官表示未來會重新思考裁定停止訴訟的可能 性¹⁵¹。

附帶一提，再審查也有停止的規定，但不像地方法院法官，PTO不得自 由地設定停止的方式與條件¹⁵²。通常PTO亦不願意接受停止再審查程序之申 請，因為法律規定再審查程序進行必須特別快速。然而部分雙方再審查案件 中，倘使再審查僅在起步階段，而訴訟結果將要確定，鑒於確定的訴訟結果 會影響再審查得否繼續進行程序，故PTO會比較願意停止再審查。為了避免 這種情形，侵權人若欲提出雙方再審查仍應避免過度遲延¹⁵³。