兩段式行政撤銷新制之評析與再研議：

(一) 核准後審查、雙方審查之關係：

關於核准後的行政撤銷機制是否應設置提起時間的限制，以及准予 提起的期間應該有多長，一直是眾說紛紜的問題。

有謂行政撤銷機制應不設期限地擴大使用，使法院得以專注於侵權 爭點，並將有效性爭點交由行政機制解決¹⁷⁷。惟多數認為行政撤銷機制 為求迅速價廉，必然被剝奪許多證據調查手段，尚無法，且不應完全取 代法院權能，因此行政撤銷機制仍應限制在一定期間內提起方為妥適。

NAS報告雖然未能取得內部一致的意見，但其多數委員認為應限於核准 後一年內提起，惟若被控侵權則例外允許在一年後提出¹⁷⁸。美國智慧財 產法協會(American Intellectual Property Law Association, AIPLA)基於保 護專利權人的立場，認為須限制 9 個月內提出才會使申請人有及早申請 的動機。但即便超過 9 個月，若雙方合意由行政機關解決專利有效性爭 議，仍應給予雙方使用此機制解決有效性爭議之機會¹⁷⁹。

176 Supra note 13, § 6(c)(1).

177 NAS Report, supra note 24, at 101.

178 Id.

179 American Intellectual Property Law Association, AIPLA Response to the National Academies report entitled “A Patent System for the 21^st Century”, at 19, available at

確實，專利權人所重視的專利權穩定性，以及競爭者（潛在被控侵

然而以 20 世紀初的德國為例，當時「無效程序(nullity proceeding)」只 能在核准後五年內被提起，超過此例外期間(preclusion period)的專利會 emark_Office/2004/NAS092304.pdf [hereinafter AIPLA Response].

180 CARRIER, supra note 19, at219.

181 American Intellectual Property Law Association, AIPLA Response to the National Academies Report Entitled “A Patent System for the 21st Century”, at 19, available at

http://www.aipla.org/advocacy/executive/Documents/NAS092304.pdf [hereinafter AIPLA Response].

(最後點閱日期：2011 年 6 月 12 日)

182 N. Thane Bauz, Reanimating U.S. Patent Reexamination: Recommendations for Change Based Upon a Comparative Study of German Law, 27CREIGHTON L.REV.945,975(1994)(citing Fromut Volp, Einspruchsverfahren nach Patenterteilung (“Opposition Proceedings after a Patent is

Granted”), 1959GRUR 260).

183 Bronwyn H. Hall & Dietmar Harhoff, Post-Grant Reviews in the U.S. Patent System – Design Choices and Expected Impact, 19BERKELEY TECH.L.J. 989, 1008 (2004).

184 Carrier, supra note 19, at 223.

185 15 U.S.C. §1063 (2005) (異議人只須表明可能因為系爭商標之註冊受到損害，且較一般大眾更 有利害關係即可。)

186 Id.

免制度被濫用。異議程序只能在申請案被公開後的 30 天內起提出¹⁸⁷， 撤銷程序可以在註冊後 5 年內以任何理由被提起¹⁸⁸，5 年過後則僅能以 限縮的事由爭執商標是否應撤銷¹⁸⁹。美國發明法案的無效機制也是類似 的概念：

圖四、核准後審查與再審查時間關係圖

由圖四可知，依照美國發明法案的設計，在專利核准後 9 個月內，

第三人可以任何無效事由請求核准後審查。但過了請求核准後審查的期 限，就只能以專利或印刷刊物所載之先前技術請求雙方審查或單方再審 查，以主張系爭專利不具新穎性、非顯而易知性或為重複核准之專利。

美國發明法案所擬議的兩段式行政撤銷機制，的確是立法者同時考 量到專利權保護和社會公共利益，包含同業競爭的需要之後，經過深思 熟慮所作成的決定。然而，智慧財產制度的設計應考量其「實用性」與

「目的性」，其中前者係指實務上是否具有使用該制度的需要和誘因，

後者則主要係指該制度是否果真能解決其欲克服的問題。

首先，筆者以為核准後審查以專利核准後 9 個月作為請求核准後審 查的期限，實在過於短暫。蓋若加計蒐集先前技術所需要的時間，此一 期間限制幾近於要求請求人在專利核准後立即查覺有效性堪慮的系爭 專利已經誕生，再於幾個月內搜尋出對其有利的前案，並且立刻申請啟 動核准後審查程序。對於中小企業與個人發明家而言，顯然沒有此等能

187 Id.

188 15 U.S.C. §1064(1) (2005).

189 15 U.S.C. §1064(3) (2005).

時

專利核准 專利有效期滿 間

核准後審查 雙方審查 單方再審查

專利核准後

9 個月

或核准後審查程

序終結

力與財力，時時刻刻關注最新問世的新核准專利。再者，審查專利有效 also Kimberly A. Moore, supra note 44, at 390，本文統計專利的全部請求項在訴訟中均被維持的比 例高達 67%。

191 CARRIER, supra note 19, at 222-23.

(二) 可爭執的專利無效事由：

儘管申請專利時已審查過的無效事由或證據，在核准後行政撤銷制 度中，若符合某些條件應可再予審酌，已為學界與實務界間的共識¹⁹²。 但是對於行政撤銷途徑所應考量的無效事由範圍究有多廣，究竟應否囊 括所有的專利無效事由，至今仍然無法獲得一致之見解。

論者有謂行政撤銷機制應可審酌所有的專利無效事由，包含新穎 性、非顯而易知性、產業利用性、充分公開揭露，甚至是案例法上關於 專 利 標 的 適 格 性 之 抽 象 觀 念 （ abstract idea ） 和 自 然 現 象 （ natural phenomena）禁止取得專利等。其主要著眼於希望法院能夠專注於審理 侵權爭點，將有效性爭點主要委由行政撤銷機制進行審查¹⁹³。美國發明 法案中之「核准後審查」程序即採此種立場，審理範圍囊括所有可能之 專利無效事由。

惟筆者以為，行政撤銷機制究應涵蓋多少無效事由，可以從憲法上 有關政府權力分立之「機關功能最適理論」予以探討。所謂機關功能最 適理論，如德國聯邦憲法法院在 1984 年的飛彈布署判決中強調，權力 的區分與不同功能配置於不同機關，其主要目的無非在於期使國家決定 能夠達到「儘可能正確」的境地。因此任何特定之國家事務決定，都應 該交由在內部結構、組成方式、機關功能與決定程序等各方面均具備最 佳條件的機關來擔當作成¹⁹⁴。就無效專利之審查而言，行政撤銷機制既 有熟習技術之專家作為裁判者，自應置重點於處理先前技術相關的議 題，以此為中心向外延伸確定其審理範圍。但由於PTO的行政撤銷機制 終非司法審判程序，不僅人證等證據調查方法原非其所擅長，同時在迅 速且低成本的制度設置初衷之下勢必需要「瘦身」，捨棄詢問當事人、

專家證人與交互詰問等較為複雜的證據調查方法，而以書面審理為主，

方能達到上述目標。因此過於強調真實發現與證據調查的有效性爭點，

實應還諸法院。蓋探求當事人之真意與過去曾經發生的事實，原係司法 程序及法庭裁判者之強項，由其審理相關爭點自然遠較專利專責機關來 得妥適。

從而，美國智慧財產法協會(American Intellectual Property Law Association, AIPLA)關於審理範圍的主張自然較值贊同。其認為PTO應 該僅負責審查重複專利，以及專利法第 101 條標的適格、第 102 條新穎 性（不包含(c)、(f)、(g)款有關發明人是否放棄或掩蓋該發明等）、第 103 條非顯而易知性、第 112 條第 1 項與第 2 項書面說明與可實施性（不包

192 NAS Report, supra note 24, at 101.

193 Id.

194 BverfGE 68, 1, 86; 許宗力，法與國家權力，頁 138 (1999)。

含最佳實施例）等有效性爭點，以及第 251 條第 4 項再發證擴大申請專 利範圍是否符合法定要件等¹⁹⁵。由於其餘專利有效性爭點，均須探究發 明人的主觀認知狀態，因此並不適合交由以技術專業見長的PTO審查官 來審理裁決。舉例而言，就美國專利法要求專利說明書必須記載發明人 認知的最佳實施例此一專利要件而言，判斷其是否該當或是違反的前提 條件，在於裁決者能夠確定哪一個實施例才是發明人申請專利時，心中 認定最適合實現其技術發明的具體態樣。就此裁判者若要形成心證，必 須大幅倚賴專利權人提供研發過程中的紀錄文件。然而PTO是否具有足 夠的證據調查手段，促使或壓迫專利權人提供該等文件？即便PTO在法 律上具有足夠的調查方法，這些證據調查過程是否將大量耗費當事人與 PTO的時間與金錢？會不會影響PTO的審結時間？上述都是在決定行 政撤銷制度可審查範圍有多廣之前，應該納入考慮的問題。倘使吾人認 為行政撤銷機制以速度快而成本低為目標，則該等涉及發明人主觀層面 的無效事由，似不應納入行政撤銷機制之審酌範圍。

(三) 程序進行方式與證據調查方法：

接續前述審理範圍之討論，自然應繼續研究為了得到正確的審理結 果，PTO 行政撤銷程序該如何進行，以及得使用的證據調查手段有哪 些？

依照現行法，PTO 僅得就再審查提起人所提供的「專利或印刷刊 物之先前技術」判斷系爭專利是否具有新穎性或非顯而易知性，證據及 審查標的均由提起人指定且提出，PTO 自無須增加任何證據調查手段。

然而依美國發明法案，「核准後審查」得審理各種專利無效事由，勢必 須增加許多證據調查方法，否則難以得出正確的審理結果。

美國發明法案中並無明確規範證據調查的手段為何，反而將證據調 查的標準與程序授權由PTO以行政規則訂之。依據美國發明法案的授權 內容，PTO應設定調查相關證據的標準與手段，包括證據調查應限於當 事人提出，和其事實上之主張所直接相關的證據¹⁹⁶；若當事人濫用證據 調查程序，PTO應制訂罰則¹⁹⁷；若當事人交換或提出機密資訊，PTO應 制定核發保護令(protective orders)的相關規則¹⁹⁸。

筆者淺見，核准後審查與雙方審查類似，以第三人參與機會提高為 其難能可貴之處，因此證據調查程序亦應讓第三人有高度參與的機會。

195 AIPLA response, supra note 181, at 15.

196 Supra note 13, §5(a).

197 Id.

198 Id.

然而，訴訟費用中最昂貴的支出在文件提出要求(document requests)、

詰問證人(interrogatory)與其他形式的證據調查¹⁹⁹。因此行政撤銷機制不 應過度擴張證據調查範圍，否則就會像訴訟一樣，產生高額費用。據此， 要求「限縮地強制揭露(mandatory limited disclosures)」，並於具有正當 事由(good cause)時，核准進行證據開示程序。所謂限縮的強制揭露，

2009 年Carl E. Gulbrandsen等四人以「專利改革不該遺忘了創新」

為題發表一篇學術專論²⁰⁴，以大專院校觀點討論專利制度之運作與專利

200 Andrew I. Gavil, The End of Antitrust Trench Warfare?: An Analysis of Some Procedural Aspects of the Microsoft Trial, 13ANTITRUST 7, 8-9 (1999).

201 USPTO, Post-Grant Review of Patent Claims, at 9-10,

http://www.uspto.gov/web/offices/com/strat21/action/sr2.htm.

202 Id., at 10.

203 Id., at 9; see also, Carrier, supra note 17, at 225-27.

204 Carl E. Gulbrandsen, Stephanie Adamany, Sandra Haberny & Jason Sheasby, Patent Reform Should Not Leave Innovation Behind, 8J.MARSHALL REV.INTELL.PROP.L. 328, 344-45.

204 Carl E. Gulbrandsen, Stephanie Adamany, Sandra Haberny & Jason Sheasby, Patent Reform Should Not Leave Innovation Behind, 8J.MARSHALL REV.INTELL.PROP.L. 328, 344-45.