參、現行核准後行政撤銷機制：以再審查為例
二、 再審查運作現況：
(一) 案件數量：
表一、再審查申請案件數量表93
88 35 U.S.C. § 141 (2006); 37 C.F.R. § 1.953 (2008); MPEP supra note 56, § 2673.02.
89 MPEP, supra note 56, § 2687.
90 35 U.S.C. § 316 (2006); MPEP supra note 56, § 2687.
91 35 U.S.C. § 317(b) (2006).
92 See Sterne et al, supra note 69, at 71-72.
93 單方再審查自 1981 年 7 月 1 日起實施，故 1981 年之會計年度僅係 7 至 9 月之再審查案件量。
雙方再審查僅能針對 1999 年 11 月 29 日及之後申請的專利提起，故至 2001 年才開始有雙方
會計年度 單方再審查 雙方再審查 會計年度 單方再審查 雙方再審查
http://www.uspto.gov/patents/stats/Reexamination_Information.jsp (最後點閱日期：2010 年 12 月 31 日)。
案件量。而再審查之所以能漸漸被實務界所接受，且成為處理專利權爭 論者稱律師若建議提起雙方再審查可能構成不當執業(malpractice)97。然 而，從今日看來，雙方再審查案件申請量逐年增加，縱然因為雙方再審 的結果。相較於 2004 年Joseph Cohen於六個月的期間內，選擇前者的占 70%，後者的占 30%，雙方再審查顯然已漸漸贏得實務界的青睞99。
(二) 審理期間：
94 Tun-Jen Chiang,The Advantages of Inter Partes Reexamination, 90J.PAT.&TRADEMARK OFF. SOC’Y 579, 580 (2008)；see also Gardella & Berger, supra note 37, at 396.
95 35 U.S.C. §315(c) (2006); 37 C.F.R. §1.907; accord MPEP, supra note 56, §2686.04.
96 See Intellectual Property and High Technology Amendments Act of 2002, Pub. L. No. 107-273, 116 Stat. 1758 (codified as amended at 35 U.S.C. §§ 102(e), 374 (2006)).
97 See e.g., Joseph D. Cohen, What’s Really Happening in Inter Partes Reexamination, 87J.PAT.&
TRADEMARK OFF.SOC’Y207, 207-08 (2005); Joseph Farrell & Robert P. Merges, Incentives to Challenge and Defend Patents: Why Litigation Won’t Reliably Fix Patent Office Errors and Why Administrative Patent Review Might Help, 19BERKELEY TECH.L.J.943, 967 (2004).
98 Roger Shang, supra note 75, at 37 (2009).
99 See Cohen, supra note 97, at 219; Id.
再審查的審理期間永遠是相當重要的議題，蓋審理期間的不確定性 會減損再審查機制的效用與公平性。首先，再審查需要相當有效率，專 利法亦明文規定再審查與BPAI上訴之審理需「特別快速(with special dispatch)100」，然而，審理時間又不能過短以致於專利權人無法準備充 足之答辯；再者，有了可預測的時間軸，專利權人和潛在侵權人才能有 合理的基礎，發展訴訟上(包括美國國際貿易委員會101的調查)或訴訟外 之策略；此外，再審查審理期間還牽涉到法院是否願意停止訴訟，等待 再審查結果102。
100 35 U.S.C. §305; 35 U.S.C. §314(c)
101 International Trade Commission, ITC.
102 Sterne et al, supra note 7, at 6. 詳參本文第肆章，二。
表二、再審查審理期間統計表 (2010 會計年度)
105 See Press Release, U.S. Patent & Trademark Office, USPTO Improves Process for Reviewing Patents (July 29, 2005) [hereinafter USPTO Process Improvement Press Release], available at http://www.uspto.gov/news/pr/2005/05-38.jsp.
管機制，有牽涉訴訟者會優先處理，若因再審查使訴訟裁定停止會被賦 予更高的優先順序，已受理超過 2 年者則屬最優先審查的案件。為判斷 CRU應給予各再審查案件哪一種優先等級，CRU已聘用一些法務人員 在每次官方審查意見被寄出前都先查詢兩造之訴訟進行狀態。以前述 2 年的期限觀之，化學/生物領域沒有積案，機械領域 90%符合要求，但 電機/軟體/商業方法只有 70%於期限內審結106。然而，自從CRU設立之 後，再審查案件審理速度確實已有加快的趨勢107。
若當事人對於CRU的再審查決定不服，可以繼續上訴到BPAI。一 般自聲明上訴起，經專利權人表示意見、雙方再審查之提起人回應，並 交原審查委員答辯，至少需要 7 個月。BPAI的目標是在接下來的 6 個 月內審查完畢108。根據Strene的一項對BPAI自 2007 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日，共 173 件單方再審查與 15 件雙方再審查案件所實施之獨 立調查，該三年內BPAI平均於 4.5 至 6.5 個月內審查完畢，但若加計從 核發上訴權通知書至BPAI實際開始審理的時間，則平均為 18 至 20 個 月109。另外，根據Hal Wegner一項調查，14 件上訴至聯邦巡迴上訴法院 的單方再審查案件，從提起再審查起平均費時 7.7 年始終結所有程序110。
如表二之 2010 會計年度資料所示，再審查程序終結且上訴期間屆 滿或已窮盡所有上訴程序者，單方再審查平均需時 28.9 個月，雙方再 審查則需 35.4 個月。其中，決定再審查審理時間從數個月到超過數年 的關鍵因素有111：
1. 請求內容：
包括請求審查整份專利或僅部分請求項，如侵權訴訟中被控侵權的 部分？列舉幾個可能的實質新問題？建議撤銷理由大多係根據新 穎性或非顯而易知性？引用幾份先前技術資料？請求進行單方再 審查或雙方再審查程序？
2. 審查委員關於實質新問題的決定：
包括系爭再審查申請案是否具有實質新問題？全部或僅部分請求 項具有實質新問題？
106 Sterne et al, supra note 69, at 68.
107 See Sterne et al, supra note 69, at 61; see also Gardella & Berger, supra note 37, at 392-93.
108 Id.
109 Sterne et al., Appeals from the Central Reexamination Unit, 5th Annual Advanced Patent Law Institute USPTO-PV10, United States Patent and Trademark Office, Alexandria VA (Jan. 21, 2010);
see also Sterne et al, supra note 7, at 31.
110 Harold C. Wegner, Ex Parte Reexamination Pendency for Proceedings Involving a Federal Circuit Appeal (Aug. 5, 2007) (unpublished research); see also Roger Shang, supra note, 75, at 34.
111 Strene et al., supra note 7, at 6-9.
3. 第一次官方審查意見：
此涉及提起人所提出之建議核駁理由被審查委員初步接受的程 度，當然也是判斷再審查審理期間長短的一個重要指標。
4. 其他：
包括對於專利權人的答辯與提起人對專利權人答辯的回應，PTO 之意見為何？該意見在單方再審查中為最終官方審查意見書(final Office Action)或意圖核發再審查證書(NIRC)，在雙方再審查中則為 終結審查程序意見(ACP)。此外，是否上訴也無庸置疑地是影響再 審查整體審理期間的重要因素。
整體而言，現行再審查進行速度是否過慢是一個見仁見智的問題。
但考量到專利有效性只是侵權訴訟中的一個爭點，倘若法院必須停止訴 訟以等待再審查結果，則現行再審查的審理速度，尤其是在被控侵權後 才提起之再審查，顯然會造成訴訟嚴重延滯，則再審查的審理期間應該 還有繼續壓縮的必要。
(三) 審理結果：
以下統計資料係自再審查制度設立之日起(單方再審查：1981 年 7 月 1 日；雙方再審查：1999 年 11 月 29 日)至 2010 年 9 月 30 日止之結 果。雖然其中部分再審查申請案之專利權人並未提出實質答辯112，或雙 方再審查之提起人於提起後未充分參與程序等情形113，但筆者認為以下 資料仍有相當之參考價值，合先敘明。
表三、再審查結果統計表
單方再審查 雙方再審查 維持 23% 11%
撤銷 12% 47%
部分變更
(含更正) 65% 42%
112 專利權人有時未必願意花費時間、金錢於再審查中提出實質答辯，例如當該專利市場價值較
低，未獲專利權人重視等等。
113 雙方再審查之提起人未必會充分利用其全程參與程序的權利，例如當提起人已與專利權人就
侵權糾紛達成和解，並協議不再參與再審查程序時，亦可能自和解時起即不針對專利權人的 答辯提出任何反對意見。
維持 撤銷 更正
圖二、單方再審查結果分析圖
維持 撤銷 更正
圖三、雙方再審查結果分析圖
由表三可以看出，雙方再審查的結果對提起人較為有利。首先說 明，若審查委員接受專利權人的更正案，即便會影響專利權人對過去侵 權行為的損害賠償請求權114，仍應屬對專利權人有利的結果。蓋專利權 人就算限縮專利，亦會將新的專利範圍能否涵蓋侵權者的行為納入考 慮；原因是若專利權人為了專利有效性而將專利範圍減縮至不能涵蓋侵
114 詳參本文第肆章，三、。
權者行為的實施態樣，則該專利對權利人而言亦不再有任何價值。準 此，經更正的專利通常仍對競爭者構成威脅。考慮到這一點，單方再審 查全專利維持加上准予更正的結果共 88% (6889/7782)，是全專利撤銷 (12%，893/7782)的 7.3 倍；反之，就雙方再審查而言，全專利維持加上 准予更正的結果共 53% (101/192)，僅為全專利撤銷(47%，91/192)的 1.13 倍，二者結果相當。既然二者都是由同樣的CRU審查委員，以相同地專 利範圍解釋方法，即最廣的合理解釋建構，為何結果相差如此懸殊？原 因就在於雙方再審查中，提起人可以持續地針對專利權人的專利無效抗 辯與更正案表示意見，使審查委員能立於較衡平且宏觀的角度作出判 斷115，這也是近年來實務界對雙方再審查制度漸漸重視的主要原因。
表四、單方再審查結果統計表 (依提起人分類) 專利權人 他人 依職權 維持 22% 25% 12%
撤銷 8% 13% 23%
部分變更
(含更正) 70% 62% 65%
另一方面，單方再審查不限制提起人之資格，因此即便冒著可能親 手摧毀自己專利的風險，部分專利權人亦可能在適當時機提起單方再審 查。專利權人對自己所有的專利提起再審查，較常見的動機有：(1)發 覺當初申請之專利範圍太廣，有無效之虞，希望藉由開啟再審查程序，
獲得更正的機會；(2)確認系爭專利相對於前案是否有效；(3) 自己提出 再審查，往後他人要以相同或類似的先前技術提起再審查，或於訴訟中 作無效抗辯，無論就該案是否具有實質新問題或系爭專利有效與否爭 執，難度均會提高。由表四可以看出，由專利權人外之他人提起的單方 再審查，全專利維持加上准予更正的結果共 87% (4074/4681)，是全專 利撤銷(13%，607/4681)的 6.7 倍；反之，由專利權人自己提起的單方再 審查，全專利維持加上准予更正的結果共 92% (2696/2947)，是全專利 撤銷(8%，251/2947)的 11.5 倍。由此可見，提起單方再審查對專利權人 而言，不失為一種替專利權打預防針的險招。