以核准後審查與雙方審查程序為核心
三、 核准後審查與雙方審查程序：
美國發明法案除了提出「核准後審查」新制之外，並且將原本的雙方再 審查改名為雙方審查，與核准後審查互相呼應168。這兩項制度在此修法草案 中互為配套措施，必須整體加以觀察。
(一) 請求期間、事由與對象：
為了回應社會對於再審查程序中，原本僅可提出「專利或印刷刊物 之先前技術」挑戰專利有效性的限制，引來再審查事由過於狹隘的批 評，新設立的核准後審查程序開宗明義即表明，所有在民事訴訟中能夠 主張的專利無效抗辯事項，均可作為申請核准後審查之事由。惟為避免 對於專利權人的過度騷擾，因此美國發明法案限制核准後審查僅得於專 利核准日或擴張專利範圍的再發證日起 9 個月內提出。簡言之，核准後 審查捨棄現行雙方再審查以「限縮無效事由」作為保護專利權人不受過 度煩擾的手段，試圖改以「限縮提起期間」達成類似功能。
相對地，雙方審查則維持現行法以「專利或印刷刊物之先前技術」
挑戰專利有效性的限制，且僅能於前述得請求核准後審查的期限屆滿後 申請，惟若先前已有他人請求之核准後審查正進行中，則請求人僅得請 求PTO准其參加該核准後審查程序，否則僅能於該核准後審查程序終結 後，始得請求雙方審查。此外，若雙方審查的請求人、共同利益人或利 害關係人已被通知侵權逾 6 個月169，亦不得再請求雙方審查。值得注意
167 Supra note 13, § 5(g)(1).
168 Supra note 13, §§ 5(a), (d). 現行專利法第 31 章為雙方再審查(inter partes reexamination)，但美 國發明法案改稱為雙方審查(inter partes review)，且其程序發動者亦從現行法的提起人(requester) 修正為請求人(petitioner)。
169 2010 年專利改革法案係以「若請求人、共同利益人或利害關係人被要求於民事侵權訴訟中應
訴之日起逾 3 個月始提起核准後審查，則核准後審查不得被開啟」為限制條件。但 2011 年參院 版美國專利法案則修正請求期間為「被通知侵權逾 6 個月內」，而眾院版則為「被通知侵權逾 1
的是在現行法下，雙方再審查得針對申請日在 1999 年 11 月 29 日以後 的專利提起，惟美國發明法案則將雙方審查溯及適用於所有仍有效的專 利170。
(二) 審理機關：
核准後審查與雙方審查皆改由專利審判及上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board，PTAB)進行與審理。PTAB係自原BPAI轉換而來 的新 創 設 單 位 ， 由 具 有 充 足 法 律 知 識 與 技 術 能 力 的 行 政 專 利 法 官 (administrative patent judges)組成 171。核准後 審查 程序由 3 位行政專利 法官合議審理 172，兩造有權請求行政專利法官進行言詞審理(oral hearing)。在舉證責任方面，請求人只須具備優勢證據即可使PTAB認定 系爭專利無效。
(三) 與民事訴訟程序之關係：
參院版美國發明法案規定若請求人、共同利益人或利害關係人曾經 或嗣後於法院起訴爭執系爭專利的有效性，則核准後審查與雙方審查就 不能開啟，若已開啟則應終結程序。相反地，眾院版美國發明法案則區 分二者順序，若先於法院起訴爭執專利有效性，則核准後審查與雙方審 查不得開啟；然若請求人等先於 PTAB 請求進行核准後審查或雙方審 查，後於或同日於法院提起確認之訴挑戰專利有效性，則該確認之訴應 自動停止，直到專利權人請求續行訴訟、專利權人反訴或於另訴主張請 求人等侵害其專利權，或是請求人等主動撤回該訴訟；至若請求權人僅 係於專利權人起訴的侵權訴訟中反訴爭執專利有效性，則該反訴不受本 項不得開啟核准後審查與雙方再審查，或停止訴訟之限制。又若專利權 人於專利核准審定後 3 個月內對第三人起訴主張侵權，則法院在審酌是 否核發暫時禁制令時，不應將核准後審查程序之請求或進行納為考量因 素之一。
(四) 拘束力：
由於核准後審查與雙方審查皆具有拘束力，因此不能匿名提起，須 表明請求人及共同利益人的身分。若請求人曾請求核准後審查或雙方審 查，則請求人、共同利益人或利害關係人皆不能以先前該等程序中「已
年內」。
170 Supra note 13, § 5(c)(2)(A).
171 Supra note 13, § 6(a).
172 Id.
提出或合理期待其能提出」(raised or reasonably could have raised)之理 由，再於 PTO 之任何程序主張專利無效。
此外，依據參院版美國發明法案，請求人若先申請核准後審查，則 嗣後不得以當時「已提出」之專利無效事由於地方法院與美國國際貿易 委員會（International Trade Commission, ITC）爭執專利有效性。另一方 面，若請求人先申請的是雙方審查，嗣後亦不得以當時「已提出或合理 期待能提出」之專利無效事由於地方法院與 ITC 爭執專利有效性。然 而，眾院版美國發明法案卻不區分二種程序，無論請求人先申請核准後 審查或雙方審查，嗣後皆不得以當時「已提出或合理期待能提出」之專 利無效事由於地方法院與 ITC 爭執專利有效性。
(五) 程序開啟門檻：
要使PTAB同意開啟核准後審查之程序，請求人必須使PTO相信本 案「至少一個請求項被認定為無效的可能性大於一半173」，或者本案提 出一個新的或尚未解決且對其他專利或專利申請案重要的法律問題。相 對地，雙方審查的門檻修正為「有合理可能性認為請求人至少能推翻一 個請求項的有效性174。」這個標準不同於現行法下再審查的實質新問題 判斷方式，亦不同於核准後審查的「可能性過半」判斷標準，是一個較 為明確，又不會過於嚴苛的門檻。
(六) 專利權人的初步答辯：
第三人提起核准後審查與雙方審查後，專利權人有權於PTO規定的 期間內175提出初步答辯(preliminary response)，對本案是否有不應開啟 程序之事由表示意見。PTAB必須在 3 個月內決定是否開啟核准後審 查，起算點是專利權人提出初步答辯之日，若專利權人於前開PTO規定 的期間內未提出答辯，則自該期間屆滿之日起算。PTAB是否開啟程序 之決定即刻確定，不得上訴。
(七) 其他：
173 Supra note 13, § 5(d). (“[I]t is more likely than not that at least 1 of the claims challenged in the petition is unpatentable.”)
174 Supra note 13, § 5(a). (“[T]here is a reasonably likelihood that the petitioner would prevail with respect to at least 1 of the claims challenged in the petition.”)
175 參院版美國發明法案規定核准後審查的專利權人於 2 個月內提出初步答辯，但僅規定雙方審
查的專利權人於 PTO 規定的時間內提出初步答辯。而眾院版美國發明法案則於二種程序皆規定 專利權人須於 PTO 規定的時間內提出初步答辯，二者略有不同。
在核准後審查與雙方審查程序中，除非請求人和專利權人共同出具 和解書、或在核准後審查程序中有其他正當事由(good cause)，抑或者 在雙方審查中符合相關行政規定，否則專利權人僅有一次更正專利的機 會。更正專利不得擴張原核准專利之範圍，請求人對於是否應核准更正 專利，有表達意見之機會。在 PTAB 尚未作出最終決定之前，專利權人 和請求人也可以共同出具書面請求撤回本案。若該請求人退出程序，導 致本案已無請求人，則 PTO 視本案是否已達作出最終書面決定(final written decision)的程度，判斷是否逕行終止程序。若程序因請求人撤回 而終結，則本次程序對請求人不生拘束力效果。
依美國發明法案規定，PTAB須於核准後審查 或雙方審查 程序開啟 後 1 年內作出決定，必要時得延長 6 個月。任何一造若對PTAB的審理 結果不服，仍可上訴至聯邦巡迴 上訴法院 176。假使 PTAB已經作出最 終書面決定，且上訴期間屆滿未經上訴，或是已窮盡救濟程序者，PTAB 會核發證書，載明最終確定的決定內容。