• 沒有找到結果。

肆、再審查與訴訟之關係

四、 再審查對於法院核發禁制令的影響:

(一) 暫時禁制令(preliminary injunction):

由於阻卻暫時禁制令核發不需要證明系爭專利確實無效,僅須證明 在此階段,有效性可能有實質的疑問即為已足158。因此,再審查的官方 審查意見當然足以影響暫時禁制令的核發。但單純核准開啟再審查而尚

155 Shockley v. Arcan, Inc., 248 F.3d 1349, 1353 (Fed. Cir. 2001).

156 Strene et al., supra note 7, at 17-19.

157 Slimfold Mf. Co. v. Kinkead Industries, Inc., 810 F.2d 1113, 1117 (Fed. Cir. 1987).

158 Pergo, 401 F. Supp. 2d at 524; Amazon.com, Inc. v. Barnesandnoble.com, Inc., 239 F.3d 1343, 1359 (Fed. Cir. 2001).

未收到官方審查意見,通常不會影響法院對核發暫時禁制令的決定159, 惟有少部分法院持相反意見,認為仍然可以做為抗辯暫時禁制令核發的 理由之一160。反之,經過再審查仍有效的專利,專利權人已顯示有合理 的可能性,可經得起訴訟中有效性的考驗,因此就訴訟結果較有勝訴可 能性,這種情形下法院核發暫時禁制令的可能性較高161

(二) 永久禁制令(permanent injunction):

在Fexiteek Americas, inc. v. Plasteak, Inc.案162中,地方法院判決被告 侵權,並核發永久禁制令。在侵權訴訟上訴至聯邦巡迴上訴法院的過程 中,PTO於同步進行的單方再審查程序中提出了建議意見163,表示專利 權人未能克服所有的核駁,而CRU準備撤銷專利。被告收到該建議意見 後立即轉呈地方法院,請求解除永久禁制令。專利權人雖然抗辯其已對 CRU的決定及時提起上訴,故該建議意見不會是PTO的最終決定;又主 張其可以提出再領證更正專利請求項,因此即便目前的請求項被撤銷,

被告還是有可能侵害再領證後的請求項。然而,地方法院採取被告的見 解,解除該永久禁制令。

該地方法院的決定遭致大量批評。蓋CRU的最終官方審查意見既然 已經被上訴到BPAI,系爭專利即尚未被終局地撤銷,CRU的決定不過 是再審查決定專利有效性的第一步。而實務上,BPAI撤銷CRU決定亦 不罕見,數據亦顯示有些單方再審查撤銷專利之決定在被發回重審後,

最終審查結果變成一個或多個請求項被維持有效。因此,若該地方法院 的見解被維持並廣泛採納,永久禁制令將經常被解除,造成專利權保障 的不確定性164

五、 小結:

國會立法設立再審查程序,目的在於使 PTO 能取代法院成為爭執專利 有效性的主要機制,讓行政機關能治癒自己的瑕疵,減少法院推翻 PTO 對 於專利有效性認定的機會。因此,再審查與訴訟在專利制度中的關係與定位 對再審查制度之設計應有實質影響。舉例而言,倘使國會希望再審查能成為

159 Erico Int’l. Corp. v. Doc’s Mktg., Inc., No. 05-CV-2924, 2007 U.S. Dist LEXIS 1367, at 33-34 (N.D.

Ohio Jan. 9, 2007); see also Gardella & Berger, supra note 34, at 399.

160 See Pergo, Inc. v. Faus Group, Inc., 401 F. Supp. 2d 515 (E.D.N.C. 2005) (拒絕核發暫時禁制令的 部分原因在於法院認為再審查仍在進行中,專利有效性依然存疑。)

161 Oakley, Inc. v. Sunglass Hut Int’l, 316 F.3d 1331, 1342 (Fed. Cir. 2003).

162 Fexiteek Americas, inc. v. Plasteak, Inc., Civ. Case No. 08-60996 (July 20, 2010 Order).

163 Advisory Action,係 CRU 針對專利權人對最終撤銷意見之答辯,再次表示其見解的官方意見,

MPEP, supra note 56, §2265.

164 Sterne et al., supra note 7, at 19-20.

實務上爭執專利有效性的優先選擇,則法院在決定是否裁定停止訴訟時,即 不應考慮侵權人是否曾向法院提出專利無效之抗辯,因為法院若考量該因 素,將逼迫侵權人必須同時在兩個程序中均爭執專利有無效事由。不僅造成 兩造當事人花費增加,亦使得國家的司法資源與行政資源因重複投入造成浪 費。此外,再審查能審酌的證據與專利無效事由過少,使得侵權人若非以專 利或印刷刊物等先前技術作為專利之無效事由時,仍須回到訴訟爭執專利的 有效性,亦是其無法對於專利權的存廢發生更實質影響力的一大原因。

為使專利核准後的行政撤銷機制與訴訟間的關係更為明確,並擴大行政 撤銷機制被使用的機會,國會於近年來的專利改革法案均對於再審查之程序 與拘束力有所調整,並建立新的「核准後審查165」程序,俾利成就學者與實 務界對於行政撤銷機制以快速且價格相對低廉之方式改善專利品質的期待。

165 詳見本文第伍章。

相關文件