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具有可互換性並非是判斷均等與否的決定性因素

4. 說明書揭露結構之均等物的判斷

4.2 具有可互換性並非是判斷均等與否的決定性因素

被控侵權元件與系爭手段功能技術特徵兩者之間是否具有可互換性,

是判斷兩者是否有非實質差異的重要考量因素103;然而,證明兩者之間具

99 Id.

100 Id. at Fn 3.

101 174 F.3d 1308 (Fed. Cir. 1999).

102 Id. at 1316.

103 IMS Technology, Inc. v. Haas Automation, Inc., 206 F.3d 1422, 1435 (Fed. Cir. 2000).

有可互換性,並不能因此據以說明被控侵權元件是系爭手段功能技術特徵的 均等物。在 Chiuminatta Concrete Concepts Inc. v. Cardinal Industries Inc.104案 中,系爭專利是具有用來切割未完全硬化前之混凝土的旋轉式鋸子之裝置。

該裝置具有一支撐平板(skid plate),用來支撐混凝土被切割後所形成之溝 槽旁邊的混凝土表面,以防止向上旋轉的刀片造成混黏土破裂。支撐平板具 有一狹槽,讓刀片得以從中延伸出去,用來切割混凝土。系爭專利的申請專 利範圍包含一用手段功能用語描述該支撐混凝土表面的技術特徵,說明書揭 露該手段功能技術特徵的結構只有支撐平板;被控侵權物是利用安裝在刀片 兩側的兩個小輪來支撐混凝土表面,以防止混凝土表面破裂105。被告主張 系爭手段功能技術特徵的字義範圍應該僅限於支撐平板及其均等物;原告則 主 張 系 爭 手 段 功 能 技 術 特 徵 是 包 含 位 於 刀 片 任 何 一 側 具 有 支 撐 平 面

(support surface)的技術特徵。地方法院同意原告的解釋106

美國聯邦巡迴上訴法院認為,系爭專利說明書詳述實施例的支撐平 板,並且特別定義了與申請專利範圍所描述之功能無關的結構。美國聯邦巡 迴上訴法院指出,說明書對應於申請專利範圍的手段功能技術特徵之唯一物 理結構(physical structure)是橫跨切割刀片前緣的一般硬平板(general

hard plate

),因此否定地方法院將系爭手段功能技術特徵定義為「支撐平

面」107。原告主張被控侵權物使用的輪子與系爭專利的支撐平板結構是無 實質差異的,因為輪子在使用狀態下會與混凝土表面接觸壓縮形成「壓扁的 平面」(flattened plane)108。然而美國聯邦巡迴上訴法院認為,被控侵權 物所使用的輪子與系爭專利的支撐平板之間並非無實質差異:前者是藉由滾 動於混凝土之上來支撐混凝土表面,後者是藉由滑行(skid)方式達成此功

104 145 F.3d 1303 (Fed. Cir. 1998).

105 Id. at 1306.

106 Id. at 1307.

107 Id. at 1308-09.

能;前者是柔軟的、可壓縮的、圓形的,後者是硬的、以平面為主的;當鋸 子(刀片)經過混凝土時,被控侵權物使用的輪子是滾動而非滑行的,因此 對混凝土造成的衝擊是不一樣的109。基於上述的理由,美國聯邦巡迴上訴 法院認為兩者是有實質差異且無合理的陪審團會認為兩者是均等的110。雖 然原告進一步主張,被控侵權物所使用的輪子與系爭專利的支撐平板結構是 可互換的(interchangeable),亦即被控侵權物的鋸子可與支撐平板搭配使 用,而專利發明的鋸子亦可與輪子搭配使用,但美國聯邦巡迴上訴法院特別 強調,從定義上而言,具有相同功能的兩個結構可以互相替代111。所謂的 已知可互換性(known interchangeability)之問題不在於兩結構是否能提供 相同的功能,而在於是否已知一結構為另一結構的均等物;此外,已知可互 換性雖然是決定均等與否之重要因素,但非決定性因素(dispositive)112。 雖然系爭專利說明書在陳述支撐和穩定鋸子時,有討論使用輪子,但是這些 討論並未建議這些輪子可以實施申請專利範圍所引述的功能;說明書雖 然亦有討論支撐平板固有的缺點,但說明書中並未暗示支撐平板可被輪子 取代113。基於上述原因,被控侵權物使用的輪子與系爭專利所揭露的支撐 平板是不均等的,因此被控侵權物並未落入系爭專利的字義範圍。

美國聯邦巡迴上訴法院在 Chiuminatta Concrete Concepts Inc. v. Cardinal

Industries Inc.案中申明已知可互換性並不是用來判斷被控侵權元件與系爭手

段功能特徵是否均等的決定性因素,其實是呼應美國最高法院於 1950 年

Graver Tank & Mfg. Co v. Linde Air Prods. Co.

一案中強調,判斷均等與否應

考 慮 系 爭 專 利 元 件 使 用 之 目 的 、 與 其 他 專 利 元 件 結 合 時 具 有 的 特 性

109 Id.

110 Id.

111 Id.

112 Id. at 1309-10.

113 Id. at 1310.

(qualities),及其所欲實施之功能114。雖然美國最高法院在 Graver Tank 案中所討論之議題是關於「均等論」,但專利法第 112 條第 6 項的均等物判 斷應可採用相同的準則。

4.3 對專利發明重要性較小之手段功能技術特徵可能享有