禁反言之適用

依據美國最高法院在 Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo

Kabushiki Co., Ltd.

修正申請專利範圍以取得專利，均有禁反言之適用¹⁶⁸，其中符合可專利性

（patentability）之限縮修正，並不限於為了克服新穎性和非顯而易見性，

亦包含專利法第 112 條關於可實施性、明確性和最佳實施例之規定，因為不 符合這些要件，將導致專利無法被核准，或已核准的專利在之後的專利訴訟 中被宣告無效¹⁶⁹。美國最高法院指出，當專利權人決定限縮修正其申請專 利範圍，可以推定為放棄原來申請專利範圍與修正後專利範圍之間的「區域

（territory）」¹⁷⁰，但在一些情況下，申請專利範圍的修正不能合理的被認 為是放棄特定均等物，包括：(1)該均等物在申請時是不能被預見的；(2)修 正的理由與被控均等物之間僅有非常薄弱的關係；或(3)有其他理由顯示，

專利權人無法被合理的期待描述被控均等物。專利權人在這些情況可以推翻 禁反言阻卻均等論適用的推定¹⁷¹。因此，因可專利性而限縮修正某一專利 元件或技術特徵，並不當然完全阻卻均等論的適用，但專利權人如欲在此情 形下主張均等論，必須負舉證責任，證明在修正時，熟悉該項技藝人士不能

167 535 U.S. 722 (2002).

168 Id. at 736.

169 Id.

170 Id. at 740.

被合理的期待撰寫可包含被控均等物的申請專利範圍¹⁷²。

美國聯邦巡迴上訴法院在 2003 年 9 月 26 日對 Festo 案¹⁷³重新判決，並 澄清：(1)最高法院同意，為了符合專利法任何規定所作的限縮修正，可能 會導致禁反言；(2)自願性所作的限縮修正，可能會導致禁反言；(3)申請檔 案紀錄未顯示修正理由，則該修正是與可專利性之實質理由有關的推定（稱 為「Warner-Jenkinson 推定」），於最高法院在 Festo 案判決後，依然是不 變的見解。但法院如果無法決定該限縮修正之理由，則推定專利權人放棄文 字範圍最寬和最窄之間的所有標的（稱為「Festo 推定」）¹⁷⁴。

因此，技術特徵如以一般結構特徵方式撰寫，且在專利申請過程有限 縮修正（amendment）或爭辯（argument），可能無法依均等論來主張均等 侵害。此外，將申請專利範圍依附項改成獨立項，並且刪除了原依附之獨立 項 ， 同 樣 構 成 限 縮 修 正 ， 依 據 美 國 聯 邦 巡 迴 上 訴 法 院 在 Honeywell

International Inc. v. Hamilton Sundstrand Corp.

立項所修正或新增的限制條件，仍然可能有禁反言之適用¹⁷⁶，至於出現在 原被刪除之獨立項而未修正之限制條件，則無放棄原範圍之問題¹⁷⁷。另 外，如原申請專利範圍之一技術特徵係以一般通用結構名稱撰寫，但因權利 範圍過大而無法獲得說明書支持因而被核駁，且該權利範圍涵蓋說明書原已 明述放棄之技術，若俟後將該技術特徵以手段功能用語形式撰寫，其字義範 圍僅能限於說明書詳細說明揭露之結構和其均等物，不能透過均等論主張原 已放棄之技術¹⁷⁸。

172 Id. at 741.

173 344 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2003).

174 Id. at 1366.

175 370 F.3d 1131 (Fed. Cir. 2004) (en banc).

176 Id. at 1141-44.

177 Id.

178 J & M Corp. v. Harley-Davidson, Inc., 269 F.3d 1360, 1367-68 (Fed. Cir. 2001).

專利申請中的申請專利範圍解釋方式是以與說明書內容一致之最大合 理範圍的解釋標準為之¹⁷⁹。因此，審查委員如認為手段功能技術特徵揭露 於說明書的對應結構之均等物，對專利發明整體而言是已涵蓋習知技術時，

若專利權人於申請檔案紀錄有爭辯（argument）其均等物不包含審查委員所 引證之習知技術，其嗣後主張權利時，自不得再主張專利申請中所放棄的結 構、材料或動作¹⁸⁰。惟美國專利法第 112 條第 6 項已明文規定，手段功能 技術特徵之字義範圍包含揭露於說明書用以實施引述功能的對應結構、材料 或動作，及其均等物。因此，如手段功能技術特徵在申請專利範圍過程中有 限縮修正，是否仍然可以主張基於法律明文規定之均等物，目前尚未有相關 法院判決確認此爭議。有評論者認為，如構成禁反言而僅能適用於說明書所 揭露之結構，將違反美國專利法第 112 條第 6 項之規定¹⁸¹；亦有評論者認 為，使用手段功能用語撰寫申請專利範圍之技術特徵，可以減少因申請過程 中為了滿足專利要件而修改申請專利範圍所可能導致禁反言而無法適用均等 論之負面效果¹⁸²。

本文認為，依據美國聯邦巡迴上訴法院現有之判決可以推論，對手段 功能技術特徵所為之修正，較難構成禁反言之適用而推定無法主張法律明文

179 See Manual of Patent Examining Procedure, supra note 86, § 2111 and § 2182 , at 2100-46, 2100-227.

180 See Scott G. Ulbrich, Festo, Notice and the Application of Prosecution History Estoppel to Means-Plus-Function Claim Limitations, 28 WM. MITCHELL L. REV. 1165, 1180-84 (2002).

181 See Spaeth, supra note 70, at 520-21. See also Ulbrich, Id. at 1185-86. Ulbrich另表示，

手段功能用語的字義均等物是規定於專利法，限制均等論使用的禁反言衡平原則可 能與字義均等物之考量無關，因為法條已清楚告知潛在的侵權者，手段功能技術特 徵的字義範圍可包含揭露於說明書之對應結構的均等物，在缺乏清楚的權利拋棄之 表示，字義均等物的範圍是可獲得之最大範圍。兩篇文章作者在作此評論時，美國 最高法院尚未審理 Festo 案。

182 See Paul F. Neils, 35 U.S.C. § 112, Sixth Paragraph Limitation: How Effectively to Rebut

規定之均等物，其理由如下：

(1)在正確解讀手段功能技術特徵所引述之功能而未忽視該引述功能之