手段功能用語適用之問題與爭議

美國聯邦巡迴上訴法院對申請專利範圍之手段功能技術特徵的爭議判 決及相關見解，有助於專利撰寫人、專利權人和實務工作者從中歸納判斷準 則，以適用於專利申請案之撰寫和專利侵害風險之評估；對剛正式將相關規 定納入法條的台灣，在未來處理相關案例，例如權利範圍之解讀和侵害之判 斷，更可提供快速且有效解決之指引，以減少不必要之爭議和糾紛。然而，

目前手段功能技術特徵之適用上，仍存在一些爭議與不確定性如下：

7.1 手段功能用語認定之困難性

依據美國聯邦巡迴上訴法院在 Greenberg v. Ethicon Endo-Surgery, Inc.案 之判決，系爭申請專利範圍技術特徵「擒縱機構」（detent mechanism）雖 然為一功能性的名稱，但因為不是使用含有手段（means）用詞的標準典型 語法，且擒縱（detent）一詞在特定領域裡已具有合理已知之意義，因此不 被美國聯邦巡迴上訴法院認定為手段功能用語之形式；但法院卻認為在

Interspiro USA, Inc. v. Figgie Intern., Inc.

案，因為系爭技術特徵名稱「擒縱手

段」（detent means）含有手段（means），屬於典型的手段功能用語之表示 方式，因此被認定為手段功能技術特徵是合理的。然而此種認定方式似乎與 美國聯邦巡迴上訴法院在 Cole v. Kimberly-Clark Corp.案中認為，「僅僅使 用一元件名稱並接著「手段」“means”一字，並不會使該元件自動地符合專 利法第 112 條第 6 項規定之手段功能技術特徵；同樣的，僅僅因為沒有使用

「手段」“means”一字，也不會使該元件自動地無法被解讀為手段功能技術 特徵」的見解不合。

本文認為，專利法關於手段功能技術特徵之字義範圍解釋的規定，在 於使專利權人僅須在申請專利範圍描述技術特徵所實施之功能，而無須描述 其結構、材料或動作。因此，如技術特徵所使用之名稱對於熟悉該項技藝人

解該技術特徵所使用的具體手段，即使從該意義或定義所得到的結構、材料 或動作不是單一的，仍應該被認定不能以手段功能用語之規定解釋其字義範 圍。換言之，不能因為申請專利範圍技術特徵皆使用同一名稱，卻因使用

“mechanism”

以替代“means”，即認定為非手段功能用語形式。

此外，以英文表達的美國專利說明書，雖然從案例中已經確認使用固 定形式描述技術特徵，例如手段（means for）或步驟（step for），可以推 定適用美國專利法第 112 條第 6 項之規定，然而對於以中文表示之台灣專利 說明書，“means”究竟應翻譯成「手段」、「裝置」、「元件」、「構 件」、「機構」抑或「……部」方能被推定適用手段功能用語解釋之規定，

由於尚未有相關判決或主管機關發布判斷準則，因此未來運作上難免會發生 爭議，此爭議有賴法院在未來個案中逐一解決。本文建議，不論技術特徵描 述是使用何種用詞，如該技術特徵本身：(1)未引述其實施之功能；(2)有充 分描述其結構、材料、或動作；或(3)用詞明確，足以讓熟悉該項技藝人士 從用詞本身即可瞭解其代表何物等任一情形者，該技術特徵即不能適用手段 功能用語解釋之規定。然而，如訴訟當事人對於系爭技術特徵是否以手段功 能用語表示無爭議，法院可否基於當事人進行主義，不主動介入判斷當事人 之主張是否正確，值得實務上進一步的討論¹⁹³。

至於爭議較大且目前尚未有明確法院判決的步驟功能用語，本文認為 由於步驟功能用語形式與手段功能用語形式在法律上規定的基本原則相似，

因此應可以採用 Rader 法官於 Seal-Flex, Inc. v. Athletic Track and Court

Construction

案之協同意見書的見解，將用來判斷是否為手段功能技術特徵

193專利訴訟雖然屬於民事訴訟，然而專利制度本身帶有公益性質，由訴訟當事人逕行 決定申請專利範圍的字義範圍，會影響系爭專利本身的有效範圍，進而影響他人是 否能基於系爭專利之公開而進一步的創新發明；此外，台灣的民事訴訟法中存有不 少職權進行主義的色彩，例如民事訴訟法第 199 條第 1 項及第 2 項、第 286 條、第 288 條、第 340 條等，因此，如在判斷系爭技術特徵是否為手段功能用語有爭議，

審判長似可依民事訴訟法的相關規定來釐清。

的分析方法，運用於判斷是否為步驟功能技術特徵；然而用中文表述「步 驟」很難如英文般區分為“step for”和“steps of”，因此本文建議專利撰寫人盡 可能採用能釐清技術特徵的功能（完成了什麼）與動作（該功能如何被完 成）的語言，以描述申請專利範圍之技術特徵；如不欲主張適用步驟功能用 語解釋之規定，則應於申請專利範圍個別技術特徵中引用特定動作，而非單 純的功能性的描述，且避免對個別技術特徵之描述使用「步驟」或“step for”

用語。

7.2 專利撰寫人本身之意圖對手段功能用語適用之影響

前述已說明，手段功能用語之解釋屬於權利範圍之解釋，係屬法律問 題，法官必須獨立判斷解釋之。通常技術特徵若含有明確結構的描述，即使 該技術特徵使用“means”，仍然無法被認定為手段功能用語之形式；然而，

專利撰寫人在說明書中所表達的意圖，有時會影響法官對技術特徵之解釋與 認定。例如在 Unidynamics Corp. v. Automatic Products International, Ltd.案 中，系爭技術特徵「彈簧手段」名稱雖含有已知的結構 ⎯⎯彈簧，但因為 系爭專利說明書內有表達彈簧是用來達成「彈簧手段」所述功能的範例，因 此美國聯邦巡迴上訴法院認定「彈簧手段」為手段功能技術特徵。

雖然法院可以從專利說明書或申請檔案紀錄來探究專利撰寫人或專利 權人是否意圖將系爭技術特徵表示為手段功能用語形式，然而當內部證據缺 乏清楚而明顯的陳述指出系爭技術特徵確為手段功能技術特徵，是否能如

Unidynamics Corp.

案僅在說明書提到「彈簧是彈簧手段（spring means）的

範例」，即可認定像帶有明顯結構的「彈簧手段」用詞為手段功能技術特 徵，則有很大之爭議。本文認為，專利撰寫人或專利權利人為了避免申請專 利範圍技術特徵用語被不當的限縮解釋，因此在說明書中常會有類似「A 例 如是」或「a 是 A 的一範例」之描述，此種描述對於即使 A 於申請專利範 圍中被描述為含有「手段」（means）或「步驟」（step）用詞，也不應當 然解釋 A 為手段功能技術特徵；對於已含有明顯結構的技術特徵，例如

Unidynamics Corp.案的「彈簧」，仍應被解釋為不適用手段功能用語解釋之

在文檔中 申請專利範圍之手段功能用語解釋及其侵害判斷 (頁 46-49)