科技法學評論，2 卷，頁 147（2005）
申請專利範圍之手段功能用語解釋
及其侵害判斷
*
陳佳麟
** 摘 要 2004年 7 月 1 日修正施行的台灣專利法施行細則第 18 條第 8 項允許專 利權人無須於申請專利範圍（claim）詳細描述技術特徵的具體結構、材料 或動作，僅須敘述其所欲實施之功能，並在說明書揭露實施所述之同一功能 （identical function）的相對應結構、材料或動作，其權利範圍則包含該結 構、材料或動作，及其均等物。此種申請專利範圍技術特徵即所謂的「手段 功能」或「步驟功能」技術特徵。美國是第一個將手段（步驟）功能技術特 徵（means-plus-function element）之用語規定於專利法中的國家，其實務運 作已超過半世紀，並累積了相當多的判決，而台灣專利法施行細則此規定即 是參照美國專利法的相關規定。台灣智慧財產局已經有核准以此種方法撰寫 申請專利範圍之專利，但目前尚未有此種申請專利範圍之權利範圍應如何解 釋與判斷侵害之判決。本文整理與分析美國近年來與手段功能技術特徵有關 之專利糾紛案例，藉以歸納出手段功能技術特徵之字義範圍解釋與侵害判斷 * 本文作者自負文責，所述內容不代表作者服務單位之見解或意見。本文初稿曾以同 題目發表於劉尚志主編，《2004 年全國科技法律研討會論文集》，國立交通大學科 技法律研究所（2004）。 ** 國際聯合科技股份有限公司法務智權課課長；國立交通大學工學博士暨科技法律碩 士。 投稿日：2004 年 11 月 26 日；採用日：2005 年 1 月 29 日 － 147 －Cite as: 2 Tech. L. Rev. 147 (2005)
Interpretation and Infringement Analysis of
Means Plus Function Claimed Elements
Jia-Lin Chen
Abstract
The Paragraph 8 of Article 18 of the amended Implementing Regulations of Taiwan Patent Law, effective on July 1, 2004, introduces a new claim-drafting rule, which allows patentees to describe a claim by the function of claimed element without the recital of structure, material, or acts in support thereof. Such kind of the claimed element, which is the so-called “means plus function element” or “step plus function element”, is construed to cover the corresponding structure, material, or acts disclosed in the specification and equivalents thereof. United States is the first country that enacted the means plus function provision in the patent law and has operated this system for more than fifty years with numerous cases being decided. The means plus function provision in the Implementing Regulations of Taiwan Patent Law is added by reference to U.S. Patent Law. Taiwan Intellectual Property Office has issued patents having claims with means plus function elements, however, courts in Taiwan have not decided cases regarding how to construe and justify infringement for such kinds of claims. This paper analyzes the recent patent infringement cases in United States that are relevant to means plus function claims, to obtain the guidelines for determining and interpreting means plus function elements as well as for justifying infringement. The differences between the literal equivalents included in means-
plus-function claims and equivalents under doctrine of equivalents are also compared and discussed.
Keywords: means plus function, step plus function, doctrine of equivalents, prosecution estoppel
1.
前言
專利文件包含說明書文字、圖式和申請專利範圍，其中申請專利範圍 的部分是用來界定專利發明的保護範圍。各國專利法皆要求申請專利範圍內 容必須明確且清楚的描述所欲保護的技術1。由於構成申請專利範圍之技術 特徵的描述或限制條件，會限制專利權利範圍，因此專利撰寫人在描述技術 特徵時，在兼顧專利範圍之明確性下，會盡可能以簡潔之描述方式撰寫，使 專利能受到較大的保護。然而，在某些情況下，其難以利用具體的物理結構 或動作來描述申請專利範圍，或難以在不影響保護範圍的前提下，透過簡短 或簡潔方式來描述其技術特徵，例如：(1)發明創作著重於發明概念，具體 化之物理元件或步驟不是考量重點，如軟體或商業方法專利；(2)為解決相 同問題所產生的不同實施例，很難用一般物理結構用語來涵蓋所有的實施 例；或(3)技術特徵或手段組成過於複雜，直接於申請專利範圍描述該技術 特徵，容易使申請專利範圍內容冗長。 2004年 7 月 1 日修正施行的台灣專利法施行細則第 18 條第 8 項規定： 「複數技術特徵組合之發明，其申請專利範圍之技術特徵，得以手段功能用 語或步驟功能用語表示。於解釋申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述 對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。」依據該項條文之立法說 明，「複數技術特徵組合之發明，其某一技術特徵可能無法以結構或性質界 定，或者以結構或性質界定不如以功能或效果界定來得明確時，得以手段或 步驟功能用語界定申請專利範圍，並可簡化申請專利範圍之文字敘述。」換 言之，「針對請求項為組合式元件（elements）之描述方式，在撰寫申請專 利範圍時，能夠在不詳述其元件之結構、材料、動作（acts）之情形下，以 1 參見 2003 年 2 月 6 日修正公布的台灣專利法第 26 條第 3 項規定，大陸專利法實施 細則第 26 條第 1 項（大陸稱為第 1 款）規定，美國專利法第 112 條第 2 項規定（35 U.S.C, § 112 ¶ 2）。一種實現某一特定功能之手段（means）或步驟（step）的方式來表示 之。」立法說明進一步表示，對於以手段功能用語撰寫技術特徵時，「解釋 申請專利範圍時，應包含說明書中之具體實施例及其均等範圍」2。 目前台灣法院審理專利侵害訴訟，對於申請專利範圍解釋甚少著墨3； 有關於申請專利範圍解釋大都是由訴訟當事人提出侵害鑑定報告，再由法官 依據哪一份鑑定報告具有較高之可信度或有嚴謹的分析內容，來確定系爭專 利的保護範圍，進而判斷被控侵權物侵害系爭專利是否成立4。由於申請專 利範圍解釋屬於法律問題5，鑑定人或鑑定單位是否有足夠的專利法律素養 以解讀權利範圍，即有疑義6；加上台灣目前對於手段功能用語之相關議題 有深入探討的著作不多7，而審查基準對此部分亦輕描淡寫8。因此，法院未 2 專利法施行細則此項規定，對於 1998 年 10 月 7 日公布的電腦軟體相關發明審查基 準中關於手段功能用語審查與判斷，提供了具有法律上效力的依據，也解決了台灣 專利實務審查是否允許能以手段功能用語形式撰寫技術特徵的爭議。 3 利用「專利法第五十六條第三項」或該項包含之文字，以司法院網站的法學資料檢 索系統或法源法律網的資料庫查詢，所發現的相關判決甚少（造訪日期：2004 年 10 月 5 日）。值得注意的是，在台灣高等法院台中分院民事判決 92 年度智上字第 3 號 案中，被控侵權人有提出手段功能用語解釋之問題，但法院對此爭議並未予以判決 或說明。 4 例如台灣台北地方法院民事判決 92 年度智字第 25 號。 5 台灣法院尚未處理過申請專利範圍解釋是事實問題或法律問題的爭議，但美國最高 法院在 Markman v. Westview Instruments, Inc.案（116 S. Ct. 1384 (1996)）中即明確表 示申請專利範圍之解釋是法律問題，屬於法院之權責範圍。 6 專利法第 56 條第 3 項規定：「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為 準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式。」在解釋專利範圍時，何 時須審酌發明說明及圖式，雖應依個案予以判斷，但國外，例如美國，已經發展出 相當完整的理論與實務判斷準則。此部分非本文所要探討之重點。 7 目前有探討手段功能用語之文章有羅炳榮，《工業財產權論叢⎯⎯專利侵害與迴避 設計篇》，頁 85-102（2004）；洪瑞章先生則比較手段功能用語於判斷可專利性與 侵害判斷時之解釋的差異，見洪瑞章，〈論功能手段語言申請專利範圍之解釋〉， 《智慧財產季刊》，33 期，頁 74-78（2000）；徐瑞如先生在其著作「申請專利範
來在面臨專利侵害訴訟時，如何判斷申請範圍確實包含有以手段功能用語形 式撰寫之技術特徵，並進一步衡量系爭申請專利範圍技術特徵的保護範圍， 則必然產生疑問與爭議。 美國是第一個將手段功能用語規定於專利法中的國家，其實務運作雖 已超過半世紀，並累積了相當多之判決，但仍存在相當多爭議；台灣專利法 施行細則第 18 條第 8 項內容則完全仿照美國，未來在適用上，也將可能產 生與美國實務運作相似之爭議。為了減少台灣未來實務適用上所產生的不必 要爭議和糾紛，本文首先探討如何判斷一技術特徵是以手段功能用語形式撰 寫。透過美國案例整理，瞭解目前美國法院所採取之認定標準，以提供未來 台灣實務判斷之參考依據。本文第二部分則以案例說明手段功能技術特徵在 專利說明書揭露的對應結構、材料或動作應作如何的描述，該結構、材料或 功能語言用法（即本文所稱的手段功能用語）之若干問題，例如：(1)如何認定某一 元件是以裝置加功能的格式撰寫的；(2)以裝置加功能格式撰寫的申請專利範圍之可 專利性判斷；(3)專利取得後在執行時，其解釋上最大合理範圍為何（可否涵蓋申請 前之習知技術和申請專利後才發明之元件）；(4)說明書是否需要揭露兩種以上對應 的實施例。見氏著，〈申請專利範圍中裝置加功能元件之解釋的最廣合理範圍〉， 《2002 年全國科技法律研討會論文集》，頁 31-38（2002）；邵宇奇先生在其專文 中，概要整理美國有關手段功能用語之專利侵害糾紛案例，見氏著，〈美國電腦相 關發明案例（功能步驟、法定標的）之探討〉，《智慧財產權》，3 期，頁 34-48 （1999）和美國專利商標局於 1999 年 8 月 4 日所公布的「專利法第一百一十二條第 六項適用之補充審查基準」，見氏著，〈再談美國專利請求項之功能手段（步驟） 元件〉，《智慧財產權》，頁 10-14（2000）；劉孔中先生及宿希成先生不但從美 國電腦相關發明審查基準來審視和說明台灣電腦軟體相關發明審查基準關於「功能 手段語言」規定所欲表達之意思外，並從實務的角度，提出使用手段加功能語言撰 寫申請專利範圍時一些應注意事項，見氏著，《電腦程式相關發明之專利保護⎯⎯ 法律與技術之分析》，頁 76-79（2000）。 8 2004年 7 月 1 日修正施行的專利審查審查基準第 2 篇第 1 章第 3.5.3 節「以功能界 定物或方法之申請專利範圍」的說明與施行細則第 18 條第 8 項制訂說明類似，仍無 法提供給實務工作者所用（2004 年 7 月 1 日修正施行的部分是第 2 篇發明實體審查 第 1 章至第 4 章）。
動作才可被認定為手段功能技術特徵的字義範圍且滿足專利法明確性之規 定。由於解釋手段功能技術特徵的字義範圍，依規定應包含發明說明（即專 利說明書之描述）中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作，及其均等 物，關於對應功能之結構、材料或動作在說明書文字比較容易界定，至於其 均等物範圍應如何判斷，則會影響專利字義範圍，進而影響實質保護範圍。 因此，本文第三部分討論美國有關於手段功能技術特徵在字義範圍判斷步驟 中，對所謂的結構、材料或動作的「均等物」認定方式之案例及學者與實務 工作者之意見。第四部分則研究申請專利範圍含有手段功能技術特徵之侵害 判斷方式，特別是當手段功能技術特徵在字義上不包含被控侵權物的對應特 徵時，是否仍可主張「均等論」之爭議。第五部分比較法規上對手段功能技 術特徵所規定之均等物與判決上所創設出來之均等論所能主張之均等物的異 同。第六部分則整理手段功能技術特徵適用上之問題與爭議。最後部分為本 文之結論。
2.
手段功能用語之判斷
美國專利法第 112 條第 6 項規定：「由多數元件所組成的申請專利範圍 內之元件，可以表述為完成特定功能的手段或步驟，而無須描述用於實現該 元件的結構、材料或動作。此申請專利範圍應被解釋為包含說明書中所記載 與該功能相對應的結構、材料或動作及其均等物9。」美國實務與大部分學 者認為該規定是美國國會為了推翻美國最高法院在 1946 年對 Halliburton Oil 935 U.S.C., § 112 ¶ 6, “An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.” 2004年 7月 1 日修正施行的台灣專利法施行細則第 18 條第 8 項並未如美國專利法第 112 條
Well Cementing Co. v. Walker10一案所作的判決11而修正施行於 1952 年的專
利法。依據美國聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Federal
Circuit）在 In re Donaldson 案的判決12，該項規定不僅適用於專利糾紛時之 專利有效性或構成侵害與否之判斷，也同樣適用於專利審查時之可專利性判 斷13。 依據美國聯邦巡迴上訴法院之見解，如申請專利範圍之技術特徵使用 「手段」（means）一字，即可推定該技術特徵是以手段功能用語形式撰寫 的14；惟此推定在兩種情形下可被推翻，即：(1)技術特徵之描述雖然含有 “means”，但未同時描述該“means”所達成之功能15；或(2)技術特徵之描述雖 然含有“means”，也描述該“means”所達成之功能，但有進一步的對該“means” 在構造或材料上（裝置專利）或步驟上（方法專利）有充分的描述16。在 10 329 U.S. 1 (1946). 11
Todd M. Oberdick , Section 112, Paragraph 6-Means Claim and Limitation to Specific
Algorithm-Is this a Stricter Standard than Gentry Gallery and Related Mechanical Cases?,
22 PACE L. REV. 385, 390 (2002). See also Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17, 27-28 (1997). 事實上，由於國會立法理由不明確，因此美
國專利法第 112 條第 6 項的立法背景僅能從參與制訂該項規定的議員、該項規定的 起草者之個人意見和法院的判決一窺究竟，See Jeffrey R. Kuester,
Means-Plus-Function Claiming: Recent Developments and New Considerations, at <http://www.
kuesterlaw.com/mpf.html> (last visited Mar. 5, 2005) (on file with TLR).
12 16 F.3d 1189 (1994) (en banc). 13 Id. at 1193-95. 雖然專利法第 112 條第 6 項作者之一，也是美國專利商標局的主任審 查委員（Examiner-in-Chief）P. J. Federico 說明了該項僅限於專利侵害判斷時的申請 專利範圍之解讀，不適用於可專利性之判斷，但美國聯邦巡迴上訴法院認為該說法 僅為其個人意見，不能代表國會的立法理由，See Id. at 1194, fn. 3. See also Kuester,
supra note 11.
14
See Sage Products, Inc. v. Devon Industries, Inc., 126 F.3d 1420, 1427 (Fed. Cir. 1997).
15
See York Products, Inc. v. Central Tractor Farm & Family Center and Custom Form Manufacturing, Inc., 99 F.3d 1568, 1574 (Fed. Cir. 1996).
16
Al-Site Corp. v. VSI Int’l, Inc.案中，美國聯邦巡迴上訴法院表示，使用手段
（means for）或步驟（step for）雖然不是主張專利法第 112 條第 6 項的唯一 方法，然而使用其他語句，則通常不是主張適用該規定；亦即，若申請專利 範圍之技術特徵未使用「手段」（means）一字，通常不適合將其以手段功 能技術特徵方式來處理17。然而，如技術特徵僅有功能性字眼之描述，而未 另外描述實施該功能的特定結構或材料，儘管該技術特徵未含有明確的手段 功能用語，也可能被解釋為手段功能技術特徵18。換言之，當技術特徵之描 述雖未含有「手段」（means），並不代表其非為手段功能技術特徵；如技 術特徵名稱在所屬技術領域並未有普通已知的結構意義（generally
under-stood structural meaning in the art），且伴隨的限制用語為其實施的功能，而
未對其有結構上的描述，則仍可適用美國專利法第 112 條第 6 項之規定19。 另一方面，技術特徵含有結構之描述，不一定即排除其不適用手段功能用語 解釋之規定，如該結構並非用來說明該技術特徵為何，而僅是進一步的具體 說明所述之功能，該技術特徵仍可被認定符合手段功能用語形式20。申請專 利範圍之技術特徵是否為手段功能用語形式以適用美國專利法第 112 條第 6 項之解釋的判斷流程，原則上可以歸納為圖 1 所示。 Cir. 1998). 專利法第 112 條第 6 項適用於未描述足夠結構之技術特徵。因此，申請 專利範圍之技術特徵如描述足夠的結構或材料以實施引述的功能，即可克服該推 定，See Al-Site Corp. v. VSI Int’l, Inc., 174 F.3d 1308, 1318 (Fed.Cir.1999)。See also
Seal-Flex, Inc. v. Athletic Track and Court Construction, 172 F.3d 836, 848 (Fed. Cir. 1999) (Rader, J., concurring).
17
Al-Site Corp. v. VSI Int’l, Inc., 174 F.3d 1308, 1318 (Fed. Cir. 1999).
18
See Kemco Sales, Inc. v. Control Papers Co., Inc., 208 F.3d 1352, 1361 (Fed. Cir. 2000); Micro Chemical, Inc. v. Great Plains Chemical Co., Inc., 194 F.3d 1250, 1257 (Fed. Cir. 1999). See also Al-Site Corp. v. VSI Int’l, Inc., 174 F.3d 1308, 1318 (Fed. Cir. 1999).
19
技術特徵之描述是否有包 含「手段」（means）字眼 推定為符合專利法第 112 條第 6 項 的手段功能技術特徵 是否可推翻此推定？ (1)技術特徵之描述並未包含有該 手段所達成之「功能」？或 (2)技術特徵之描述有進一步的揭 露實現該手段所達成之「功能」 的足夠結構？ 是 適用專利法第 112 條第 6 項 之手段功能技術特徵 否 推定不是符合專利法第 112 條第 6 項的手段功能技術特徵 是否可推翻此推定？ (1)技術特徵以純「功能」用語表述且未揭 露實現該「功能」之足夠結構？或 (2)技術特徵使用通稱的結構用語（generic structural terms）且未揭露足夠的結構？ 不適用專利法第 112 條第 6 項 規定之技術特徵 是 否 是 否 圖 1 美國專利法第 112 條第 6 項手段功能技術特徵之基本判斷原則21 在判斷申請專利範圍是否符合美國專利法第 112 條第 6 項應注意的是， 必須獨立的檢視每一個申請專利範圍：如果程序（方法）申請專利範圍的技 術特徵不符合步驟功能用語形式，即使程序（方法）申請專利範圍撰寫方式 21
修正自 Robert Beyers et al., A United Framework for Patent Claims Construction, 714
與裝置申請專利範圍極為相似，且裝置申請專利範圍的技術特徵符合手段功 能用語形式，亦不能將程序（方法）申請專利範圍的技術特徵理所當然的認 為是符合美國專利法第 112 條第 6 項之規定22。 美國專利法第 112 條第 6 項立法至今雖然已逾半世紀，美國聯邦巡迴上 訴法院所審理之案例亦不少23，同時也建立了前述的基本判斷原則，然而在 實際運作時，仍存有一些爭議。以下分別以不同的案例，說明在判斷申請專 利範圍技術特徵是否為手段功能用語形式時，仍存有許多不確定性。
2.1
元件本身使用的字眼具有功能性質，仍可能被認定為
不是手段功能技術特徵
在 Greenberg v. Ethicon Endo-Surgery, Inc.24案中，申請專利範圍與習知
技術之差異在於其具有一擒縱機構（detent mechanism）。美國聯邦巡迴上 訴法院認為，「擒縱機構」雖然屬於功能性字眼，但該用詞不因此可以足夠 的使其成為美國專利法第 112 條第 6 項定義的「執行特定功能的手段」。美 國聯邦巡迴上訴法院表示，許多裝置的名稱都來自於其可實施之功能，例如 過濾 器（filter）、 剎車 （brake）、夾 子（ clamp）、 螺絲起子
（screw-driver）、鎖（lock）等，這些字眼雖然無法讓人立即想到單一特定的
（single well-defined）裝置，但其在特定領域（機械領域）裡已具有合理已 知之意義（reasonably well understood）25。美國聯邦巡迴上訴法院亦表示，
不能僅因為在系爭專利說明書的發明總結出現兩次「手段」（means），就
22
See O.I. Corp. v. Tekmar Co., Inc., 115 F.3d 1576, 1583-84 (Fed. Cir. 1997).
23
參見 William F. Lee and Eugene M. Paige, Means Plus and Step Plus Function Claims:
Do We only Know Them When We See Them?, 80 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC’Y 251 (1998) 註腳 1 列出 1983 至 1997 年所審理的相關案件數目。
24
認定「擒縱機構」與「擒縱手段」應該被視為同義的26；專利撰寫人在發明 總結使用「手段」（means）僅不過是簡略表達方式，說明書的詳細說明並 未再出現「手段」的字眼，而是詳細描述發明的重要技術特徵，且申請專利 範圍亦未使用「手段」的字眼27。美國聯邦巡迴上訴法院釐清本案與先前案 例28不同之處在於，先前案例之系爭技術特徵是以“detent means”方式表示， 屬於典型的手段功能用語之表示方式，而本案系爭技術特徵所使用的用語則 不是。由於本案不論是系爭元件或其他元件皆不是典型的手段功能用語之表 示方式，申請檔案紀錄（prosecution history）或其他文件亦未顯示專利權人 有意使用手段功能用語來撰寫申請專利範圍，因此美國聯邦巡迴上訴法院認 為無理由將本案的申請專利範圍之用語解讀為實施特定功能之手段29。
同樣的，在 Personalized Media Comm. LLC v. Int’l. Trade Com’n 案中， 系爭申請專利範圍技術特徵的名稱為「數位偵測器」（digital detector）， 美國聯邦巡迴上訴法院認為該名稱未使用手段（means）字眼，因此推定不 適用美國專利法第 112 條第 6 項規定，且「偵測器」（detector）不似如 「手段」（means）、「元件」（element）或「裝置」（device）為通稱的 結構用語（generic structural term）；字典對該名稱之定義對熟悉該項技藝 人士而言是具有明確之結構。因此，雖然無法從「偵測器」一名稱產生一特 定結構，但對熟悉該項技藝人士而言，該名稱可以傳達不同的已知結構，因 此不論從內部證據或外部證據，無法推翻「偵測器」不適用美國專利法第 112 條第 6 項規定之推定30。美國聯邦巡迴上訴法院進一步說明，在具有足 夠明確結構的名稱（例如 detector）前加上形容詞（例如 digital），並不能 26 Id. 27 Id. at 1584. 28
Interspiro USA Inc. v. Figgie Int’l Inc., 18 F.3d 927 (Fed. Cir. 1994).
29
Greenberg, 91 F.3d at 1584.
30
Personalized Media Communs. L.L.C. v. Int’l. Trade Com’n, 161 F.3d 696, 704-05 (Fed. Cir. 1998).
因此減少該結構之明確性而適用美國專利法第 112 條第 6 項；相反的，該形 容詞僅會使申請專利範圍所涵蓋之結構的範圍變窄，使該名稱更為明確31。 因此，美國聯邦巡迴上訴法院認為「數位偵測器」描述足夠的結構，不適用 美國專利法第 112 條第 6 項32。
2.2
過多描述手段之結構特徵，會使其變成非手段功能
用語
在 Cole v. Kimberly-Clark Corp.33案，系爭發明專利是關於一種可拋棄
式三角褲，其側邊具有齒孔（perforation）設計。原告主張系爭申請專利範 圍技術特徵：「從腿部鬆緊帶手段經過不具透水性的外層延伸至腰部鬆緊帶 手段的『齒孔手段』（perforation means）」，是以手段功能用語方式描 述。 美國聯邦巡迴上訴法院的大多數意見在本案說明，如要援用專利法第 112 條第 6 項之主張，則不能用實施所述之功能的具體結構來描述系爭技術 特徵34。然而僅僅使用一元件名稱並接著「手段」（means）一字，並不會 使該元件自動地符合美國專利法第 112 條第 6 項規定之手段功能技術特 徵35；同樣的，僅僅因為沒有使用「手段」一字，也不會使該元件自動地無 法被解讀為手段功能技術特徵36。美國聯邦巡迴上訴法院發現，雖然系爭申 請專利範圍出現了許多「手段」，但是無法將其任何申請專利範圍的用語 （claim language）解讀為手段功能技術特徵。以本案系爭技術特徵「齒孔 手段」（perforation means）為例，因為其不但有描述用以實施功能的結構 31 Id. at 705. 32 Id. 33
102 F.3d 524 (Fed. Cir. 1996), cert. denied, 522 U.S. 812 (1997).
34
Id. at 531.
35
（即齒孔），並且有描述該技術特徵的位置（location）和範圍（extent）， 而具有如此詳細描述結構的元件，是無法符合美國專利法第 112 條第 6 項之 要求37。本案專利撰寫人任意的將「手段」一字加諸於技術特徵之描述上， 並無法消除該元件詳細結構之特性，使其轉換成為以手段功能用語描述之元 件38。
2.3
名稱含有結構之字眼，未必不符合手段功能用語之
要求
在 Unidynamics Corp. v. Automatic Products International, Ltd.39案，系爭
發明專利是關於分送冷藏與非冷藏食物的自動販賣機。系爭申請專利範圍描 述自動販賣機包含有一開口的外殼裝置，該開口是用來裝載冷凍食物之用， 開口處具有一門可以覆蓋該開口，並具有一彈簧手段（spring means）用來 使該門傾向（tending）保持關閉。美國聯邦巡迴上訴法院雖然同意，「使 該門傾向保持關閉」是彈簧手段達成的功能，但是不同意因為有彈簧 （spring）一詞之存在，使彈簧手段技術特徵之描述無法成為美國專利法第 112條第 6 項所述之手段功能用語40。美國聯邦巡迴上訴法院引用 Greenberg v. Ethicon Endo-Surgery, Inc.41判決表示，使用含有裝置或手段（means）一
詞的技術特徵，雖然不絕對是美國專利法第 112 條第 6 項所述之手段功能用 語，但基本上可以證明專利申請人選擇使用該種用語；此外，專利說明書描 述「彈簧 46 是用來使門傾向關閉之彈簧手段的範例」也支持了專利申請人 此項的選擇42。美國聯邦巡迴上訴法院比較本案與 Cole v. Kimberly-Clark 37 Id. 38 Id. 39 157 F.3d 1311 (Fed. Cir. 1998). 40 Id. at 1319. 41 91 F.3d 1580 (Fed. Cir. 1996). 42 Unidynamics, 157 F.3d at 1319.
Corp.差異之處在於，後者系爭專利技術特徵不但描述了手段的特定結構 （即 perforations），而且也描述了該結構的位置及範圍；本案對系爭技術 特徵的描述所出現之結構只有彈簧“spring”一字，其餘的部分則是彈簧手段 所達成之功能43，因此認為，彈簧手段技術特徵的描述符合美國專利法第 112條第 6 項所述之手段功能用語形式。
2.4
方法步驟功能用語判斷方式仍未確定
雖然美國聯邦巡迴上訴法院曾於 O.I. Corp v. Teular Corp.44案與
Seal-Flex, Inc. v. Athletic Track and Court Construction45案有探討步驟功能用語之
議題，然而到目前為止，仍未有如何判斷申請專利範圍技術特徵是否以步驟 功能用語方式撰寫的正式判決46。
在 O.I. Corp v. Teular Corp.案中，美國聯邦巡迴上訴法院表示，在申請 專利範圍前言部分（preamble）所敘述之目的，並不構成該申請專利範圍個 別步驟的相關功能（associated function）47；申請專利範圍前言部分所引述 之結果，是實施一系列步驟所造成之必然結果，並不會使這些步驟成為步驟 功能技術特徵，而本案申請專利範圍的每個個別步驟並未跟隨著其個別關連 的功能48。美國聯邦巡迴上訴法院進一步強調，主張步驟本身或甚至一連串 的步驟，並不意味著是適用美國專利法第 112 條第 6 項之規定49。如果將程 序申請專利範圍（方法申請專利範圍）中每一包含有動詞是以進行式 （V+ing，例如 passing, heating, reacting, transferring）表示之步驟解釋為步 驟功能技術特徵，將會使程序申請專利範圍（方法申請專利範圍）被限縮解 43 Id. 44 115 F.3d 1576 (Fed. Cir. 1997). 45
172 F.3d 836 (Fed. Cir. 1999) (PER CURIAM).
46
See Kahrl, Robert C., PATENT CLAIM CONSTRUCTION 8-11 (2001).
47
O.I. Corp v. Teular Corp., 115 F.3d 1576, 1583 (Fed. Cir. 1997).
48
釋50。
在 Seal-Flex, Inc. v. Athletic Track and Court Construction 案，系爭專利是 有關於建造全天候運動用跑道於基座（foundation）的方法。系爭技術特徵 為「塗抹一黏性塗層，用以將墊子黏於基座上」。被控侵權人建造全天候跑 道之方法是在基座上塗覆乳膠（latex）塗層，因此本案主要爭點在於被控侵 權人使用的乳膠是否符合「塗抹一黏性塗層」51。美國聯邦巡迴上訴法院依 據地方法院給陪審團指示之內容整體觀之，最後認為該技術特徵與手段功能 用語形式之推定較為一致，而非步驟功能用語形式52，並根據雙方證言和申 請檔案紀錄，同意乳膠是系爭專利說明書所揭露之乳化柏油的均等物。 值得注意的是，在 Seal-Flex, Inc. v. Athletic Track and Court Construction 案中，Rader 法官於其協同意見書提出判斷方法申請專利範圍之技術特徵是 否為步驟功能用語形式的方法。Rader 法官表示，由於步驟功能用語形式與 手段功能用語形式相似，因此用來判斷是否為手段功能技術特徵的分析方 法，亦可用來判斷是否為步驟功能技術特徵，亦即使用特定語法，可以推定 適用專利法第 112 條第 6 項；如引述特定的動作，則會推翻此推定53。因 此，如一技術特徵表示為實施特定功能之手段而未引述其結構或材料，則該 技術特徵應以手段功能用語形式處理之；如表示為實施特定功能之步驟而未 引述其動作，則該技術特徵應以步驟功能用語形式處理之54。然而，區別 「動作」（acts）和「功能」（functions）的困難性，使得判斷技術特徵是 否以步驟功能用語形式表示，存有更大的困難55，因為功能或實施一功能的 50 Id. 51
172 F.3d 836, 841 (Fed. Cir. 1999) (PER CURIAM).
52
Id. at 843.
53
Id. at 848 (Rader, J., Concur.).
54
Id.
55
動作都可以用現在進行式（V+ing）表示56。 Rader 法官表示，技術特徵中使用「步驟」（step）一詞，其後跟隨之 描述是動作抑或功能，決定於申請專利範圍上下文57，因此辨別技術特徵所 引述的語句是功能或動作，應依申請專利範圍整體的上下文和說明書來分析 技術特徵的限制條件58。在一般措辭上，方法申請專利範圍之技術特徵所實 施之功能對應於，在相關於其他技術特徵和申請專利範圍整體上所完成之事 下，該技術特徵最後完成了什麼；所謂的「動作」則是該功能如何被完成 的59。 Rader 法官進一步說明，申請專利範圍技術特徵使用「步驟」，不必然 構成美國專利法第 112 條第 6 項之適用，例如在 O.I. Corp.案中，系爭方法 申請專利範圍之技術特徵的起始語句為“steps of”，但法院認定該技術特徵並 非為步驟功能用語形式60，因為“steps of”在口語上（colloquially）是表示其 後所跟隨之描述是動作，而非功能，因此使用“steps of”不應推定適用美國 專利法第 112 條第 6 項61；相反的，使用“step for”在口語上是表示其後所跟 隨之描述是功能，因此使用“step for”應推定適用美國專利法第 112 條第 6 項 62。然而，技術特徵所使用的語言雖然基本上屬於步驟功能用語形式，如限 制條件本身有描述足夠的動作以實施特定的功能，仍然不適用美國專利法第 112 條第 6 項之規定63。另一方面，技術特徵如未使用“step for”描述，則其 有可能不是步驟功能用語形式，然而如其僅描述功能而未有描述實施該特定 56 Id. at 849. 57 Id. 58 Id. 59 Id. at 849-50. 60 Id. at 849. 61 Id. 62 Id.
功能的動作，該技術特徵仍然符合專利法第 112 條第 6 項之規定64。
由於 Rader 法官所提出的步驟功能技術特徵判斷方法僅為其在
Seal-Flex Inc. v. Athletic Track and Court Construction案的協同意見，雖然提供了
一有效的指引，然而該方法畢竟尚未應用於美國聯邦巡迴上訴法院的正式判 決，因此是否可以成為未來判斷之準則抑或須進一步的修正，仍值得觀察。
3.
手段功能技術特徵之字義範圍解讀
包含有手段功能技術特徵之申請專利範圍的侵權分析分為二步驟， 即：(1)解讀權利範圍；和(2)將被控侵權物與解讀後的申請專利範圍進行比 對65，其中第一步驟包含：(1)決定所主張之功能（claimed function）；和(2) 決定揭露在說明書的對應結構或動作66，此步驟是法律問題，必須須由法院 獨立審查之67；第二步驟包含：(1)判斷被控侵權裝置是否實施與手段功能技 術特徵同一的功能；和(2)判斷被控侵權裝置是否與揭露在系爭說明書中對 應的結構、材料或動作相同，或為其均等物。3.1
決定引述的功能
構成手段功能技術特徵之字義侵害的前提是，被控侵權元件必須具有 與該手段功能技術特徵同一的功能（identical function）68；如不具有同一功 能，即不構成字義侵害69。解讀手段功能技術特徵所引述之功能的意義與一 64 Id. 65See IMS Technology Inc. v. Haas Automation Inc., 206 F.3d 1422, 1429 (Fed. Cir. 2000).
66
Id. at 1430.
67
See WMS Gaming, Inc. v. International Game Technology, 184 F.3d 1339, 1347 (Fed. Cir. 1999).
68
See Unidynamics Corp. v. Automatic Products International, Ltd, 157 F.3d 1311 (Fed. Cir. 1998).
69
般的申請專利範圍解釋方法相同70，同樣是以其在申請專利範圍本身所使用 的字眼之一般意義為原則，並參酌內部證據，以查看是否有不同之解釋，如 內部證據無法提供明確之解釋，仍應參酌外部證據。然而，在決定手段功能 技術特徵所引述之功能時，不能藉由忽略技術特徵所引述之限制條件 （limitation）而擴大專利範圍；換言之，在解讀引述之功能時，必須同時包 含申請專利用語（claim language）內的限制條件71。此外，亦不能用非明顯 表示於系爭申請專利範圍技術特徵引述之功能，來限制該技術特徵之權利 範圍72；如引述之功能界定錯誤，會不正確的界定說明書所揭露之對應的結 構73。
3.2
判斷實施引述功能之結構
在確定手段功能技術特徵於申請專利範圍內所引述之功能後，接下來 則必須在說明書中尋找其對應之結構，此結構不包含說明書中其他非用來實 施引述功能之必要結構74。如說明書揭露不同實施例用以實施引述之功 能，該手段功能技術特徵應解讀為包含這些實施例，而不能僅限於最佳實 施例75，但判斷被控侵權物是否構成侵害，必須針對個別實施例所揭露之結 構分別判斷比對，而不能依這些實施例的總體上位概念來判斷或以可以同時 包 含 所 有 實 施 例 之 結 構 的 單 一 申 請 專 利 範 圍 解 釋 方 式 （ single claim 70See Frederick A. Spaeth, “Equivalents thereof” v. the Doctrine of Equivalents in the
Interpretation of U.S. Patent Claims, 20 QLR 487, 509 (2001).
71
See Lockheed Martin Corp. v. Space Systems/Loral, Inc., 324 F.3d 1308, 1319 (Fed. Cir. 2003), rehearing and rehearing en banc denied.
72
Micro Chemical, Inc. v. Great Plains Chemical Co., Inc., 194 F.3d 1250, 1258 (Fed. Cir. 1999).
73
Id.
74
construction），來解釋系爭技術特徵的字義範圍76。
並非出現在手段功能或步驟功能技術特徵中的語句或限制條件，均應 被解釋為實施功能之手段，進而要求該語句或限制條件應被解釋為說明書揭 露之具體的實施例。例如在 O.I. Corp. v. Tekmar Co., Inc.77案中，被告主張系
爭申請專利範圍的技術特徵“first means for passing the analyte slug through a
passage”所描述的通道（passage）一詞，是實施引述功能所必須的，因此應 該為手段功能技術特徵的一部分78。美國聯邦巡迴上訴法院表示，雖然分析 物（analyte slug）在經過通道時，通道會傳送分析物因而對該分析物起作 用，但是「通道」是功能（讓分析物通過）發生的地方，而非讓分析物通過 的手段79。因此系爭申請專利範圍雖然是以手段功能用語形式表示的申請專 利範圍，但與「通道」無關80。 專利說明書或申請檔案紀錄必須對引述之功能與實施該功能之結構、 材料或動作之間，提供清楚的連結（clear link）關係81；如說明書圖式有揭 露一結構，雖然該結構能實施引述之功能，若兩者之間缺乏清楚的連結關 係，依據美國聯邦巡迴上訴法院之見解，該結構仍不會被認定為實施引述功 能之結構，換言之，該結構會被排除於手段功能技術特徵之字義範圍82。因 此，僅僅在說明書列出特定結構仍然是無法滿足專利法第 112 條第 6 項的規 76
See Ishida Co. v. Taylor and TNA Australia PTY Ltd., 221 F.3d 1310, 1316 (Fed. Cir. 2000). 77 115 F.3d 1576 (Fed. Cir. 1997). 78 Id. at 1580. 79 Id. at 1581. 80 Id. 81
See B. Braun Medical, Inc. v. Abbott Laboratories, 124 F.3d 1419, 1424-25 (Fed. Cir. 1997); Medical Instrumentation and Diagnostics Corp. v. Elekta AB, 344 F.3d 1205, 1211 (Fed. Cir. 2003).
82
See B. Braun Medical, Inc. v. Abbott Laboratories and NP Medical, Inc., 124 F.3d 1419, 1424-25 (Fed. Cir. 1997).
定，仍必須清楚的說明該結構與引述之功能之間有連結關係83。在 Medical
Instrumentation and Diagnostics Corp. v. Elekta AB84案中，美國聯邦巡迴上訴
法院大多數意見進一步表示，說明書是否對手段功能技術特徵所引述之功能 的對應結構有足夠描述和連結，應從熟悉該項技藝人士角度來查看說明書之 揭露；熟悉該項技藝人士於專利申請時能完成對應之結構，並不表示說明書 內有清楚描述該對應結構與引述功能之間的連結關係；正確的說法應該是： 查看系爭專利的揭露，並決定熟悉該項技藝人士是否能了解該揭露是否有包 含系爭結構，以及該結構是否能被實施85。 如 果 手 段 功 能 技 術 特 徵 是 申 請 專 利 範 圍 的 重 要 元 件 （ essential
material）86， 依 據 美 國 專 利 審 查 基 準 （ Manual of Patent Examining Procedure）608.01(p)87之規定，專利說明書至多僅能引用美國專利文件（已
公告、已公開或申請中）以代替直接描述，不能引用非美國專利文件替代 之。然而，依據 Atmel Corp. v. Information Storage Devices, Inc.88判決的大多
數意見，若熟悉該項技藝人士可以從說明書中所參照的非美國專利文件之描 述知道該手段功能技術特徵的明確結構，仍然可以符合美國專利法第 112 條 第 2 項關於明確界定申請專利範圍之規定。因此，為符合專利法規要求之明
83
Medical Instrumentation and Diagnostics Corp. v. Elekta AB, 344 F.3d 1205, 1218 (Fed. Cir. 2003). 84 Id. 85 Id. at 1211-12. 86 美國專利審查基準將重要元件定義成用來：(1)描述專利發明；(2)提供專利發明之可 實施揭露；或(3)描述最佳實施例的元件。See Manual of Patent Examining Procedure,
§ 608.01(p), Eighth Edition, August 2001, Latest Revision May 2004, available at <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/0600_608_01_p.htm#sect608.01p> (last visited Mar. 5, 2005) (on file with TLR).
87
確性（definiteness），手段功能技術特徵之對應結構必須揭露於說明書89，
且於說明書中以熟悉該項技藝人士知道和了解該結構為何的方式揭露90；換
言之，判斷說明書是否揭露足夠之結構用以支撐手段功能限制條件，必須從 熟習該項技藝人士之角度來判斷，因為申請專利範圍是否缺乏明確性而無 效，決定於熟習該項技藝人士依據（in light of）說明書是否能了解專利範 圍91。
4.
說明書揭露結構之均等物的判斷
依據美國專利法第 112 條第 6 項之規定，手段功能技術特徵的字義範圍 不僅包含說明書所揭露能實施引述功能之對應結構、材料或動作，更包含其 均等物（equivalents thereof），而依據美國聯邦巡迴上訴法院之判決，該 「均等物」的判斷方式與均等論下之均等的判斷方式極為相關，均涉及非實 質差異之分析92；被控侵權物是否包含系爭手段功能技術特徵於說明書所揭 露之結構的均等物，是事實判斷問題93，專利權人必須提供足夠的證據來證 明之。 常被用來判斷是否構成均等論下的均等之三部測試法⎯⎯是否以實質 相同的方法（way），實施實質相同的功能（function），達成實質相同的 結果（result）⎯⎯已被修正用來判斷美國專利法第 112 條第 6 項之均等 89 Id. at 1382. 90 Id. 91 Id. at 1378. 92See IMS Technology, Inc. v. Haas Automation, Inc., 206 F.3d 1422, 1435 (Fed. Cir. 2000).
See also Chiuminatta Concrete Concepts Inc. v. Cardinal Industries Inc., 145 F.3d 1303,
1309 (Fed. Cir. 1998). 另依據美國最高法院於 Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co.案的判決，美國專利法第 112 條第 6 項所稱之均等物判斷，是狹義的適用
均等論（application of doctrine of equivalents in a restrictive role），see 520 U.S. 17,
28 (1997).
93
物，亦即，美國專利法第 112 條第 6 項下的均等物是，被控侵權元件必須具 有與系爭手段功能技術特徵同一（identical）的功能，而非僅是實質相同 （substantially the same）的功能。因此，美國專利法第 112 條第 6 項的均等 物判斷可簡化成著重於「方法」與「結果」的判斷94。此外，有關於被控侵 權元件與系爭說明書所揭露之結構之間是否具有已知的可互換性（known interchangeability）之證據，也是重要的考量因素95。
4.1
均等與否並非侷限於物理結構上的差異
判斷被控侵權元件是否為系爭手段功能技術特徵之均等物，亦即判斷 兩者之間是否有非實質差異96，是否應僅侷限於判斷物理結構上（physical structure）是否存有差異，在學術上存有爭議97。美國聯邦巡迴上訴法院認 為，在特定的案例中，以憑空方式僵硬的比較物理結構上之差異是不恰當 的98，因為專利法第 112 條第 6 項所要求的是兩結構要均等，而非要求結構 上 的 均 等 （ structurally equivalent ） ， 換 言 之 ， 該 項 並 非 規 定 均 等 比 較 94 Id., at 1267. 95IMS Technology, Inc. v. Haas Automation, Inc., 206 F.3d 1422, 1435 (Fed. Cir. 2000).
96
Chiuminatta Concrete Concepts Inc. v. Cardinal Industries Inc., 145 F.3d 1303, 1309 (Fed. Cir. 1998).
97
Stover 主張，被控侵權元件是否為系爭手段功能技術特徵之均等物的判斷，應採用
「結構」上是否均等的方法，因為此方法較為客觀，而且有助於專利範圍之確定，
See Chad S.C. Stover, Deciphering Means-Plus-Function Claim Limitation Infringement under § 112, Paragraph 6: Finding Certainty in the Uncertain Case Law, 3 N.C. J. L. &
TECH. 101 (2001); Clinton 則反對採用「結構」均等之判斷方式，認為若僅考量物理
結構是否均等，競爭者容易採用在物理上與說明書所揭露之結構不同的替代物，取 代系爭手段功能技術特徵，即可逃避系爭專利的字義範圍，See Tobi Carver Clinton,
Infringement and Software Claimed Under 35 U.S.C. § 112, ¶ 6: Software Function is the Important Part, 5 VA. J.L. & TECH. 4 (2000).
（equivalency comparison）必須特別強調或僅能強調物理結構99。美國聯邦 巡迴上訴法院以一簡單例子說明均等結構（equivalent structures）和結構上 均等（structural equivalents）的差異：假設一申請專利範圍包含 A 配件和 B 配件，以及用來將 A 配件和 B 配件固結一起的手段。說明書揭露 A 配件和 B 配件材料是木頭，並利用鐵釘將 A 配件和 B 配件兩者固結一起。對於發 明之目的，A 配件和 B 配件是以何者方式固結一起並不是重要的，亦即鐵 釘不是發明的關鍵重要部分。因此，螺絲雖然不是鐵釘，不是鐵釘的結構上 均等物，但是依據專利法第 112 條第 6 項的意義，螺絲對鐵釘而言在系爭發 明背景上是均等結構100。
Al-Site Corp. v. VSI International, Inc.101案可用來說明美國聯邦巡迴上訴
法院不採用物理結構作為判斷專利法第 112 條第 6 項之均等物的依據。在 Al-Site Corp.案中，系爭專利使用之結合手段的二種實施例分別是鉚釘 （rivet）及鈕（button）與孔穴（hole）之結合方式；被控侵權物則是使用 黏膠。被告所使用的黏膠與專利揭露的結合手段雖不相同，但因為系爭技術 特徵（結合手段）以手段功能用語撰寫，且原告的技術專家作證時說明，對 於熟悉該項技藝人士而言，用釘子或黏膠取代專利揭露的鉚釘，是無實質差 異的，因此本案於地方法院審理時，陪審團認為被控技術仍構成專利法第 112條第 6 項之均等物102，美國聯邦巡迴上訴法院也同意該見解。
4.2
具有可互換性並非是判斷均等與否的決定性因素
被控侵權元件與系爭手段功能技術特徵兩者之間是否具有可互換性， 是判斷兩者是否有非實質差異的重要考量因素103；然而，證明兩者之間具 99 Id. 100 Id. at Fn 3. 101 174 F.3d 1308 (Fed. Cir. 1999). 102 Id. at 1316. 103有可互換性，並不能因此據以說明被控侵權元件是系爭手段功能技術特徵的 均等物。在 Chiuminatta Concrete Concepts Inc. v. Cardinal Industries Inc.104案
中，系爭專利是具有用來切割未完全硬化前之混凝土的旋轉式鋸子之裝置。 該裝置具有一支撐平板（skid plate），用來支撐混凝土被切割後所形成之溝 槽旁邊的混凝土表面，以防止向上旋轉的刀片造成混黏土破裂。支撐平板具 有一狹槽，讓刀片得以從中延伸出去，用來切割混凝土。系爭專利的申請專 利範圍包含一用手段功能用語描述該支撐混凝土表面的技術特徵，說明書揭 露該手段功能技術特徵的結構只有支撐平板；被控侵權物是利用安裝在刀片 兩側的兩個小輪來支撐混凝土表面，以防止混凝土表面破裂105。被告主張 系爭手段功能技術特徵的字義範圍應該僅限於支撐平板及其均等物；原告則 主 張 系 爭 手 段 功 能 技 術 特 徵 是 包 含 位 於 刀 片 任 何 一 側 具 有 支 撐 平 面 （support surface）的技術特徵。地方法院同意原告的解釋106。 美國聯邦巡迴上訴法院認為，系爭專利說明書詳述實施例的支撐平 板，並且特別定義了與申請專利範圍所描述之功能無關的結構。美國聯邦巡 迴上訴法院指出，說明書對應於申請專利範圍的手段功能技術特徵之唯一物 理結構（physical structure）是橫跨切割刀片前緣的一般硬平板（general hard plate），因此否定地方法院將系爭手段功能技術特徵定義為「支撐平 面」107。原告主張被控侵權物使用的輪子與系爭專利的支撐平板結構是無 實質差異的，因為輪子在使用狀態下會與混凝土表面接觸壓縮形成「壓扁的 平面」（flattened plane）108。然而美國聯邦巡迴上訴法院認為，被控侵權 物所使用的輪子與系爭專利的支撐平板之間並非無實質差異：前者是藉由滾 動於混凝土之上來支撐混凝土表面，後者是藉由滑行（skid）方式達成此功 104 145 F.3d 1303 (Fed. Cir. 1998). 105 Id. at 1306. 106 Id. at 1307. 107 Id. at 1308-09.
能；前者是柔軟的、可壓縮的、圓形的，後者是硬的、以平面為主的；當鋸 子（刀片）經過混凝土時，被控侵權物使用的輪子是滾動而非滑行的，因此 對混凝土造成的衝擊是不一樣的109。基於上述的理由，美國聯邦巡迴上訴 法院認為兩者是有實質差異且無合理的陪審團會認為兩者是均等的110。雖 然原告進一步主張，被控侵權物所使用的輪子與系爭專利的支撐平板結構是 可互換的（interchangeable），亦即被控侵權物的鋸子可與支撐平板搭配使 用，而專利發明的鋸子亦可與輪子搭配使用，但美國聯邦巡迴上訴法院特別 強調，從定義上而言，具有相同功能的兩個結構可以互相替代111。所謂的 已知可互換性（known interchangeability）之問題不在於兩結構是否能提供 相同的功能，而在於是否已知一結構為另一結構的均等物；此外，已知可互 換性雖然是決定均等與否之重要因素，但非決定性因素（dispositive）112。 雖然系爭專利說明書在陳述支撐和穩定鋸子時，有討論使用輪子，但是這些 討論並未建議這些輪子可以實施申請專利範圍所引述的功能；說明書雖 然亦有討論支撐平板固有的缺點，但說明書中並未暗示支撐平板可被輪子 取代113。基於上述原因，被控侵權物使用的輪子與系爭專利所揭露的支撐 平板是不均等的，因此被控侵權物並未落入系爭專利的字義範圍。
美國聯邦巡迴上訴法院在 Chiuminatta Concrete Concepts Inc. v. Cardinal
Industries Inc.案中申明已知可互換性並不是用來判斷被控侵權元件與系爭手
段功能特徵是否均等的決定性因素，其實是呼應美國最高法院於 1950 年
Graver Tank & Mfg. Co v. Linde Air Prods. Co.一案中強調，判斷均等與否應
考 慮 系 爭 專 利 元 件 使 用 之 目 的 、 與 其 他 專 利 元 件 結 合 時 具 有 的 特 性 109 Id. 110 Id. 111 Id. 112 Id. at 1309-10. 113 Id. at 1310.
（qualities），及其所欲實施之功能114。雖然美國最高法院在 Graver Tank 案中所討論之議題是關於「均等論」，但專利法第 112 條第 6 項的均等物判 斷應可採用相同的準則。
4.3
對專利發明重要性較小之手段功能技術特徵可能享有
較大的均等物範圍
透過均等論主張被控侵權元件與系爭技術特徵實質相同的限制條件 為，系爭申請專利的保護範圍不能涵蓋習知技術115、不能違反全要件，以 及未有禁反言原則之適用116。因此，在未違反前述限制條件情形下，如被 控侵權元件與系爭技術特徵無實質差異，依據美國案例，兩者即構成均等論 下的均等，無須考慮系爭技術特徵對於專利發明之重要性117。雖然如此， 被控侵權物如係對系爭申請專利範圍較為不重要之技術特徵進行迴避設計之 結果，最後會被認定構成均等侵害之可能性通常較高，主要理由是以其他元 件取代不重要技術特徵，對於熟習該項技藝人士是可以輕易完成的，且取代 後通常亦不會影響其與申請專利範圍其他技術特徵之間的關係。換言之，不 重要技術特徵可以主張均等論之空間較重要技術特徵大。 手段功能技術特徵對於專利發明如係較為不重要或非新穎的部分，依 照美國聯邦巡迴上訴法院於 IMS Technology Inc. v. Haas Automation Inc.118案
114
Graver Tank & Mfg. Co v. Linde Air Prods. Co., 339 U.S. 605, 609 (1950).
115
See Marquip, Inc. v. Fosber Am., Inc., 198 F.3d 1363, 1367 (Fed. Cir. 1999).
116
See Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 234 F.3d 558, 586 (Fed. Cir. 2000) (en banc). See also Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. United States Surgical Corp., 149 F.3d 1309, 1316 (Fed. Cir. 1998). 另見 Spaeth, supra note 70, at 489-96.
117
但依據日本最高法院在 1998 年 2 月 24 日在 Tsubakimoto Seiko Co. Ltd. v. THK K.K.
(Case No. 1994 (o) 1083)之判決，被控侵權元件與系爭技術特徵均等的條件之一是，
系爭技術特徵對該專利發明不是重要的（non-essential）。判決內容之英文翻譯版本 可參看<http://www.okuyama.com/doe.htm> (last visited Mar. 2, 2005) (on file with TLR).
的判決，其依據美國專利法第 112 條第 6 項可主張之均等物範圍可較廣。在 該案中，系爭專利是數值控制工具機之控制裝置與方法，系爭申請專利範圍 技術特徵之一為「用來從外界媒體轉移（transferring）控制程式和控制參數 至可變更記憶體，並將該可變更記憶體的控制參數內容記錄（recording）於 外界媒體的介面手段（interface means）」，係以手段功能用語形式撰寫 的。美國聯邦巡迴上訴法院根據該系爭手段功能技術特徵主張之功能的描 述，認為說明書記載的對應結構包含周邊介面配接器與磁帶傳輸之組合及其 均等物119。因為被告對於被控侵權物含有周邊介面配接器均等的介面裝置 之假設不爭執，因此僅須判斷被告採用的磁片驅動是否均等於系爭專利所揭 露之磁帶傳輸120。
美國聯邦巡迴上訴法院在本案中引述了其在 Texas Instruments, Inc. v.
U.S. Intern. Trade Commission案中的見解，認為可允許之均等範圍決定於發
明的程度（extent）和性質（nature）121。因此，判斷專利法第 112 條第 6
項的均等也應考量系爭發明的特性（context of the invention）122。美國聯邦
巡迴上訴法院特別強調，若說明書所揭露的對應於系爭手段功能技術特徵之 物理結構對系爭發明不是重要的，其享有的均等範圍可能較若該物理結構之 物理特性對系爭發明是關鍵的寬廣123。美國聯邦巡迴上訴法院指出，關於
119
IMS Technology Inc. v. Haas Automation Inc., 206 F.3d 1422, 1431 (Fed. Cir. 2000).
120
Id. at 1435.
121
Texas Instruments, Inc. v. ITC, 805 F.2d 1558, 1563 (Fed. Cir. 1986).
122
IMS Technology Inc. v. Haas Automation Inc., 206 F.3d 1422, 1435 (Fed. Cir. 2000). 美
國聯邦巡迴上訴法院在 Texas Instruments, Inc. v. U.S. Intern. Trade Commission 案中 的見解之原文為 “It has long been recognized that the range of permissible equivalents
depends upon the extent and nature of the invention, and may be more generously interpreted for a basic invention than for a less dramatic technological advance.”, see 805 F.2d 1558 (Fed. Cir. 1986)。換言之，Texas Instruments, Inc.案本意係指基礎發明享有
的均等範圍解釋空間較改進發明的大。
123
「介面手段」的功能僅是提供儲存程式的一種方法，因此介面手段的物理特 性，例如被記錄資料的特定格式和存取資料的機構，對於系爭專利發明是不 重要的124。美國聯邦巡迴上訴法院認為，原告提出磁片驅動和磁帶傳輸之 間具有結構相似性的證據，且雖然磁片驅動和磁帶傳輸兩者存有物理上的差 異，但在考量介面手段於系爭專利發明所扮演之角色上，此差異是否為實質 的，具有事實上之爭議；此外，原告有提供熟悉該項技藝人士認為磁片驅動 和磁帶傳輸具有互換性之證據，法院認為此證據在判斷專利法第 112 條第 6 項之均等時應該被考慮125。因此美國聯邦巡迴上訴法院廢棄地方法院關於 被告不侵害原告系爭專利的簡易判決（summary judgment），並將本案發回 地方法院，要求地方法院必須依照美國聯邦巡迴上訴法院的判決進行審理。 有評論者認為，美國專利法第 112 條第 6 項立法之目的在於推翻 1946 年美國最高法院於 Halliburton 案之判決，而該案系爭手段功能技術特徵是 專利發明的新穎部分。因此，美國專利法第 112 條第 6 項應僅適用於申請專 利範圍相對於習知技術屬於新穎的且以手段功能用語撰寫的技術特徵；對於 非新穎之技術特徵，應該不適用或應對其限制較小。對於非新穎之手段功能 技術特徵，則應考慮該技術特徵對發明整體之重要性，以決定均等物範圍： 愈重要的技術特徵，所能主張之均等物的範圍應較狹窄；對於較不重要的技 術特徵，所能主張之均等物的範圍應較寬廣126。 本文認為，在缺乏清楚且明確的立法歷史顯示手段功能用語適用之條 款（例如美國專利法第 112 條第 6 項和我國專利施行細則第 18 條第 8 項） 124 Id. at 1437. 125 Id. 126
David W. Brownlee, The Scope of Equivalents under 35 U.S.C. § 112 ¶ 6 should Vary
Depending on Importance of the Means-Plus-Function Recitation to the Invention as a Whole, 81 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC’Y 451, 460 (June, 1999)。Brownlee 更主
張，如手段功能技術特徵並非申請專利範圍新穎的部分且對發明整體的重要性甚小 時，依美國專利法第 112 條第 6 項解釋，其揭露於說明書所揭露之均等物不限於專
僅適用於非新穎之技術特徵下，不能據此認定該條款僅適用於新穎之技術特 徵。此外，本文亦認為美國聯邦巡迴上訴法院於 IMS Technology Inc. v. Haas
Automation Inc.案判決中指出「說明書對應於系爭手段功能技術特徵所揭露
的物理結構對系爭發明是不重要的，其享有的均等結構範圍可能較若該物理 結構之物理特性對系爭發明是關鍵的寬廣」應不能被解釋為舊元件組合之發 明可享有的專利保護範圍大於基礎發明（basic invention; pioneering patent） 或新元件組合之發明的專利保護範圍，其理由為：依美國專利法第 112 條 第 6 項解釋之手段功能技術特徵的均等物，是決定申請專利範圍的字義範 圍，而字義範圍決定於專利核准時，因此手段功能技術特徵的均等物決定於 專利核准時已揭露或已知之技術。新穎的技術特徵是為解決習知技術特定問 題所產生的具有創新性之技術，故其對專利發明整體是重要的，且於說明書 所揭露之對應結構（使用的方法“way”）與習知技術必然有顯著差異和具有 一定獨特性，因此新穎的手段功能技術特徵所能主張之均等物，範圍較為狹 隘。然而，如被控侵權元件相對於該新穎的手段功能技術特徵係屬於後續的 改良技術，仍然有可能構成均等論下之均等侵害127。同樣的，如系爭手段 功能技術特徵對專利發明是關鍵的（critical），該技術特徵通常是克服習知 技術之缺點、用來區別習知技術或克服可專利性之技術，因此其於說明書所 揭露之對應結構（使用的方法“way”）和達成之效果較為特定，並具有一定 的條件或特徵，在此情形下，其依美國專利法第 112 條第 6 項可主張的均等 物範圍也可能會較窄。
5.
手段功能用語之均等論適用
前述已說明，手段功能技術特徵的字義範圍，是說明書中所揭露對應 於申請專利範圍引述之功能的結構、材料或動作及其均等物。因此，被控侵 權元件所產生之功能若與系爭專利技術特徵不同一，或該被控侵權元件與系 127爭專利說明書所揭露之對應的結構、材料或動作不相同也不均等，即不構成 字義侵害；惟在此情形下，仍應進一步判斷是否有均等論適用之餘地，而構 成均等侵害128。美國聯邦巡迴上訴法院在 Chiuminatta Concrete Concepts Inc.
v. Cardinal Industries Inc.案中表示，美國專利法第 112 條第 6 項的均等分析
與均等論的均等測試方法是非常相關的，即判斷被控侵權元件與系爭專利技 術特徵是否有非實質差異129。因此，當系爭技術特徵以手段功能用語撰寫 而被控侵權物缺乏專利說明書所對應揭露之結構的均等物而不構成字義侵害 時，可能亦會排除均等論之適用130。然而均等論有其存在的必要性，因為 隨著技術進步，許多不同的變化體（variant）在系爭專利核准後會產生，而 該變化體與申請專利範圍之間僅存在非實質差異而應被認定是侵害系爭專 利，但專利撰寫人無法預測未來，所以不可能把專利核准後的技術寫入系爭 專利。因此，即使被控侵權元件與系爭專利所揭露之結構不均等因而不是專 利法第 112 條第 6 項所稱之均等物，亦不能因此就將該元件排除於均等論下 之均等物131。
在 Chiuminatta Concrete Concepts Inc. v. Cardinal Industries Inc.案中，被 控侵權元件是專利申請前的技術，其不構成專利法第 112 條第 6 項的均等， 排除了均等論下仍然產生均等之相反認定，因為被控侵權元件的結構與專利 揭露的結構有實質上的差異，且在專利申請前已知該技術是可主張均等的， 法院認為專利權人應將該技術揭露於專利中132。因此，當被控侵權元件所 產生之功能與系爭手段功能技術特徵同一，若其與說明書揭露之對應的結 128
See Kemco Sales, Inc. v. Control Papers Co., Inc., 208 F.3d 1352, 1364 (Fed. Cir. 2000).
129
Chiuminatta Concrete Concepts Inc. v. Cardinal Industries Inc., 145 F.3d 1303, 1310 (Fed. Cir. 1998).
130
Id. at 1310. See also Mas-Hamilton Group v. LaGard, Inc., 156 F.3d 1206 (Fed. Cir. 1998 ).
131
構、材料或動作不相同也不均等，則不構成字義侵害，如該被控侵權元件是 系爭專利申請前已存在的，則亦不能再利用均等論主張均等侵害；相反的， 如被控侵權物係採用專利核准後之替代技術，以字義迴避系爭專利，系爭專 利仍可透過均等論之主張，檢驗該替代技術是否與系爭手段功能技術特徵均 等。此種區分方式彌補了手段功能技術特徵之均等物的範圍限於專利核准前 而均等論之侵害判斷的時間點是採侵權時兩者之間的差異133。 另一方面，當被控侵權元件所產生之功能與系爭手段功能技術特徵不 同一，雖然不構成字義侵害，仍然應依均等論，判斷被控侵權元件與系爭手 段功能技術特徵是否有非實質差異134。此情形可以 WMS Gaming, Inc. v.
International Game Technology135案說明之。美國聯邦巡迴上訴法院在該案中
從申請專利範圍的清楚字面意義（plain meaning）認為，被控侵權機器實施 之功能與系爭專利不同一，即使依據法院卷宗記錄，包含被控侵權機器的專 利和系爭專利權人之專家證人的證言，顯示被控侵權機器具有與系爭專利均 等的結構，但仍不構成字義侵害136。 然而，美國聯邦巡迴上訴法院進一步說明，即使申請專利範圍不能在 字面上解讀於被控侵權機器，但如系爭專利與被控侵權裝置之間的差異是非 實質的，仍可構成均等侵害137，並表示本案與 Chiuminatta Concrete Concepts,
Inc. v. Cardinal Industries, Inc.不同之處在於，被控侵權機器不構成字義侵害
系爭專利，並非是基於被控侵權機器缺少揭露於系爭專利說明書用以實施系
133
See Spaeth, supra note 70, at 523.
134
Kandara 有進一步分析均等論可適用於手段功能技術特徵侵害判斷之必要性。參見 John N. Kandara, Application of the Doctrine of Equivalents to Means Plus Function
Claims: WMS Gaming Inc. V. International Game Technology, 50 DUKE L.J. 887, 913-16 (2000)。 135 184 F.3d 1339 (Fed. Cir. 1999). 136 Id. at 1352. 137 Id.
爭申請專利範圍引述功能之結構的均等物138；相反的，美國聯邦巡迴上訴 法院維持地方法院的認定，認為被控侵權機器具有揭露於系爭專利說明書之 結構的均等物，但是因為並非實施同一功能，因此不構成字義侵害139。美 國聯邦巡迴上訴法院認為，被控侵權機器執行的額外步驟，並不會因此改變 該機器的本質，因此與系爭專利之間並無實質差異，仍構成均等侵害140。 綜合上述說明，手段功能技術特徵是否能適用均等論以及在何種情形 下可適用均等論，可以依圖 2 流程圖說明之。 被控侵權元件與系爭手段功能 技術特徵是否有同一功能 被控侵權元件與說明書 揭露之對應的結構、材料 或動作是否相同或均等 字義侵害 是 否 是 被控侵權元件是否為 專利核准前之技術 不構成專利侵害 被控侵權元件與系爭 手段功能技術特徵是 否有實質差異（三部測 試法是否成立） 均等侵害 否 否 是 是 否 圖 2 手段功能技術特徵適用均等論之判斷流程 138 Id. at 1353. 139 Id.
6.
均等論與手段功能用語之均等物的比較
美國專利法第 112 條第 6 項關於均等物之規定和均等論都是在防止侵權 人對系爭專利進行些微差異的修改或僅是細微的改進而逃脫專利權人的排他 權⎯⎯前者是藉由引進揭露結構之均等物為系爭技術特徵的字義範圍，後者
是判定字義範圍外的均等物仍構成侵害141。美國聯邦巡迴上訴法院在
Chiuminatta Concrete Concepts Inc. v. Cardinal Industries Inc.案中表示，雖然
專利法第 112 條第 6 項的均等分析與均等論並非處於共同延伸的基礎上 （coextensive），且兩者的緣起與目的是不同的，但兩者的均等測試方法是 非常相關的，即判斷被控侵權物所使用的替代元件與系爭專利技術特徵之間 是否有非實質差異142；惟依美國專利法第 112 條第 6 項之規定，被控侵權 元件所實施之功能必須與系爭申請專利範圍元件同一，但均等論成立下之 侵害，僅須被控侵權元件實施之功能與系爭申請專利範圍元件實質相同即 可143。除此之外，均等論下之均等物與手段功能用語之均等物，仍存有相 當多的差異，並可歸納如表 1。
6.1
均等物判斷之時間點不同
美國聯邦巡迴上訴法院在 Al-Site Corp. v. VSI Int’l, Inc.案中表示，美國 專利法第 112 條第 6 項與均等論的主要差異之處在於非實質差異的判斷時間 點：因為申請專利範圍的字義解釋決定在專利核准時，因此專利法第 112 條 第 6 項的均等物必須在申請專利範圍核准前可以獲得，不包含專利核准後所 發展之技術144；至於均等論成立下的均等物，則可包含專利核准後至侵害 141
Chiuminatta Concrete Concepts Inc. v. Cardinal Industries Inc., 145 F.3d 1303, 1310 (Fed. Cir. 1998).
142
Id.
143
Al-Site Corp. v. VSI Int’l, Inc., 174 F.3d 1308, 1320-21 (Fed. Cir. 1999).
144
發生前所發展之技術145。因此，專利核准後所發展之技術不會發生美國專 利法第 112 條第 6 項所稱之均等物的字義侵害，但可以構成均等論下之侵 害，因為美國聯邦巡迴上訴法院認為，依美國專利制度政策，專利撰寫人無 法預測和考慮到專利核准後所發展用來替代申請專利範圍之技術特徵的元 件146，故必須透過均等論對專利權人提供完整之保護。
6.2
手段功能技術特徵均等比對方式，僅需比對揭露之對
應結構整體，不須比對其細部零件的差異
依據美國最高法院在 Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical
Co.案的判決，申請專利範圍內的每一元件對於決定專利範圍都是重要 的147。換言之，被控侵權物必須包含系爭申請專利範圍的每一限制特徵。 因此在適用均等論擴大保護範圍時，不能因此消除技術特徵的某一限制條 件148；不論是字義侵害或均等侵害，以手段功能用語形式撰寫申請專利範 圍之限制條件如同以其他形式撰寫申請專利範圍的限制條件，並須與被控技 術特徵符合（met）149。然而，依美國聯邦巡迴上訴法院之判決，手段功能 技術特徵和以一般結構用語方式撰寫的技術特徵，兩者在限制條件的認定上 是不同的。在 Odetics, Inc. v. Storage Technology Corp.150案中，美國聯邦巡
迴上訴法院的大多數意見表示，專利法第 112 條第 6 項的均等物分析雖然與 均等論分析相似，但不表示其於 Pennwalt 案151和美國最高法院於 點是在申請日。見洪瑞章，前揭文，頁 77。 145 Id. 146
Id. at 1321 n2 (Fed. Cir. 1999).
147
Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17, 29 (1997).
148 Id. 149 185 F.3d 1259, 1268 (Fed. Cir. 1999). 150 185 F.3d 1259 (Fed. Cir. 1999). 151
