4. 說明書揭露結構之均等物的判斷
4.3 對專利發明重要性較小之手段功能技術特徵可能享有 較大的均等物範圍
透過均等論主張被控侵權元件與系爭技術特徵實質相同的限制條件 為，系爭申請專利的保護範圍不能涵蓋習知技術115、不能違反全要件，以 及未有禁反言原則之適用116。因此，在未違反前述限制條件情形下，如被 控侵權元件與系爭技術特徵無實質差異，依據美國案例，兩者即構成均等論 下的均等，無須考慮系爭技術特徵對於專利發明之重要性117。雖然如此，
被控侵權物如係對系爭申請專利範圍較為不重要之技術特徵進行迴避設計之 結果，最後會被認定構成均等侵害之可能性通常較高，主要理由是以其他元 件取代不重要技術特徵，對於熟習該項技藝人士是可以輕易完成的，且取代 後通常亦不會影響其與申請專利範圍其他技術特徵之間的關係。換言之，不 重要技術特徵可以主張均等論之空間較重要技術特徵大。
手段功能技術特徵對於專利發明如係較為不重要或非新穎的部分，依 照美國聯邦巡迴上訴法院於 IMS Technology Inc. v. Haas Automation Inc.118案
114 Graver Tank & Mfg. Co v. Linde Air Prods. Co., 339 U.S. 605, 609 (1950).
115 See Marquip, Inc. v. Fosber Am., Inc., 198 F.3d 1363, 1367 (Fed. Cir. 1999).
116 See Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 234 F.3d 558, 586 (Fed. Cir.
2000) (en banc). See also Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. United States Surgical Corp., 149 F.3d 1309, 1316 (Fed. Cir. 1998). 另見 Spaeth, supra note 70, at 489-96.
117但依據日本最高法院在 1998 年 2 月 24 日在 Tsubakimoto Seiko Co. Ltd. v. THK K.K.
(Case No. 1994 (o) 1083)之判決，被控侵權元件與系爭技術特徵均等的條件之一是，
系爭技術特徵對該專利發明不是重要的（non-essential）。判決內容之英文翻譯版本 可參看<http://www.okuyama.com/doe.htm> (last visited Mar. 2, 2005) (on file with TLR).
的判決，其依據美國專利法第 112 條第 6 項可主張之均等物範圍可較廣。在 該案中，系爭專利是數值控制工具機之控制裝置與方法，系爭申請專利範圍 技術特徵之一為「用來從外界媒體轉移（transferring）控制程式和控制參數 至可變更記憶體，並將該可變更記憶體的控制參數內容記錄（recording）於 外界媒體的介面手段（interface means）」，係以手段功能用語形式撰寫 的。美國聯邦巡迴上訴法院根據該系爭手段功能技術特徵主張之功能的描 述，認為說明書記載的對應結構包含周邊介面配接器與磁帶傳輸之組合及其 均等物119。因為被告對於被控侵權物含有周邊介面配接器均等的介面裝置 之假設不爭執，因此僅須判斷被告採用的磁片驅動是否均等於系爭專利所揭 露之磁帶傳輸120。
美國聯邦巡迴上訴法院在本案中引述了其在 Texas Instruments, Inc. v.
U.S. Intern. Trade Commission
案中的見解，認為可允許之均等範圍決定於發明的程度（extent）和性質（nature）121。因此，判斷專利法第 112 條第 6 項的均等也應考量系爭發明的特性（context of the invention）122。美國聯邦 巡迴上訴法院特別強調，若說明書所揭露的對應於系爭手段功能技術特徵之 物理結構對系爭發明不是重要的，其享有的均等範圍可能較若該物理結構之 物理特性對系爭發明是關鍵的寬廣123。美國聯邦巡迴上訴法院指出，關於
119 IMS Technology Inc. v. Haas Automation Inc., 206 F.3d 1422, 1431 (Fed. Cir. 2000).
120 Id. at 1435.
121 Texas Instruments, Inc. v. ITC, 805 F.2d 1558, 1563 (Fed. Cir. 1986).
122 IMS Technology Inc. v. Haas Automation Inc., 206 F.3d 1422, 1435 (Fed. Cir. 2000). 美 國聯邦巡迴上訴法院在 Texas Instruments, Inc. v. U.S. Intern. Trade Commission 案中 的見解之原文為 “It has long been recognized that the range of permissible equivalents depends upon the extent and nature of the invention, and may be more generously interpreted for a basic invention than for a less dramatic technological advance.”, see 805 F.2d 1558 (Fed. Cir. 1986)。換言之，Texas Instruments, Inc.案本意係指基礎發明享有 的均等範圍解釋空間較改進發明的大。
123 Id.
「介面手段」的功能僅是提供儲存程式的一種方法，因此介面手段的物理特 性，例如被記錄資料的特定格式和存取資料的機構，對於系爭專利發明是不 重要的124。美國聯邦巡迴上訴法院認為，原告提出磁片驅動和磁帶傳輸之 間具有結構相似性的證據，且雖然磁片驅動和磁帶傳輸兩者存有物理上的差 異，但在考量介面手段於系爭專利發明所扮演之角色上，此差異是否為實質 的，具有事實上之爭議；此外，原告有提供熟悉該項技藝人士認為磁片驅動 和磁帶傳輸具有互換性之證據，法院認為此證據在判斷專利法第 112 條第 6 項之均等時應該被考慮125。因此美國聯邦巡迴上訴法院廢棄地方法院關於 被告不侵害原告系爭專利的簡易判決（summary judgment），並將本案發回 地方法院，要求地方法院必須依照美國聯邦巡迴上訴法院的判決進行審理。
有評論者認為，美國專利法第 112 條第 6 項立法之目的在於推翻 1946 年美國最高法院於 Halliburton 案之判決，而該案系爭手段功能技術特徵是 專利發明的新穎部分。因此，美國專利法第 112 條第 6 項應僅適用於申請專 利範圍相對於習知技術屬於新穎的且以手段功能用語撰寫的技術特徵；對於 非新穎之技術特徵，應該不適用或應對其限制較小。對於非新穎之手段功能 技術特徵，則應考慮該技術特徵對發明整體之重要性，以決定均等物範圍：
愈重要的技術特徵，所能主張之均等物的範圍應較狹窄；對於較不重要的技 術特徵，所能主張之均等物的範圍應較寬廣126。
本文認為，在缺乏清楚且明確的立法歷史顯示手段功能用語適用之條 款（例如美國專利法第 112 條第 6 項和我國專利施行細則第 18 條第 8 項）
124 Id. at 1437.
125 Id.
126 David W. Brownlee, The Scope of Equivalents under 35 U.S.C. § 112 ¶ 6 should Vary
Depending on Importance of the Means-Plus-Function Recitation to the Invention as a Whole, 81 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC’Y 451, 460 (June, 1999)。Brownlee 更主 張，如手段功能技術特徵並非申請專利範圍新穎的部分且對發明整體的重要性甚小 時，依美國專利法第 112 條第 6 項解釋，其揭露於說明書所揭露之均等物不限於專
僅適用於非新穎之技術特徵下，不能據此認定該條款僅適用於新穎之技術特 徵。此外，本文亦認為美國聯邦巡迴上訴法院於 IMS Technology Inc. v. Haas
Automation Inc.
案判決中指出「說明書對應於系爭手段功能技術特徵所揭露的物理結構對系爭發明是不重要的，其享有的均等結構範圍可能較若該物理 結構之物理特性對系爭發明是關鍵的寬廣」應不能被解釋為舊元件組合之發 明可享有的專利保護範圍大於基礎發明（basic invention; pioneering patent）
或新元件組合之發明的專利保護範圍，其理由為：依美國專利法第 112 條 第 6 項解釋之手段功能技術特徵的均等物，是決定申請專利範圍的字義範 圍，而字義範圍決定於專利核准時，因此手段功能技術特徵的均等物決定於 專利核准時已揭露或已知之技術。新穎的技術特徵是為解決習知技術特定問 題所產生的具有創新性之技術，故其對專利發明整體是重要的，且於說明書 所揭露之對應結構（使用的方法“way”）與習知技術必然有顯著差異和具有 一定獨特性，因此新穎的手段功能技術特徵所能主張之均等物，範圍較為狹 隘。然而，如被控侵權元件相對於該新穎的手段功能技術特徵係屬於後續的 改良技術，仍然有可能構成均等論下之均等侵害127。同樣的，如系爭手段 功能技術特徵對專利發明是關鍵的（critical），該技術特徵通常是克服習知 技術之缺點、用來區別習知技術或克服可專利性之技術，因此其於說明書所 揭露之對應結構（使用的方法“way”）和達成之效果較為特定，並具有一定 的條件或特徵，在此情形下，其依美國專利法第 112 條第 6 項可主張的均等 物範圍也可能會較窄。