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手段功能用語之均等論適用

前述已說明,手段功能技術特徵的字義範圍,是說明書中所揭露對應 於申請專利範圍引述之功能的結構、材料或動作及其均等物。因此,被控侵 權元件所產生之功能若與系爭專利技術特徵不同一,或該被控侵權元件與系

127 Al-Site Corp. v. VSI Int’l, Inc., 174 F.3d 1308, 1321 n2 (Fed.Cir.1999).

爭專利說明書所揭露之對應的結構、材料或動作不相同也不均等,即不構成 字義侵害;惟在此情形下,仍應進一步判斷是否有均等論適用之餘地,而構 成均等侵害128。美國聯邦巡迴上訴法院在 Chiuminatta Concrete Concepts Inc.

v. Cardinal Industries Inc.

案中表示,美國專利法第 112 條第 6 項的均等分析

與均等論的均等測試方法是非常相關的,即判斷被控侵權元件與系爭專利技 術特徵是否有非實質差異129。因此,當系爭技術特徵以手段功能用語撰寫 而被控侵權物缺乏專利說明書所對應揭露之結構的均等物而不構成字義侵害 時,可能亦會排除均等論之適用130。然而均等論有其存在的必要性,因為 隨著技術進步,許多不同的變化體(variant)在系爭專利核准後會產生,而 該變化體與申請專利範圍之間僅存在非實質差異而應被認定是侵害系爭專 利,但專利撰寫人無法預測未來,所以不可能把專利核准後的技術寫入系爭 專利。因此,即使被控侵權元件與系爭專利所揭露之結構不均等因而不是專 利法第 112 條第 6 項所稱之均等物,亦不能因此就將該元件排除於均等論下 之均等物131

在 Chiuminatta Concrete Concepts Inc. v. Cardinal Industries Inc.案中,被 控侵權元件是專利申請前的技術,其不構成專利法第 112 條第 6 項的均等,

排除了均等論下仍然產生均等之相反認定,因為被控侵權元件的結構與專利 揭露的結構有實質上的差異,且在專利申請前已知該技術是可主張均等的,

法院認為專利權人應將該技術揭露於專利中132。因此,當被控侵權元件所 產生之功能與系爭手段功能技術特徵同一,若其與說明書揭露之對應的結

128 See Kemco Sales, Inc. v. Control Papers Co., Inc., 208 F.3d 1352, 1364 (Fed. Cir. 2000).

129 Chiuminatta Concrete Concepts Inc. v. Cardinal Industries Inc., 145 F.3d 1303, 1310 (Fed.

Cir. 1998).

130 Id. at 1310. See also Mas-Hamilton Group v. LaGard, Inc., 156 F.3d 1206 (Fed. Cir.

1998 ).

131 Id.

構、材料或動作不相同也不均等,則不構成字義侵害,如該被控侵權元件是 系爭專利申請前已存在的,則亦不能再利用均等論主張均等侵害;相反的,

如被控侵權物係採用專利核准後之替代技術,以字義迴避系爭專利,系爭專 利仍可透過均等論之主張,檢驗該替代技術是否與系爭手段功能技術特徵均 等。此種區分方式彌補了手段功能技術特徵之均等物的範圍限於專利核准前 而均等論之侵害判斷的時間點是採侵權時兩者之間的差異133

另一方面,當被控侵權元件所產生之功能與系爭手段功能技術特徵不 同一,雖然不構成字義侵害,仍然應依均等論,判斷被控侵權元件與系爭手 段功能技術特徵是否有非實質差異134。此情形可以 WMS Gaming, Inc. v.

International Game Technology

135案說明之。美國聯邦巡迴上訴法院在該案中

從申請專利範圍的清楚字面意義(plain meaning)認為,被控侵權機器實施 之功能與系爭專利不同一,即使依據法院卷宗記錄,包含被控侵權機器的專 利和系爭專利權人之專家證人的證言,顯示被控侵權機器具有與系爭專利均 等的結構,但仍不構成字義侵害136

然而,美國聯邦巡迴上訴法院進一步說明,即使申請專利範圍不能在 字面上解讀於被控侵權機器,但如系爭專利與被控侵權裝置之間的差異是非 實質的,仍可構成均等侵害137,並表示本案與 Chiuminatta Concrete Concepts,

Inc. v. Cardinal Industries, Inc.不同之處在於,被控侵權機器不構成字義侵害

系爭專利,並非是基於被控侵權機器缺少揭露於系爭專利說明書用以實施系

133 See Spaeth, supra note 70, at 523.

134 Kandara 有進一步分析均等論可適用於手段功能技術特徵侵害判斷之必要性。參見

John N. Kandara, Application of the Doctrine of Equivalents to Means Plus Function Claims: WMS Gaming Inc. V. International Game Technology, 50 DUKE L.J. 887, 913-16 (2000)

135 184 F.3d 1339 (Fed. Cir. 1999).

136 Id. at 1352.

137 Id.

爭申請專利範圍引述功能之結構的均等物138;相反的,美國聯邦巡迴上訴 法院維持地方法院的認定,認為被控侵權機器具有揭露於系爭專利說明書之 結構的均等物,但是因為並非實施同一功能,因此不構成字義侵害139。美 國聯邦巡迴上訴法院認為,被控侵權機器執行的額外步驟,並不會因此改變 該機器的本質,因此與系爭專利之間並無實質差異,仍構成均等侵害140

綜合上述說明,手段功能技術特徵是否能適用均等論以及在何種情形 下可適用均等論,可以依圖 2 流程圖說明之。

被控侵權元件與系爭手段功能 技術特徵是否有同一功能

被控侵權元件與說明書 揭露之對應的結構、材料 或動作是否相同或均等

字義侵害

被控侵權元件是否為 專利核准前之技術

不構成專利侵害

被控侵權元件與系爭 手段功能技術特徵是 否有實質差異(三部測 試法是否成立)

均等侵害

圖 2 手段功能技術特徵適用均等論之判斷流程

138 Id. at 1353.

139 Id.