習知技術對均等主張之影響⎯⎯專利範圍整體上不能 涵蓋習知技術

美國法院認為，均等論之適用不僅須受到全要件和禁反言原則之限 制¹⁵⁷，同時也受到習知技術之限制¹⁵⁸。換言之，專利權人主張均等論以擴 大專利保護範圍時，不能涵蓋習知技術¹⁵⁹。因此，在判斷是否構成均等侵 害，被控侵權人可以提出證據，主張被控侵權物為習知技術或對習知技術而

152 Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (1997).

153 185 F.3d 1259, 1267-68 (Fed. Cir. 1999).

154 Id. at 1268.

155 Id.

156 Id.

157 See Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 234 F.3d 558, 586 (Fed. Cir.

2000) (en banc). See also Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. United States Surgical Corp., 149 F.3d 1309, 1316 (Fed. Cir. 1998).

158 See Marquip, Inc. v. Fosber Am., Inc., 198 F.3d 1363, 1367 (Fed. Cir. 1999).

159 Alan L. Durham, PATENT LAW ESSENTIALS, at 139 (1999).

言是顯而易見的¹⁶⁰，而不構成均等侵害。必須強調的是，習知技術對均等 論的限制是對於申請專利範圍整體觀之。亦即，除非被控侵權產品之所有元 件可在一相關參考文獻發現或顯而易見的（obvious）由數篇參考文獻組合 而成，否則仍無法免於均等侵害¹⁶¹。因此，被控侵權人不能僅指稱被控侵 權物的某一個別技術特徵是習知技術，而逃避侵權責任¹⁶²。換言之，被控 侵權元件即使是習知技術，仍有可能構成均等侵害。

同樣的，當系爭技術特徵以手段功能用語方式撰寫，即使被控侵權元 件是習知技術，甚至系爭專利說明書已揭露該習知技術存有缺點，被控侵權 物仍可能會構成侵害。在 Clearstream Wastewater Systems, Inc. v.

Hydro-Action Inc.

水處理廠。利用活氧細菌清理廢水的廢水處理廠，必須將空氣提供給細菌，

使細菌得以滋長。習知技術是採用剛性導管（rigid-conduits）將空氣注入廢 水中進行曝氣，由於導管是倚靠於曝氣室外壁，因此不易更換。系爭專利其 中一項新穎部分是在剛性導管中額外塞入撓性軟管（flexible hose），以便 容易更換整個空氣供應系統；另一項新穎部分在於處理廠出口處的過濾系 統。說明書同時揭露採用習知技術方式的剛性導管和剛性導管中額外塞入撓 性軟管，以達成引述之功能（注入空氣、曝氣）；被控侵權物是採用習知技 術的剛性導管。美國聯邦巡迴上訴法院認為本案爭議點在於，是否剛性導管 與軟管都應被解釋為系爭手段功能技術特徵的對應結構。美國聯邦巡迴上訴 法院在本案中強調，組合式申請專利範圍（combination claims）可以包含舊 元件的新組合，或新舊元件的組合。由於舊元件是組合式申請專利範圍的一 部分，因此申請專利範圍之限制條件可以解讀於（read on）習知技術上。法

160 Rick D. Nydegger & Jonathan W. Richards, Design–Around Techniques, at 571 in

Lundberg et al., ELECTRONIC and SOFTWARE PATENTS (2000).

161 Durham, supra note 159, at 140.

162 Id.

院表示，說明書雖然揭露剛性導管系統的缺點和撓性軟管的優點，但是說明 書中並未表示系爭發明僅能使用新的撓性軟管而不能使用習知的剛性導管；

說明書中並未表示剛性導管無法達成「注入空氣」和「曝氣」的功能，而事 實上說明書解釋了剛性導管系統是「注入空氣」和「曝氣」的典型方法。此 外，美國聯邦巡迴上訴法院不同意地方法院採用 Sofamor Danek v.

DePuy-Motech

Sofamor Danek

且申請專利範圍並非是新組合（non-novel combination），因此將手段功能 技術特徵解讀僅能包含說明書所揭露之新的對應結構是合適的。本案並非僅 有系爭手段功能技術特徵是申請專利範圍的新特徵，尚包含過濾系統，因此 將系爭手段功能技術特徵解讀為僅包含較佳實施例的新元件是錯誤的。再 者，依據專利代理人與審查委員之間的往來文件顯示，系爭申請專利範圍的 新穎特徵是新的過濾系統，故申請檔案紀錄可以支持系爭手段功能技術特徵 包含習知的剛性導管和撓性軟管。因此美國聯邦巡迴上訴法院廢棄原地方法 院頒布給被告之簡易判決並發回重審。

從 Clearstream Wastewater Systems, Inc. v. Hydro-Action Inc.可以知道，

在判斷美國專利法第 112 條第 6 項之均等物，並非不須考慮習知技術之限 制¹⁶⁵；如被控侵權元件與系爭申請專利範圍之其他元件的組合在整體上與 習知技術無異（indistinguishable），則該被控侵權元件並非系爭手段功能技 術特徵之均等物¹⁶⁶。然而 Clearstream Wastewater Systems 案也凸顯了一個問 題和爭議，即說明書對系爭手段功能技術特徵的習知技術究竟應作如何及何

164 74 F.3d 1216 (Fed. Cir. 1996).

165美國聯邦巡迴上訴法院在 Intel Corp. v. U.S. Intern. Trade Com’n 案的判決，容易被誤 認為在判斷美國專利法第 112 條第 6 項之均等物時，不須考慮習知技術之限制，即 使被控侵權元件與系爭申請專利範圍之其他元件的組合在整體上為習知技術。See Intel Corp. v. U.S. Intern. Trade Com’n, 946 F.2d 821, 842 (Fed. Cir. 1991).

166 See Durham, supra note 159, at 148.

種程度的描述，才會被法院認定排除於字義範圍外。該案判決似乎顯示，只 要習知技術可以實施系爭手段功能技術特徵所引述之功能，且說明書內容或 申請檔案紀錄無明顯排除習知技術無法用於系爭專利發明之描述，縱然習知 技術功效不及新的手段或結構，仍然屬於系爭手段功能技術特徵的字義範 圍。