技術特徵均等物之判斷

採用手段功能用語形式描述申請專利範圍技術特徵最常見的爭議在 於，該技術特徵對應於說明書所揭露之結構、材料或動作的均等物為何？是 否僅能考慮物理上或外觀上具有非實質差異的結構、材料或動作？本文同 意，不論是美國專利法第 112 條第 6 項或台灣專利法施行細則第 18 條第 8 項，並未規定均等物必須是結構上的均等物；法條內容僅說明申請專利範圍 應被解釋為「包含說明書中所記載與該功能相對應的結構、材料或動作及其 均等物」，具體的說是「包含說明書中所記載與該功能相對應的結構、材料

Claims: What Should be the Standard?, 20 ST. LOUIS U. PUB. L. REV. 433, 443 (2001).

Surber 區別重要元件與非重要元件之方式與台灣專利審查基準在某種程度上有異曲

同工之處。

或動作，以及這些對應的『結構、材料或動作』之均等物」。如果要求法條 規定的均等物僅能限於結構上或物理上的均等，則會造成專利撰寫人或專利 權人在專利說明書中描述僅在外觀上有差異的各種實施例，如此一來會造成 說明書內容過於冗長。

因此，只要系爭手段功能技術特徵在說明書上所揭露的對應結構、材 料或動作與被控侵權元件具有同一功能，且係以實質相同方法達成實質相同 結 果 ， 即 可 認 定 兩 者 係 為 均 等 ； 判 斷 該 法 條 規 定 之 均 等 物 （ statutory

equivalents）所需考慮的因素，則可參考判決上所創設之均等物的判斷標準

（judicial equivalent，即依據均等論判斷被控侵權元件與系爭技術特徵是否 均等），但前提必須是被控侵權元件與說明書揭露的結構、材料或動作具有 同一（identical）的功能。此外，本文同意 Chiuminatta Concrete Concepts

Inc. v. Cardinal Industries Inc.判決之見解，有關於被控侵權元件與系爭說明

書所揭露之結構之間是否具有已知的可互換性的證據，僅是考量均等與否的 重要因素²⁰¹，但並非決定性因素（dispositive）²⁰²，因為任何具有相同功能 的二元件，理論上都具有可互換性。

8. 結論

專利法規允許專利權人於申請專利範圍僅描述技術特徵之實施功能而 無須描述其具體結構、材料或動作，並不表示該技術特徵的字義範圍涵蓋能 實施引述功能的任何手段²⁰³，而是僅包含揭露於說明書用以實施該技術特 徵所引述之功能的結構、材料或動作，及其均等物。適用此規定前，必須先 判斷系爭技術特徵之描述是否符合專利法規定的手段（或步驟）功能用語形

201 IMS Technology, Inc. v. Haas Automation, Inc., 206 F.3d 1422, 1435 (Fed. Cir. 2000).

202 Chiuminatta Concrete Concepts Inc. v. Cardinal Industries Inc., 145 F.3d 1303, 1309-10

(Fed. Cir. 1998).

式。依據美國聯邦巡迴上訴法院之判決，技術特徵含有“means”或“step”，其 字義範圍之解釋推定適用美國專利法第 112 條第 6 項之規定，但如該技術特 徵未引述實施之功能或有進一步的對能實施該引述功能的手段或步驟之結 構、材料或動作有足夠的描述，則可推翻該推定；同理，技術特徵若未含有 典 型 的 “means” 或 “step” 等 用 詞 ， 而 是 使 用 例 如 “member” 、 “device” 、

“element”、“mechanism”等用詞，推定不適用美國專利法第 112 條第 6 項規

定，但如該技術特徵僅描述實施之功能而未描述足夠的結構、材料或動作，

仍可推翻該不適用之推定。簡言之，專利權人如欲主張技術特徵適用手段功 能用語之規定，必須該技術特徵有描述其實施之功能，並且不能含有實施該 功能的足夠結構、材料或動作；如說明書內未揭露能實施該技術特徵引述之 功能的對應結構、材料或動作，則含有該技術特徵之申請專利範圍不符合專 利法規所要求的明確性原則而會被認定為無效。此外，技術特徵所用之名稱 或在“means”之前所使用的修飾詞，如在相關技術領域具有特定類型之結 構，即使該名稱具有功能上的性質，仍不應被認定為手段功能技術特徵。台 灣法院雖未有相關判決解釋如何判斷手段功能技術特徵，專利審查基準也未 提供判斷準則，但本文認為未來處理類似之糾紛，應作相同之判斷。

判斷手段功能技術特徵在說明書中所揭露之結構、材料或動作的均等 物，依美國聯邦巡迴上訴法院之見解，並非以憑空的方式僵硬的比較物理結 構上之差異，因為專利法第 112 條第 6 項所要求的是兩結構要均等，該項並 非規定均等比較必須特別強調或僅能強調物理結構。因此，被控侵權元件相 對應於手段功能技術特徵於說明書所揭露之結構、材料或動作，如能以實質 相同方法，實施該技術特徵在申請專利範圍所述之同一功能，達成實質相同 的結果，該手段功能技術特徵的字義範圍即涵蓋被控侵權元件。

判斷手段功能技術特徵在法條規定上的均等物所需考慮之因素與均等 論下之均等物基本相同，但判斷時間點基礎不一樣：前者之均等物是字義範 圍，因此美國聯邦巡迴上訴法院認為判斷時間點應決定於專利核准時，除非 被控侵權元件是專利核准後所發展之新技術，否則若被控侵權元件可以實施

系爭手段功能技術特徵所引述之同一功能，且是專利核准前已有之技術，當 其被判定不屬於說明書所揭露之對應結構、材料或動作的均等物，則不適用 均等論再判斷是否構成均等侵害。因此，如專利權人欲保護其專利發明，應 在說明書中描述可以實施手段功能技術特徵之同一功能的所有已知的結構、

材料或動作²⁰⁴。當被控侵權元件所實施之功能並非與手段功能技術特徵於 申請專利範圍內所引述之功能同一，或被控侵權元件是系爭專利核准後所發 展出來的，雖然不構成字義侵害，仍可透過均等論以進一步判斷是否構成均 等侵害²⁰⁵。

台灣法院雖然尚未處理屬於手段功能技術特徵之爭議的專利侵害糾 紛，然而實務工作者和法院在進行一般專利侵害案件時，基本上仍遵從美國 法院所發展之判斷原則和流程，因此未來如處理相關爭議，基於相同的專利 法理，本文認為應可採用美國聯邦巡迴上訴法院多年來所發展出來的基本判 斷準則（圖 1），並考慮中文用語表述之特性，輔以本文之建議，應可減少 和降低不必要的爭議。

204 See John N. Kandara, Application of the Doctrine of Equivalents to Means Plus Function Claims: WMS Gaming inc. V. International Game Technology, 50 DUKE L.J. 887, 904 (2000), “The failure of the patent applicant to disclose such alternative structures, … leads to the conclusion that the patent holder did not consider them equivalent to the structure disclosed by the patent at the time of issuance and therefore should not be allowed to claim their equivalence in a later infringement proceeding.”

205此乃依據美國聯邦巡迴上訴法院之判決，但本文認為，手段功能用語規定之均等物 既然屬於字義範圍之認定，該均等物判斷時間點應是在申請日。因此本文主張，如 被控侵權元件是系爭專利申請後所發展出來的，雖然不構成字義侵害，仍可透過均

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