三、 KSR 案前之實證研究文獻分析
3.2 分析文獻二
29 Lee Petherbridge & R. Polk Wagner, The Federal Circuit and Patentability: An Empirical Assessment of the Law of Obviousness, 85 TEX. L. REV. 2051 (2007).
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(4)CAFC 維持地方法院顯而易知判定的比例為 65%，且 CAFC 變更或廢棄 USPTO 顯而 易知判定的比例持續降低。
(5)CAFC 整體維持 USPTO 判定結果的比例為 64%，近似於維持 USPTO 顯而易知判定 的 65%。
(6)CAFC 在顯而易知性的分析方面是相對穩定的，對下級法院的變更率相對穩定。
第四章 KSR 案後之案件摘要
案件摘要方式係僅摘要顯而易知爭點部分，而省略其他爭點部分，並將摘要之關鍵字詞 整理成觀測資訊，以供後續分析。
4.1 第一年
4.1.1 Leapfrog v. Fisher-Price30
專利權人為 Leapfrog Enterprises, Inc. (簡稱 Leapfrog)，被控侵權人為 Fisher-Price, Inc.與 Mattel, Inc.(簡稱 Fisher-Price)，系爭專利項為美國專利
5,813,861 號 (簡稱 861 專利)之專利項第 25 項，關於一種互動學習裝置，Delaware 地區地方法院基於組合美國專利 3,748,748 號(簡稱 Bevan)、德州儀器公司的 Super Speak & Read (簡稱 SSR)裝置及一般熟習此項技藝人士之知識，判決系爭專利項 顯而易知而無效， CAFC 確認地方法院之判決。
CAFC 之顯而易知審理標準：顯而易知為一法律問題(a question of law)而重 新(de novo)審理，其 bench trial 的基礎事實問題(underlying factual questions)以明 顯錯誤(clear error)審理。
Leapfrog 上訴理由有四：
一、地院顯而易知之結論為不恰當之後見之明(improper hindsight)。
二、地院認定 Bevan 裝置與系爭專利項具有相同功能係明顯錯誤，因 Bevan 裝 置為機械裝置，而系爭專利項為電子裝置。
三、沒有足夠證據支持組合先前技術而得到系爭專利項。
四、地院沒有考慮強的非顯而易知之輔助性判斷因素(secondary considerations)。
Fisher-Price 則以
一、系爭專利項與 Bevan 裝置並無不同，且發明時更新為電子裝置是普遍的。
二、先前技術組合動機不需要在先前技術本身，而是以新科技改善已知裝置的慾
30 Available at http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/06-1402.pdf (last visited on Jan. 2, 2010).
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望。
三、地院考慮過輔助性判斷因素，而得到不足以克服顯而易知之結論。
CAFC 之判決理由則以：
一、引述最高法院 KSR 一案中”The combination of familiar elements according to known methods is likely to be obvious when it does no more than yield predictable results.”應用新穎電子元件到老舊的機械裝置近年來是普遍的，因此整體觀之，
地院認定系爭專利項與 Bevan 裝置有相同的操作方式，並無明顯錯誤。
二、組合 Bevan 裝置與 SSR 裝置僅缺乏系爭專利項之 reader 元件，同意地院之 認定其為習知技術，而 Leapfrog 並未提出其會阻礙一般熟習此項技藝人士或與 先前技術相較為非顯而易知之證據。
三、地院判決明確陳述其已審酌 Leapfrog 提出之商業上成功(commercial
success)、讚賞(praise)、長久之需求(long-felt need)，但其強度不足以克服顯而易 知的結論。
觀測資訊：K3, S1, S2, S6
4.1.2 Omegaflex v. Parker-Hannifin31
專利權人為 OmegaFlex, Inc. (簡稱 OFI)，被控侵權人為 Parker-Hannifin Corporation (簡稱 Parker)，系爭專利為美國專利 6,079,749 號(簡稱 749 專利)及 6,428,052 號(簡稱 052 專利)，關於天然氣管路接頭配件，被控侵權人主張系爭專 利以組合其美國專利 6,036,237 號 (簡稱 Sweeney 專利)與銷售產品 Parker Compression Fitting (簡稱 PCF)來看為顯而易知。Massachusetts 地區地方法院於 即決判決(summary judgment)判決無組合 Sweeney 專利與 PCF 產品之動機，亦無 成功之合理期待(reasonable expectation of success)，顯而易知的客觀指標
(objective indicia of obviousness)如成功之懷疑(skepticism)、滿足長久的需求 (long-felt need)偏向非顯而易知，而判決系爭專利非顯而易知而有效，CAFC 廢 棄地方法院之即決判決，發回地院。
CAFC 重新(de novo)審理即決判決，所有事實及推論之解釋皆以最有利於即 決判決之非聲請方，即決判決只有在無重大事實爭議(no genuine issues of material fact exist)時才是恰當的。
A. 組合動機
引述最高法院 KSR 一案中，組合原因不光只來自先前技術之教示，也來自多篇 專利的相關連教示(interrelated teachings)、設計社群與市場需求(demands known
31 Available at http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1044.pdf (last visited on Jan. 2, 2010).
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to the design community or present in the marketplace)、一般熟習此項技藝人士之背 景知識(background knowledge possessed by a person having ordinary skill in the art)、待解決問題的本質(the nature of the problem to be solved)、常識(common knowledge and common sense)，因而指摘地方法院之分析雖然有超越先前技術之 教示，而檢視問題的本質，但範疇過於狹小而未考慮一般熟習此項技藝人士之知 識，被控侵權人之專家 Geary 證言有提出重大事實爭議存在。
B. 成功之合理期待
地方法院之判決完全依賴被控侵權人員工 Greco 之證言，指陳在 FastMate 接頭 開發階段是有考慮過加入定位套筒，但考量較高的成本與對氣流的少量阻礙而未 加入，而被控侵權人之專家 Geary 證言有提出重大事實爭議存在，地方法院應以 最有利於被控侵權人的方式解讀是否有成功之合理期待。
C. 顯而易知的輔助性判斷因素(secondary consideration)
如前述，被控侵權人員工 Greco 之證言不能作為支持即決判決的事實發現，熟習 此項技藝人士之成功懷疑。而被控侵權人後來加入定位套筒，反而是支持顯而易 知的理由。而 Weirauch 信件提及的長久的需求(long-felt need)還無法確認是否是 接合對準機制，也是一個事實爭議。
觀測資訊：K2, K4, K5, S2, S7
4.1.3 Takeda v. Alphapharm32
專利權人為 Takeda Chemical Industries, Ltd.與 Takeda Pharmaceuticals North America, Inc.(簡稱 Takeda)，被控侵權人為 Alphapharm Pty., Ltd.與 Genpharm, Inc.(簡稱 Alphapharm)，系爭專利項為美國專利 4,687,777 號 (簡稱 777 專利)之專 利項第 1、2、5 項，關於一種糖尿病藥物，其特徵在於 pyridyl ring 上有乙基
，習知技術為 pyridyl ring 上的 6 號位置為甲基之化合物 b
32 Available at http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/06-1329.pdf (last visited on Jan. 2, 2010).
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紐約南區地方法院基於並未有動機以其為前驅化合物且是相反教示(teach
away)，而未建立顯而易知之初步表面證據(prima facie case of obviousness)，且即 使已建立顯而易知之初步表面證據亦為系爭化合物無毒性之不可預期功效 (unexpected result)所推翻，判決系爭專利項非顯而易知而有效，CAFC 確認地方 法院之判決。
CAFC 之顯而易知審理標準：顯而易知為一法律問題(a question of law)而重 新(de novo)審理，其 bench trial 的基礎事實問題(underlying factual questions)以明 顯錯誤(clear error)審理。
此外 Alphapharm 引證 KSR 一案與 Pfizer, Inc. v. Apotex, Inc.一案，爭執使用同系 化反應(homologation)與環上位移(ring-walking)是顯而易見去嘗試(obvious to try)，但 CAFC 認為 KSR 與 Pfizer 案件與本案情形不同，且諸多證據顯示並非顯 而易見去嘗試。
B. 選擇請求項之化合物
CAFC 即便 Alphapharm 成功建立顯而易知的初步表面證據，其亦未提出建議修 改化合物 b 為系爭化合物之證據，同系化反應有氯化、鹵化、及其他選擇，且同 系化反應也無法合理預期(reasonable expectation)會有無毒性的效果，各種取代物 的生物活性是不可預測的(unpredictable)，環上位移亦然。
二、先前技術的範疇與內容
地院仍有將 779 專利之審查歷史納入顯而易知之分析，為一無害的錯誤。
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觀測資訊：K1, K2, K3, K7, K8, S3
4.1.4 Frazier v. Layne33
專利權人為 William C. Frazier, Frazier Industries, Inc.與 Airburst Technology, LLC. (簡稱 Frazier)，被控侵權人為 Layne Christensen Company 與 Prowell Technologies, Ltd.(簡稱 Layne)，系爭專利項為美國專利 5,579,845 號 (簡稱 845 專利)之專利項第 2-7 與 20 項，Wisconsin 西區地方法院在 jury trial 後依法判決 (JMOL; judgment as a matter of law)系爭專利項顯而易知而無效，CAFC 確認地方 法院之判決。
CAFC 之判決理由則以：
一、專利權人爭辯地方法院依法判決命令錯誤，因其未確認特定之先前技術會使 合理的陪審團(reasonable jury)認定系爭專利項顯而易知。CAFC 檢視地方法院的 判決理由後確認其判決。
二、專利權人爭辯地方法院在判斷顯而易知時之用字「新穎」(novelty)。CAFC 肯認地方法院的判決，因地方法院僅系以新穎的部分(areas of novelty)來代表先前 技術與系爭發明之差別。
觀測資訊：K4
4.1.5 Pharmasterm v. Viacell34
專利權人為 PharmaStem Therapeutics, Inc.(簡稱 PharmaStem)，被控侵權人為 Viacell, Inc.等六人(簡稱 Viacell)，系爭專利為美國專利 5,004,681 號 (簡稱 681 專 利)與其部分接續案 5,192,553 號(簡稱 553 專利)，關於新生兒臍帶血之收集、測 試、保存及使用的方法。在 Delaware 地區地方法院陪審團裁定兩件專利有效且 被侵權後，Viacell 聲請依法判決(JMOL)與重新開庭(new trial)，地方法院駁回專 利無效的依法判決聲請，CAFC 變更地方法院之判決，判決系爭專利顯而易知而 無效。
CAFC 之顯而易知審理標準：顯而易知為一法律問題(a question of law)而重 新(de novo)審理，依法判決的審理標準以適用地方法院判斷標準重新(de novo)審 理，證據檢視以最有利於陪審團裁定為之，認定合理陪審團是否有足夠事實支持 其裁定。
33 Available at http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/06-1584.pdf (last visited on Jan. 2, 2010).
34 Available at http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/05-1490.pdf (last visited on Jan. 2, 2010).
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本案之主要爭點在於發明人是否有將臍帶血移植用於造血重建之合理期待 (reasonable expectation)?
地方法院主要依賴 PharmaStem 之專家 Dr. Bernstein 證言：先前移植組織的 問題，移植界沒人相信血可以適於移植，及其研究群對於首次將血成功移植到人 體的驚訝，且有長久需求(long-felt need)與商業上的成功(commercial success)的輔 助性判斷因素，及在 PTO 克服先前技術獲得專利。CAFC 認為專家 Dr. Bernstein 證言與系爭專利說明書有所矛盾，而由多篇先前技術可知，骨髓移植可用於造血
4.1.6 Forest v. Ivax35
專利權人為 Forest Laboratories, Inc., Forest Laboratories Holding, Ltd., and H.
Lundbeck A/S (簡稱 Forest)，被控侵權人為 Ivax Pharmaceuticals, Inc. (簡稱 Ivax) 與 Cipla, Ltd.(簡稱 Cipla)，系爭專利項為美國再領證(reissue)專利 34,712 號 (簡 稱 712 專利)之專利項第 1、3、5、7、9、11 項，關於一種抗憂鬱劑的一種特殊 expectation of success)
三、沒有先前技術揭露系爭反應的類型
四、輔助性判斷因素(secondary considerations)如商業上的成功(commercial success)、不可預期的功效(unexpected results)與其他人的複製(copying by others) 支持非顯而易知
CAFC 之顯而易知審理標準：顯而易知為一法律問題(a question of law)而重 新(de novo)審理，其 bench trial 的基礎事實問題(underlying factual questions)以明
35 Available at http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1059.pdf (last visited on Jan. 2, 2010).
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顯錯誤(clear error)審理。
CAFC 認為 Ivax 與 Cipla 只強調有利於他們的證據，而沒有解釋 Forest 提出 之證據，如發明人與其他人的失敗等，而地方法院的分析理由無誤，因此確認地 方法院之判決。
觀測資訊：K2, K3, S1, S3, S4, S5
4.1.7 Aventis v. Lupin36
專利權人為 Aventis Pharma Deutschland GmbH 與 King Pharmaceuticals, Inc.
(簡稱 Aventis)，被控侵權人為 Lupin Ltd. 與 Lupin Pharmaceuticals, Inc.(簡稱 Lupin)，系爭專利項為美國專利 5,061,722 號 (簡稱 722 專利)之 1、2、4、5 項，
關於一種血壓藥物，Virginia 東區地方法院判決系爭專利項非顯而易知而有效，
CAFC 變更地方法院之判決。
CAFC 之 obviousness 審理標準：obviousness 為一法律問題(a question of law) 而重新(de novo)審理，其 bench trial 的基礎事實問題(underlying factual questions) 以明顯錯誤(clear error)審理。
關於第 1、2 項之顯而易知，主要爭點在於一種特定光學異構物，而無其他 種光學異構物，相對於先前技術是否是顯而易知，地方法院判決時認為這是正反 非常接近之案件，因為沒有動機的 clear and convincing showing，而在地方法院 判決後，最高法院判決了 KSR 一案，CAFC 認為要求動機的明示正是 KSR 案所 批評 TSM 測試的僵化適用，此外在 CAFC 的諸多前判例中，化學結構相似加上 先前技術的所給出原因或動機就構成了顯而易知的初步表面證據，原因或動機不 需要明示，只要有夠接近關聯足以創造出預期就足夠了。沒有證據顯示將 5(S) 與 SSSSR 光學異構物分離是超出一般技藝人士的能力，Aventis 嘗試以不可預期 功效來克服顯而易知的初步表面證據，其提出 5(S) 光學異構物的特性是 RRSSS
關於第 1、2 項之顯而易知，主要爭點在於一種特定光學異構物，而無其他 種光學異構物，相對於先前技術是否是顯而易知，地方法院判決時認為這是正反 非常接近之案件，因為沒有動機的 clear and convincing showing，而在地方法院 判決後，最高法院判決了 KSR 一案，CAFC 認為要求動機的明示正是 KSR 案所 批評 TSM 測試的僵化適用，此外在 CAFC 的諸多前判例中，化學結構相似加上 先前技術的所給出原因或動機就構成了顯而易知的初步表面證據，原因或動機不 需要明示，只要有夠接近關聯足以創造出預期就足夠了。沒有證據顯示將 5(S) 與 SSSSR 光學異構物分離是超出一般技藝人士的能力，Aventis 嘗試以不可預期 功效來克服顯而易知的初步表面證據，其提出 5(S) 光學異構物的特性是 RRSSS