五、 KSR 案後之實證研究
5.2 微觀分析：由 CAFC 判斷理由來分析
5.2.1 引用 KSR 案分析
在研究的 37 件專利中，有 33 件明文引用 KSR 案例，有 3 篇雖未引用 KSR 案例但有實質引用其法律原則，有 1 件是僅有單一件先前技術無 KSR 案之適用。
因此，可知 CAFC 在 KSR 案後是完全遵循 KSR 案之法律原則來判斷非顯而易知 要件。
5.2.2 CAFC 判決理由因素之分析
將 CAFC 判斷非顯而易知要件理由之因素累計，而得出如下之表 9 及圖 4：
表 9 判決理由因素表
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 顯而易知 6 3 19 9 10 0 1 2 13 12 2 4 6 6 3 非顯而易知 4 3 3 1 3 0 3 4 4 1 6 2 4 1 1
38 0
5 10 15 20
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
顯而易知 非顯而易知
圖 4 判決因素柱狀圖
可知 CAFC 判決顯而易知與非顯而易知時，其所持理由有極大之不同。
當 CAFC 判決顯而易知時，最常適用 K3(可預見)、K5(設計上需求及市場 壓力)、K4(常識)此三個 KSR 案指示的判斷因素，而 S1(商業上的成功)、S2(長久 需 要 而 仍 未 解 決 之 需 求 ) 二 項 Graham 案 之 輔 助 性 判 斷 因 素 (secondary considerations) 仍 不 足 以 克 服 顯 而 易 知 之 初 步 表 面 證 據 (prima facie case of obviousness)。
當 CAFC 判決非顯而易知時，理由較為分散，最常適用 K1(相反教示)此 KSR 案指示的判斷因素，及 S3(不可預期的功效)之輔助性判斷因素(secondary considerations)。
可明顯看出，CAFC 對於專利之顯而易知性判斷心證形成主要理由在於相 較於先前技術之可預測性。
5.2.3 CAFC 判決與下級審程序之分析
於 2007 年 5 月 9 日至 2009 年 4 月 30 日二年期間之案件共有 37 件專利分析數，
依下級審四種不同程序：即決判決（Summary Judgment）/陪審團審判（Jury Trail）
/法官審判（Bench Trial）/依法判決（Judgment as a Matter of Law），而分別分析。
5.2.3.1 即決判決（Summary Judgment）
即決判決案件資料整理如下表 10：
表 10 即決判決簡表
39
5.2.3.2 陪審團審判（Jury Trail）
陪審團審判案件資料整理如下表 12：
40
5.2.3.3 法官審判（Bench Trial）
法官審判案件資料整理如下表 14：
41
5.2.3.4 依法判決（Judgment as a Matter of Law）
依法判決審判案件資料整理如下表 16：
表 16 依法判決簡表
CAFC CAFC 決定 地方法院
確認: 4 顯而易知: 4 顯而易知: 6
變更: 2 非顯而易知: 0 確認: 0 專利數：6
廢棄 Vacate: 0 廢棄: 0
非顯而易知: 2
經分析可知，地方法院即決判決非顯而易知的 2 件專利中，有 100%被 CAFC 認定為顯而易知；而在地方法院判決顯而易知的 4 件專利中，100%被 CAFC 認 定為顯而易知。
以費雪精密檢定762×2 矩陣：
表 17 依法判決矩陣表
CAFC 地方法院
確認 變更/廢棄 變更
非顯而易知 0 2 2
顯而易知 4 0 0
計算得出單尾檢定之 p 值77為 0.07，略大於 0.05，故無 95%信心水準之顯著差異，
但有 90%信心水準之顯著差異。
5.2.3.5 小結
CAFC 判決結果與不同下級審程序之間並無法檢定出差異，即便是依法判 決程序下如此鮮明的對比仍只達到 90%信心水準之顯著差異，究其原因應在於分 析資料量不足的限制，統計資料分佈無法呈現有意義之分佈。
76 supra note 28
77 supra note 65
42
5.2.4 技術領域分析
在第二項的 CAFC 判決理由因素分析可得知「可預測性」是 CAFC 心證形 成之最主要因素，而 CAFC 判決為非顯而易知的所有專利皆是醫藥、化學領域 發明，在此類發明技術之訴訟中，CAFC 判決先例指出，當系爭專利項與先前技 術在化學結構上相似(structural similarity)即已構成顯而易知的初步表面證據 (prima facie case of obviousness)，此時非顯而易知的舉證責任就轉移到專利權人 身上，專利權人負有推翻顯而易知的初步表面證據之優勢證據舉證責任，可以證 明有先前技術的相反教示、不是普通常識即可組合前案、不可預見前案的組合、
具有不可預期的功效等等證據，方有可能最終被法院認定為非顯而易知；醫藥、
化學領域之技術在本質上具有較高之不可預測性，而其他機械、電子、電子商務 技術領域技術之不可預測性較低，因此在 KSR 案後之二年期間內，仍無此等技 術領域中之專利被 CAFC 認定為非顯而易知。
接著以定量分析，技術領域對 CAFC 認定非顯而易知要件的影響。
首 先 ， 說 明 界 定 技 術 領 域 的 方 法 是 以 系 爭 專 利 的 國 際 專 利 分 類 (IPC, International Patent Classification)第八版五階分類的前兩階，以 A61(醫學或獸醫 學；衛生學)來定義醫藥、化學領域，若在該系爭專利的公告說明書首頁，有兩 種以上的 IPC 兩階分類，只要其中有其一為 A61 即計入此類別。
第一年專利數分析整理如下之表 18：
表 18 第一年技術領域矩陣表
計入廢棄原判決案件 不計入廢棄原判決案件
顯而易知 非顯而易知 顯而易知 非顯而易知
A61 4 3 4 3
其他 5 0 4 0
費雪精密檢定
78 0.16 (>0.05) 0.21 (>0.05)
第二年專利數分析整理如下之表 19：
表 19 第二年技術領域矩陣表
計入廢棄原判決案件 不計入廢棄原判決案件
顯而易知 非顯而易知 顯而易知 非顯而易知
A61 3 8 3 8
其他 12 2 10 0
78 supra note 28
43
費雪精密檢定
79p 值80 0.005 (<<0.05) 0.0008 (<<0.05)
二年專利數分析整理如下之表 20：
表 20 二年技術領域矩陣表
計入廢棄原判決案件 不計入廢棄原判決案件
顯而易知 非顯而易知 顯而易知 非顯而易知
A61 7 11 7 11
其他 17 2 14 0
費雪精密檢定
81 p 值82 0.002 (<<0.05) 0.0002 (<<0.05)
5.2.4.1 技術領域之判決理由因素分析
將 CAFC 判決顯而易知及廢棄非顯而易知之案件，依 A61 醫藥、化學領域 與其他領域分別整理其理由因素，而得出如下之表 21 及圖 5：
表 21 技術領域顯而易知判決理由因素表
顯而易知 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 A61 0 1 6 3 1 0 0 1 3 2 0 2 0 1 1 其他 6 2 13 6 9 0 1 1 10 10 2 2 6 5 2 加總 6 3 19 9 10 0 1 2 13 12 2 4 6 6 3
79 supra note 28
80 supra note 65
81 supra note 28
82 supra note 65
44 0
5 10 15 20
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
A61 其他 加總
圖 5 技術領域顯而易知判決因素柱狀圖
當 CAFC 判決顯而易知時，A61 與其他技術領域皆最常適用 K3(可預見)，
而其他技術領域與 A61 之較不同之處在於 K5(設計上需求及市場壓力)、K1(相反 教示)、S1(商業上的成功)、S2(長久需要而仍未解決之需求)所主張的比例較高，
代表在非 A61 領域之專利權人努力地以 K1(相反教示)、S1(商業上的成功)、S2(長 久需要而仍未解決之需求)主張其非顯而易知性，但 CAFC 以 K3(可預見)、K5(設 計上需求及市場壓力)即判決顯而易知。
將 CAFC 判決非顯而易知及廢棄顯而易知之案件，依 A61 醫藥、化學領域 與其他領域分別整理其理由因素，而得出如下之表 22 及圖 6：
表 22 技術領域非顯而易知判決理由因素表
非顯而易知 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 A61 3 3 3 0 2 0 3 4 2 0 4 1 2 0 1 其他 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 2 1 2 1 0 加總 4 3 3 1 3 0 3 4 4 1 6 2 4 1 1
45 0
1 2 3 4 5 6 7
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
A61 其他 加總
圖 6 技術領域非顯而易知判決因素柱狀圖
當 CAFC 判決非顯而易知時，因其他技術領域資料量過少，沒有一件系爭 專利被 CAFC 判決非顯而易知，僅有廢棄地方法院顯而易知之案件，因此無法 提供有意義之比較。整體來看，當 CAFC 判決非顯而易知時，會將最高法院 KSR 判決理由 K1(相反教示)、K2(成功之合理預期)、K3(可預見)、K5(設計上需求/
市場壓力)、K7(有限且可預期之解決方法)、K8(顯而易知地會去嘗試)皆一一分 析比較，而 S3(不可預期的功效)之輔助性判斷因素(secondary considerations)也是 其論述重點。
5.2.4.2 技術領域之下級審程序分析
將 A61 專利數以下級審程序整理成如下之表 23：
表 23 A61 下級審程序簡表
A61 即決判決 法官審判 陪審團審判 依法判決
顯而易知 0 3 2 2
非顯而易知 2 4 4 0
以費雪精密檢定832×2 矩陣分別檢定任兩種程序之差異，如下表 24：
表 24 A61 下級審程序檢定結果表
83 supra note 28
46
費雪精密檢定84p 值85 檢定結果 SJ v.s. Bench 0.42 無顯著差異 SJ v.s. Jury 0.54 無顯著差異
SJ v.s JMOL 0.17 無顯著差異
Bench v.s Jury 0.82 無顯著差異 Bench v.s JMOL 0.28 無顯著差異 Jury v.s JMOL 0.21 無顯著差異 將其他技術領域專利數以下級審程序整理成如下之表 25：
表 25 其他技術領域下級審程序簡表
其他 即決判決 法官審判 陪審團審判 依法判決
顯而易知 4 2 4 4
非顯而易知 0 0 0 0
以費雪精密檢定 2×2 矩陣分別檢定任兩種程序之差異皆為 1，完全無顯著差異。
5.2.5 小結
由 CAFC 判決理由之微觀分析來看，CAFC 完全依循 KSR 案，不論在名義上，
也在判決理由上，「可預測性」是 CAFC 判斷顯而易知性心證形成之最主要因素，
因此在 A61 醫藥化學領域較不具可預測性及其他較具可預測性之領域之判決有 著高度顯著差異，其他領域之系爭專利無一被 CAFC 判決為具有非顯而易知性。
5.2.5 與近期研究結果比較
近期李育慶之研究86指出，KSR 案後 CAFC 判決為顯而易知之專利數比例無明顯 提高，CAFC 無明顯地傾向於顯而易知。
本研究與李文之差異主要有二：
一、案件選擇方法不同：
李文之研究手法係以「只要判決中有與非顯而易知相關的部分，就全盤納入考 量」，因此李文在 KSR 案後一年間，其選取了 CAFC 之 25 件判決87，而本研究 僅選取 10 件，此差異之 15 件即是本研究案件選擇方法中所述 CAFC 未對非顯
84 supra note 28
85 supra note 65
86李育慶，KSR 案後美國法院非顯而易知判決之實證研究，國立交通大學科技法律研究所碩士論
文，頁 100-101 (2008)。
87 同前註，頁 20-37。
47
而易知性表達「完整意見」之案件。
以下例舉其三：
1. Hildebrand v. Steck Mfg.Co. Inc.88
全文僅出現三處 obvious 字眼，僅是於背景中交代 DC 拒絕以 JMOL 判決系爭專 利 obvious，無進行 obvious 之實體判斷。
2. Haberman v. Gerber Products Co.89
全文僅出現八處 obvious 字眼，多於背景中交代 DC 判決系爭專利無新穎性即停 止，因此廢棄原判決，發回 DC 進行 obviousness 之判斷，完全無進行 obvious 之實體判斷。
3. Motionless Keyboard Co. v. Microsoft Corp.90
全文僅出現八處 obvious 字眼，係 DC 錯誤判決，認為系爭專利提出 terminal disclaimer 即為自認 obviousness，因此推翻原判決，完全無進行 obvious 之實體 判斷。
二、分析方法不同：
李文之分析係將其 KSR 案後顯而易知之專利數比例與 KSR 案前 Cotropia 研究91 之專利數比例比較。然 Cotropia 之案件選擇是以 CAFC 對非顯而易知性有「實 質」結論之案件92，且其明言其排除初步禁制令(preliminary injunction)之案件，
由於其獨特標準之故93，舉重以明輕，Cotropia 之案件選擇必較李文之案件選擇
88同前註，頁 35，亦可見 http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/06-1120.pdf (最後點閱時間：2010 年 1 月 2 日)。
89同前註，頁 37，亦可見 http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/06-1490.pdf (最後點閱時間：2010 年 1 月 2 日)。
90同前註，頁 35，亦可見 http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/05-1497.pdf (最後點閱時間：2010 年 1 月 2 日)。
91 supra note 27
92 Id, at 14-15 (include those non-final decisions that reach any substantive conclusion on the issue of nonobviousness).
93 Id, at 15 (Specifically excluded from this expanded population are cases where the issue of nonobviousness arose in the setting of preliminary injunction. Such cases were avoided due to the unique standard under which substantive issues are judged when reviewing preliminary injunctions.).
48
在聯邦巡迴上訴法院已大幅提高顯而易知性判斷標準之情況下，發明專利 申請案將面對有更多的核駁、需要更長的審查時間、更多的審查費用，但更不易 取得專利權，這尤其對於小改進及最佳化之發明益加明顯。美國專利局之統計資 料顯示證實，獲准率從2007年的51%下降到2008年的44%，2009上半年更下降到 41%，而延續審查案(RCE, Request for Continued Examination)的申請比率從19.7%
上升到2008年的24.4%，2009第一季更上升到28.5%94 。
因此，小改進及最佳化之發明應改以營業祕密來保護，而創新型發明及易被
因此，小改進及最佳化之發明應改以營業祕密來保護，而創新型發明及易被