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案例三:ellevilles「網址搶註」糾紛案例

「金門高梁酒」最終雖然順利在中國大陸註冊成功,但兩岸政府單位在商標 法規上的認知分歧,仍使得眾多的台灣地方名產在進軍中國大陸時,遇到不少問 題,未來仍有待相關單位進一步地溝通協調,避免類似的情形再次發生。

案例三:ellevilles「網址搶註」糾紛案例

案例背景說明

林先生於 1998 年到中國大陸投資設廠,2002 年開始一手創建的品牌

「ellevilles」被評為上海市著名商標。2003 年,公司計畫開展電子商務,打算用 品牌的名稱註冊一個域名。但一名楊姓女子在 2002 年看見上海市工商局的公 告,發現林先生並未將商標註冊成域名,就搶先註冊,專等著他上門來,把域名 高價賣出。

糾紛解決方式與結果

根據中國大陸最高人民法院 2001 年 6 月 26 日頒布,2001 年 7 月 24 日執行 的《關於審理涉及計算機網絡域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》,對 於涉及計算機網絡域名註冊、使用等行為的民事糾紛,當事人可以向侵權行為地 或者被告住所地的中級人民法院提出訴訟。

根據中國大陸中國互連網絡信息中心(CNNIC)2002 年 9 月 30 日頒布並執 行的《中國互連網絡信息中心域名爭議解決辦法》、《中國互連網絡信息中心域名 爭議解決辦法程序規則》,任何機構或者個人認為他人已經註冊且以.cn 結尾的域 名與該機構或者個人的合法權益發生衝突的,都可以向 CNNIC 認證的域名爭議 解決機構-中國國際經濟貿易仲裁委員會(CIETAC)提出投訴。

同時,CIETAC 也於 2002 年 3 月開始,與香港國際仲裁中心聯合成立「亞 洲域名爭議解決中心」,並獲得美國互連網絡名稱和代碼分配公司(ICANN)的 授權,成為全球第四家可以手機國際通用頂級域名爭議的解決機構。因此,林先 生關於兩項域名的爭議,都可以向 CIETAC 提出仲裁申請或者向楊女士所在地的 中級人民法院提出訴訟。

無論是仲裁還是訴訟,會根據以下情況,認定被投訴人是否對爭議域名有正 當權利:1.投訴人請求保護的民事權益是否合法有效;2.爭議域名或其主要部份 是否構成對訴訟人馳名商標的複製、模仿、翻譯或音譯;或者與投訴人的註冊商 標、域名等相同或相似,足以造成相關公眾的誤認;3.被投訴人對爭議域名或其 主要部份是否享有權益,是否有註冊、使用該域名的正當理由;4.被投訴人對該 域名的註冊、使用具有惡意。

所謂「惡意」是指:1.為商業目的將他人馳名商標註冊為域名;2.為商業目 的註冊、使用與他人的註冊商標、域名等相同或相似的域名,故意造成他人提供 的產品、服務或者原告網站的混淆,誤導網絡用戶訪問其網站或其他在線站點 的;3.曾要約高價出售、出租或者以其他方式轉讓該域名獲取不正當利益者;4.

註冊域名後自己並不使用也未準備使用,而有意阻止權利人註冊該域名者。

案例啟示

及早將自己創設的商標、企業名稱等註冊成為域名,對於現代企業的業務

開展至關重要,以致搶註域名的事件屢有發生。一旦發現域名被搶註,不要和侵 權人妥協,而是採取法律手段,不但可以維護自己的正當權利,同時也能打擊侵 權人,建立起誠實信用的交易體系。

第 13 章台商佈局中國大陸自創品牌面臨法律問題 一、台商在中國大陸商標爭議面向

(一) WTO 就智慧財產權協定所設立之若干原則

與貿易有關之智慧財產權協定(Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights ,TRIPs)制訂背景:

世界智慧財產權組織(World Intellectual Property Organization,WIPO)

前身:是「保護工業產全巴黎公約」和「保護文學藝術作品柏恩公約」

現在:直接管理 20 個聯盟或條約,已成為世界智慧財產權方面各國際條約的行 政執行機構。

缺點:(1)國際商事日益發達,商品及服務之流通經常跨越數個領域,而一國之 智慧財產權之制度確實在相當程度上會構成貿易障礙或貿易扭曲現 象。

(2)現有的智慧財產權保護相關公約如巴黎公約、柏恩公約無法提供有效 保護,亦無可靠有效的爭端解決程序。

關稅貿易總協定(General Agreement on Tariffs and Trade,GATT)

(1) 有傳統爭端解決程序,其結論之達成除由第三者之爭端解決小組作成建議 性判斷

(2) 需倚賴諮商及 GATT 會員國之共識加以解決

優點:其爭端解決機制較現有其他國際組織更具效力且能有效解決

1986 年烏拉圭回合宣言:將智慧財產權保護之問題納入 GATT 談判,其談判之 結論將智慧財產權做為貿易體制之一環

TRIPs 制約之目的:

並非在於取代現有智慧財產權各國際公約,而在於強化及爭端機制之解決,尤其 貿易自由化為各國修改智慧財產權法制的最高指導的精神

TRIPs 基本原則:

【1】 國民待遇原則(National Treatment)

國民待遇原則係指各成員國必須在法律上給予其他成員國的國民以本國國民能 夠享受到的同等待遇。

【2】 最惠國待遇原則(Most-Favored-Nation Treatment,MFN)

TRIPs 第 4 條:一締約方給予任何另一國的利益、優惠、特權,豁免應立即和無 條件給予其他成員國的國民,例如中國大陸與美國在 1992 年就藥品提供行政保 護之優惠所達成協議之後,歐洲共同體、德、日亦提出享有與美國相同待遇時,

中國大陸則不能拒絕。

【3】 透明度原則

TRIPs 第 63 條(該原則來自於 GATT 第十條):

要求各締約方就與智慧財產權相關生效的法律、法規、最終的司法判決、行政裁 定和一般內部規定,都應使所有締約國容易取得及熟習。該透明度原則之目的在 於防止締約方之間出現歧視性行為,及便於有關單位取得相應的法律、法規保護。

【4】 最終的司法審查及終審原則

對於智慧財產權有關程序的行政終局決定,均應受司法或準司法機構的審查,或 者有機會提交司法機構復審。TRIPs 第 32 條:對於發明專利的撤銷或無效的決 定,應提供機會給予司法審查。

【5】 強化智慧財產權保護及執法手段

具體規定了有關智慧財產權執法的民事、行政及救濟程序,包括了禁制令頒布、

損害賠償、沒收或銷毀,並加強暫時措施與邊境措施等執法程序。

【6】 其它保護之具體要求

立體標記得作為商標註冊,對馳名商標、地理標示、工業設計、未公開資料、積 體電路佈局之保護等事項。

(二) 台商在中國大陸商標爭議點

2001 年台灣與中國大陸同時正式成為 WTO 的成員,自此 WTO 的協定及相關法 律文件對兩岸同樣具有法律的拘束力,兩岸再各自國內法必須制定出一套能夠符 合 TRIPs 所確立的最低標準政策或修改法律。

1. 國家名稱相同或近似

中國大陸《商標法》第 10 條第一款第一項『同中華人民共和國的國家名稱、國 旗、國徽、軍旗、勳章相同或者近似的,以及同中央國家機關所在地特定地點的 名稱或者標誌性建築物的名稱、圖形相同的』不得作為商標使用;未經註冊而使 用者,依中國大陸《商標法》第 48 條:由地方工商行政管理部門予以制止,限 期改正,並可以予以通報或者處以罰款。

中國大陸審查實務上認為「國家名稱」包括全稱、簡稱和縮寫,例如「中國」「中 華」「CHN」「P.R.C」「CHINA」

有下列情形之ㄧ者除外:

(1) 描述的是客觀存在的事物,不會使公眾誤認者,例如「中國鼎」「中國龍」

(2) 商標含有與中國大陸國家名稱相同或近似的文字,但其整體是報紙、期 刊、雜誌名稱或依法登記的企業單位名稱者。例如「Air China 中國國際 航空公司」、「中國消費者報」、「中國人民大學」

(3) 中國大陸申請人所申請的商標,含有國名旦與其他顯著特徵的商標相互獨 立,國名僅是表示申請人所屬國者,例如「中國長城」

事實上:大多數國家都允許其國人已所屬的國名申請商標註冊

現今問題:兩岸以「中國」「中華」為企業名稱或商標使用者不乏其例。

中國大陸在考慮某些中國大陸商標因長久使用而具有顯著性,故予以註冊,如「中 華香菸」「中華牙膏」「中華鉛筆」「中華牌炭絲繩」「中華牌桂花陳酒」「中國建 築技術集團」,但帶有「中國」「中華」商標的台灣申請人,迄今未曾有核准案例,

即使該商標以長久使用而具有顯著性者仍無法獲得註冊。

2. 有關「優先權原則」之適用 優先權原則(Right of Priority):

(1)定義:是指任何一個成員國的申請人首次在一成員國提出商標、專利申請 案後,可以在特定的期限內(發明及新型專利為 12 個月、商標為 6 個月),若在 向其他成員國提出申請尋求保護時,則可以將第一次的申請日做為日後提出申請 的有效申請日。

(2)目的:讓申請人在第一次提出申請後有充裕的時間作準備以及考慮要在哪 些國家申請,而不必擔心在此考慮或作業期間被他人搶先在其他國家申請註冊。

TRIPs 在第一部份「總則及基本條款」明文規定「保護工業產權巴黎公約」的第 1 條至第 12 條及第 19 條,也是所有 WTO 成員國所必須遵守的原則。換言之,

WTO 所有成員國都必須適用優先權原則不得對特定成員國加以排除,否則有違 WTO 的無歧視精神及違背了 TRIPs 第 4 條的「最惠國待遇原則」。台灣縱然非巴 黎公約成員國,但仍得要求優先權原則之適用。

中國大陸:對於台灣商標申請人主張優先權,堅持認為兩岸共同加入 WTO 與要 求優先權沒有直接關係,認為可以要求優先權的基礎必須是巴黎公約的成員國或 兩國互相簽署了優先權互惠的條約。而這 2 個基礎條件台灣都不具備,因此不能 像中國大陸主張優先權的原則的適用。

台灣政府:兩岸都是 WTO 的成員國,互相有權利也有義務遵守 WTO 的 TRIPs

台灣政府:兩岸都是 WTO 的成員國,互相有權利也有義務遵守 WTO 的 TRIPs