第三章 智慧財產權邊境執行之方式
第一節 禁制令執行
27 TRIPs 第 44 條第 1 項規定之原文為“The judicial authorities shall have the authority to order a party to desist from an infringement, inter alia to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of imported goods that involve the infringement of an intellectual property right, immediately after customs clearance of such goods. Members are not obliged to accord such authority in respect of protected subject matter acquired or ordered by a person prior to knowing or having reasonable grounds to know that dealing in such subject matter would entail the infringement of an intellectual property right.”
28 TRIPs 第 50 條第 1 項規定之原文為“The judicial authorities shall have the authority to order prompt and effective provisional measures: (a) to prevent an infringement of any intellectual property right from occurring, and in particular to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of goods, including imported goods immediately after customs clearance; (b) to preserve relevant evidence in regard to the alleged infringement.”。
TRIPs 第 50 條第 2 項規定之原文為“The judicial authorities shall have the authority to adopt
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等方式侵害智慧財產權之情事發生，有權採取禁制令（injunctions）
及迅速有效之暫時性措施（provisional measures），以防止之。上 述規定，與臺灣智慧財產案件審理法第 22 條第 2 項關於聲請定暫時 狀態處分：「聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，
為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有 必要之事實，應釋明之；其釋明有不足者，法院應駁回聲請。」類似，
但權利人取得定暫時狀態處分之裁定（禁止侵權貨物進口）後仍應向 執行法院聲請強制執行，而由執行法院命海關於邊境上進行實際的執 行；而大陸則是在專利法、商標法及著作權法等實體法中，加入此程 序規定：「……在起訴前向人民法院申請採取責令停止有關行為……」
（一般稱為：訴前禁令），蓋大陸民事訴訟法中雖有財產保全程序之 規定，但並無有關起訴前、後，對於相對人禁止或命令其為一定行為 或不行為之規範，另大陸專利法、商標法及著作權法關於訴前禁令規 定，限縮行使之權利範圍為專利權、商標專用權、著作權及與著作權 有關之權利；反觀臺灣智慧財產案件審理法第 22 條關於聲請定暫時 狀態處分之規定，不限於起訴前或訴訟中均得提起，對於相對人得禁 止或命令其為一定行為或不行為（當然包含禁止其侵權貨物之進出 口），行使之權利範圍意亦不以專利權、商標專用權、著作權及與著
provisional measures inaudita altera parte where appropriate, in particular where any delay is likely to cause irreparable harm to the right holder, or where there is a demonstrable risk of evidence being destroyed.”。
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作權有關之權利為限，似乎較能達到 TRIPs 第 44 條及第 50 條之規範 目的。
此外，TRIPs 第 50 條亦規定：1.聲請人應提出其可獲得之合理 有效之證據、2.司法機關得命令聲請人提供足夠或相當之擔保、2.
應於措施執行後立即通知受該措施影響之當事人、4.執行暫時性措施 之機關（authority that will execute the provisional measures）
得要求聲請人提出其他必要資訊以確定涉案物品、5.未於指定之合理 期限內訴請就實體部分進行審理，應依請求而撤銷或停止暫時性措施 效力（類似臺灣限期起訴之規範）。6.暫時性措施如遭到撤銷或失效，
或於事後發現並無智慧財產權受侵害之虞之損害賠償等細節性規定
29。
所謂執行暫時性措施之機關，如在邊境執行上，則是指海關而 言，上揭 TRIPs 第 50 條第 5 項：「執行暫時性措施之機關得要求該暫 時措施之聲請人提出其他必要資訊，以確定涉案物品。」之規定30， 恐作為臺灣 2014 年 4 月 7 日修正前「海關配合執行專利及著作權益 保護措施作業要點」第 2 點：「專利權侵權案件經司法機關裁定假處 分暫停進出口相關產品者，於專利權人(含專屬被授權人)提供涉案貨
29 參照 TRIPs 第 50 條第 3 項至第 7 項之規定。
30 TRIPs 第 50 條第 5 項規定之原文為“The applicant may be required to supply other information necessary for the identification of the goods concerned by the authority that will execute the provisional measures.”。
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物之進、出口時間及地點，裝運進、出口運輸工具名稱、航次等具體 資料或進、出口報單號碼後，海關即配合辦理。但貨物業經海關放行 者，不在此限。」之訂定依據，惟 TRIPs 第 50 條第 5 項所稱之「其 他必要資訊（other information necessary）」就何所指？實有疑義，
係指足以特定應執行之標的物之資訊已足？抑或須權利人提供涉案 貨物之進、出口時間及地點，裝運進、出口運輸工具名稱、航次等具 體資料或進、出口報單號碼等超越權利人合理提出範圍之必要資訊？
本文認為，應係指足以特定應執行之標的物之資訊為已足。
第二項 美國法院與 ITC 之臨時禁制令 一、美國法院之臨時禁制令
美國聯邦法院之禁制令可區分為三種：（一）暫時限制令
（temporay restraining order）、（二）臨時禁制令（preliminary injunction）、（三）永久禁制令（permanent injunction）。暫時限 制令之有效期間通常不超過 10 日，當事人可直接向法院申請，無須 通知相對人，因此亦無進行聽審（hearing）程序。而臨時禁制令屬 於司法程序進行中所實施之臨時性命令，乃為避免永久禁制令作成 前，侵權行為人仍繼續為侵害行為，造成權利人難以彌補之損害。因 此，在聯邦法院作成終局之永久禁制令之前，權利人得向聯邦法院請
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求核發臨時禁制令，禁止侵權行為人繼續為侵害行為31。以專利權為 例，當權利人主張專利權遭到侵害，在向聯邦法院提起侵權行為損害 賠償等訴訟後，可向法院請求核發臨時禁制令，以命令侵權行為人立 即停止涉嫌侵權之行為，此臨時禁制令乃在聯邦法院正式審理程序 中，經過法官初步審理後所核發，與永久禁制令屬司法程序終結後所 核發且具終局性質不同。
在邊境執行之議題上，有快速進行暫時性保護之需求，一般而 言，美國之權利人會尋求具有準司法機關地位之 ITC 核發臨時禁制令
（但僅能請求排除侵害，無法請求損害賠償）。實務上以專利權受侵 害而向 ITC 申請核發禁臨時制令為多，因為商標權或著作權等如受侵 害，另有向美國海關直接備案之制度，由海關直接進行進口貨物之監 管，執行之速度較 ITC 核發臨時禁制令再交予美國海關執行更為快 速，導致邊境執行上，商標權或著作權等權利人向 ITC 申請核發臨時 禁制令之意願不高。
二、美國 ITC 之臨時禁制令
美國國際貿易委員會（ITC）係屬準司法機關，不能受理權利人 請求損害賠償，關於禁制令形式之救濟（injunctive-type remedial
31 馮震宇，從美國司法實務看台灣專利案件之假處分救濟，月旦法學雜誌，109 期，頁 9-35，
2004 年 6 月。
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order）之核發32，幾乎與聯邦法院相同，故而接續在美國聯邦法院禁 制令之後，一併論述。
如前所述，美國專利權人、商標權人或著作權人等如認為外國廠 商進口貨物至美國侵害其權利者，權利人不但可向聯邦法院提起侵權 訴訟，同時聲請臨時禁制令以禁止侵權貨物進口，亦可向 ITC 提起救 濟，主張關稅法第 337 條33之不公平競爭行為，請求 ITC 核發臨時禁 制令，針對被控侵權的進口貨物予以禁止進口，一般而言，因為商標 權或著作權等之邊境保護，有更快速之海關備案制度可資運用，導致 向 ITC 申請核發臨時禁制令者以專利權人為多，而在 ITC 核發禁制令 之前，申請核發臨時禁制令，屬 ITC 之終局決定前之暫時保護措施，
可及時禁止被控侵權貨物進口，有其必要性。
禁制令禁止貨物進口的效果，對於以美國為主要銷售市場的外國 公司將造成莫大的影響，該公司可能因此而退出美國市場。上述之排 除命令可分為：一般排除命令（general exclusion orders）：全面 性的禁止進口；有限排除命令（limited exclusion orders）：僅限 被訴者所生產者禁止進口。而上述禁止被控侵權貨物進口至美國之排 除命令，不待當事人申請，得直接對海關核發，並執行之34。此外，
32 張宇樞、劉尚志、王俊凱，美國國際貿易委員會（USITC）專利紛爭之案例分析與因應策略，
載：萬國法律第 142 期，頁 12，2005 年 8 月。
33 參照 19 U.S.C. Sec. 1337.
34 馮震宇，同註 19，頁 8；同註 20，頁 3；張宇樞、劉尚志、王俊凱，同註 32，頁 12。
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尚有停止命令(cease and desist order)，可禁止被控侵權人在美國 境內實施被控侵權貨物之商業活動；以及扣押或沒入命令(seizure or forfeiture order)，惟此部分與本文所欲探討之邊境執行議題關 係不大，因而從略。除上述排除命令、停止命令、扣押及沒入命令外，
在 ITC 作成最後裁決之前，原告如提出具體之理由，證明 ITC 作成決 定之前，該為違法行為之繼續將造成受害人立即之損害或損害有相當 程度之擴大，亦可要求 ITC 發布類似民事訴訟上之臨時禁制令
（preliminary injunction）或暫時限制令（temporary restraining order）的暫時救濟措施35。然而因為 ITC 之決定與美國法院之判決互
35 參照 19 U.S.C. Sec. 1337. Unfair practices in import trade (e)(3)“The Commission may grant preliminary relief under this subsection or subsection (f) of this section to the same extent as preliminary injunctions and temporary restraining orders may be granted under the Federal Rules of Civil
Procedure.”
36 羅昌發，論美國貿易法對智慧財產權之環境保護 ─ 337 條款之過去、現在與未來，國立臺 灣大學法學論叢，21 卷 1 期，頁 320，1991 年 12 月。
37 馮震宇，同註 19，頁 8。
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Telecommunications America, LLC of Richardson, Texas 向 ITC 請求對 Apple Inc. of Cupertino, California 於國外製造、進口的無線通信設備，便攜式音樂與數據處理設備和平板電腦侵犯 美國專利號 7706348（“'348 專利”），而決定：FINAL DETERMINATION FINDING A VIOLATION OF SECTION 337; ISSUANCE OF A LIMITED EXCLUSION ORDER AND A CEASE AND DESIST ORDER，ITC 並作成以下判斷，具體描述手機之名稱及型號：“Under the modified constructions, the Commission has determined that Samsung has proven that the accused iPhone 4 (AT&T models); iPhone 3GS (AT&T models); iPhone 3 (AT&T models); iPad 3G (AT&T models);and iPad 2 3G (AT&T models) infringe the asserted claims of the ’348 patent. The Commission has further determined that the properly construed claims have not been proven by Apple to be invalid and that Samsung has proven that a domestic industry exists in the United States with respect to the ‘348 patent.”（Inv. No. 337-TA-794）如此之敘述，將有助於美國海關就專利侵權之邊境執行。
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的方式主要有﹕（一）停止侵害﹔（二）排除妨礙﹔（三）消除危險﹔
（四）返還財產﹔（五）恢複原狀﹔（六）修理、重作、更換﹔（七）
賠償損失﹔（八）支付違約金﹔（九）消除影響、恢複名譽﹔（十）
賠禮道歉。」第 2 款：「以上承擔民事責任的方式，可以單獨適用，
也可以合並適用。」此外，中華人民共和國侵權責任法第 15 條第 1
也可以合並適用。」此外，中華人民共和國侵權責任法第 15 條第 1