美國專利侵害損害賠償之範圍 - 台灣及美國專利侵害損害賠償與立法效力之探討

美國專利法 35 U.S.C. 284⁵⁹為專利侵害損害賠償之原則，依據該條，當法院認為被告確實侵害原告專利時，應判命被告就該侵害行為，予原告足夠之損害賠償

﹝adequate to compensate for the infringement﹞，但不得少於被告使用該發明所應支付之合理權利金﹝in no event less than a reasonable royalty﹞，並且應加給利息及費用。損害賠償可由陪審團認定，而當陪審團未為數額多寡之認定時，法院應就賠償數額的多寡加以估定。不論損害賠償之數額係由陪審團決定或法院估定，法院可就該數額以三倍為上限，為懲罰性損害賠償⁶⁰。法院估定損害賠償數額及合理權利金時，可使用專家證言，輔助其判斷。由本條看來，其損害賠償之方式，可以由法院直接以侵權行為之法則加以判斷損害賠償數額之多寡；亦可選擇合理權利金之方式加以補償權利人。相較於我國專利法第八十五條除了第一項第一款前段依民法第二百十六條請求外，仍有後段差額說，及第一項第二款之侵權人收入說之三種請求方式，美國 35 U.S.C. 284 僅規定兩種損害賠償之方法，亦無我國專利法第八十五條第一項第一款引用民法第二百十六條加以試圖填充賠償範圍計算之方法。乍看之下，35 U.S.C.

284 難以適用。然而，美國係普通法之國家，基於先例尊重原則，前判決所確立之原則，如未因不合時宜、違反平等原則等理由被推翻，對於相同或實質類似之事實，後判決之法院必須受到前判決確立原則之拘束。因此，法院借由案件作成，可適時地清晰化條文。而實際上，回顧美國法院所為的幾個重要判決，面對當事人所拋出的爭議，

法院一直朝此邁進。並且，根據學說見解，法院為判決時著重使用經濟學之專家輔助為賠償數額之判斷。例如，在 Skenyon, John 等人所合著之 Patent Damages Law &

Practice 中⁶¹ 提到，在任何專利侵權，請求所失利益損害賠償之案件中，有兩點最為重要：一、當事人必須從經濟觀點分析損害；二、當事人必須聘僱有堅實經濟學背景之專業人士。

59 Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court.

When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed….

The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances.﹝1999 年 11 月 9 年修正﹞

60 法文並未用「懲罰性損害賠償」之字眼。唯此為學說上慣用，我國法亦有相同之概念，故直接加以指稱。

61 SKENYON,JOHN ET AL., Patent Damages Law & Practice 2-21 (2000).

第一節所失利益﹝Lost profits﹞──足夠之損害賠償

在證明專利權人受有所失利益時，可以從三處著手：銷售減少、價格侵蝕、未來利益之損失。如前所述，35 U.S.C. 284 僅就賠償方式加以分類，並未提供判斷「足夠之損害賠償」之準則，然而，在判決先例上曾有兩案件對「足夠之損害賠償」加以指引⁶²。

一、ARO MANUFACTURING CO. v. CONVERTIBLE TOP REPLACEMENT CO.⁶³

本案涉及汽車可摺疊頂蓬 ﹝convertible folding tops ﹞ 的專利，原告 Convertible Top Replacement Co., Inc., (CTR) 獲得 Automobile Body Research Corporation (AB) 公司之授權，擁有該專利在麻州境內的所有權利。該摺疊頂蓬有部分零件必須在三年後換新，其餘部分則可永久使用。被告 Aro Manufacturing Co., Inc. (Aro) 製造該替換零件，並未獲得專利權人之授權。原告因此控告被告專利侵權。本案涉及輔助侵害、重建﹝reconstruction，為侵權行為﹞或修繕

﹝repair，專利法所允許之行為﹞之分野。上述爭點雖有其重要性，但並非此處所討論的重點。本案的重點在於，最高法院「足夠之損害賠償」所為之指引：

「專利術語裡，侵權人所獲得者為『利益』，專利權人因為侵權行為所損失之部分為『損害』。利益和損害，傳統上被認為係損害賠償所構成之兩個部份。在 1946 年以前，專利法第 284⁶⁴條允許權利人就此兩部份為賠償額計算之基準。1946 年修正專利法後，專利法僅就損害方能請求損害賠償。就損害之計算時必須視『假如無侵權人之侵權行為，專利權人或被授權人將能獲得多少利益？』」

由上可知：

1.美國 1946 年前之專利法第 284 條允許就原告所受之損害、被告因侵害行為所得之利益為計算賠償之標準。

2.在 1946 年專利法修正之後，第 284 條僅允許原告就所受損害請求賠償，對被告所因此而得之利益部分則不得請求。

3.決定損害的方式是：專利持有人、被授權人因侵害所受之損害。即如果侵權人沒有為權行為，則專利持有人、被授權人所能獲得之收益之數額。⁶⁵﹝but for test﹞

62 Supra note 61, pp. 1-2 (2000).

63 377 U.S. 476, 84 S.Ct. 1526 (1964).

64 Upon a decree being rendered in any such case for an infringement the complainant shall be entitled to recover, in addition to the profits to be accounted for by the defendant, the damages the complainant has sustained thereby….

65 即侵權行為法中之「But for test」。

本判決所為之見解，基本上為美國專利侵害損害賠償之基礎規定，即如無被告之侵害行為，原告所能獲得之利益。下述的其他案件，基本上只是在這樣的原則之下，就如無侵害行為原告所能獲得之利益，藉由假設性協商、銷售損失、價格侵蝕、未來利益損失、整體市場法則……等等，確認原告所提出之損害，是否可被認為符合 but for test 的要求，而被認為是被告所應賠償之原告損害。上述法律原則、案件宣示法律見解可視為為因應現實中之不同市場結構，使法律分析更切合實際情況之工具，並劃定被告依賠償之範圍，給予專利權人足夠之損害賠償。

二、GENERAL MOTORS CORPORATION v.DEVEX CORPORATION⁶⁶ 案件事實：

1956 年起，原告 Devex 公司在北伊利諾地方法院控告被告 General Motors 公司專利侵權。1962 年 7 月 29 日，地方法院認定原告之專利無效，為被告勝訴之判決。上訴審，第七巡迴法院則將專利無效部分之見解廢棄發回。案件回到地方法院，地方法院認為並未侵害專利。上訴審，第三巡迴法院廢棄地方法院的見解，認為被告利用了專利中的部分製成，而侵害專利，就損害數額則交由地方法院判斷。透過「假設的權利金協商」估定權利金之比例，地方法院則對上開權利金加以調整，並且依據州法給予原告依該比例所算出之判決前利息

﹝prejudgment interest﹞及裁判後利息﹝post-judgment interest﹞。上訴審法院確認地院之判決。案件上訴到最高法院，最高法院認為，地方法院就專利之授權金給與判決前之利息並未濫用裁量權，確認原判決。

本案爭點：

1.1946 年修正之專利第 284 條是否和修正前，普通法體系下之 Duplate 案之原則牴觸⁶⁷？

2.依據 1946 年修正後第 284 條，法院是否可裁量判命裁判前利息？

法律見解：

1.1946 年以前之專利法，對專利侵害損害賠償並不包含利息。但普通法體系下，

法院就專利侵害損害賠償卻包含利息。在 Duplate Corp. v. Triplex Safety Glass Co.⁶⁸，原則上判決前之利息由損害清算後起算，僅在例外情況下──例如，

侵權人惡意──方由損害發生之日起算。而第 284 條和 Duplate 案中所確立之標

66 461 U.S. 648, 103 S.Ct. 2058 (1983).

67 1946 年國會修改專利法，將利息明文定入第 284 條中。上訴法院因第 284 條和 Duplate 案中所確立之標準是否有所牴觸，而產生見解分歧。

68 298 U.S. 448, 56 S.Ct. 792, 80 L.Ed. 1274 (1936)

準並無牴觸：Duplate 案中所確立之標準屬於聯邦普通法體系，在欠缺侵權人之惡意或其他特殊情況下，不得判命就損害未清算前之裁判前利息；而第 284 條則給予法院酌定利息和費用之權限，且不受特殊情況之限制⁶⁹。

2.雖然，第 284 條對利息並未有所指引，但是，考量其目的在於完全補償專利權人──在 1946 年以前，權利人能就其所受之損害和侵權人所得利益為基礎求償，

即使權利人並未受有損害。而，1946 年後，排除權利人就利益部分求償。為了確定損害數額，迫使訴訟程序延長。在此同時，為了完全賠償權利人，第 284 條明定必須給權利人足夠之賠償。因此，解釋第 284 條必須符合國會予權利人足夠賠償之目的。故原則上必須給予裁判前利息。使權利人能獲得，和侵權行為一開始行為人即給予權利金之相同地位⁷⁰。因為，侵權行為不僅造成權利金之損失，並且造成應已支付之權利金之利息無法取得。

上述見解並未強制法院一但損害發生就必須給予裁判前利息。對於裁判前利息之給予法院有裁量權。例如，原告延遲提起訴訟，或給予裁判前利息欠缺正當性時，即可不予裁判前利息。僅原審法院濫用裁量時，其判決方會被廢棄。

小結：

1. 美國 1946 年前後，專利法第 284 條所允許損害賠償數額之基礎不同：前者包括權利人所受損害、侵權人所得利益；後者僅限權利人所受損害。權利人所受損害之判斷準則為：如果侵權人沒有為權行為，則專利持有人、被授權人所能獲得之收益。

2.對於損害、權利金是否可以加計利息？1946 年前之專利法未明文規定；惟普通法中可加計利息，但依情形不同，有不同之起算日。在修法明文確定加計利息後，普通法確立之原則不因此被推翻。

3.因損害賠償計算基礎之改變，使訴訟被迫拖延，為達予權利人足夠賠償之目的，於原告無延遲起訴，或有予利息之正當基礎時，通常給予裁判前利息。

第二節所失利益﹝Lost profits﹞──因果關係的建立

專利侵害，係指侵害他人專利權之申請專利範圍，而對他造成損失。想像申請專利範圍為一人之私有領域，如果他人的進入，並未損害領地內的作物，對權利人並未造成損害，讓他人自由通行，對社會是有益的。因為，他人的通行對權利人並未產生損害，權利人之損害為零。而對通行之人而言，如果其為一理性之人，則其既選擇通

69 其理由在：如果國會的意思在限制法院的權限，則其用語必會清楚明確。例如，在第 285 條律師費

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