台灣及美國專利侵害損害賠償與立法效力之探討

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(1)國立交通大學科技法律研究所. 碩士論文台灣及美國專利侵害損害賠償與立法效力之探討. Comparing Compensatory Damages of Patent Infringement and Legislation between Taiwan and the US. 研究生：陳怡妃指導教授：劉尚志教授中華民國九十五年七月. 1.

(2) 台灣及美國專利侵害損害賠償與立法效力之探討 Comparing Compensatory Damages of Patent Infringement and Legislation between Taiwan and the US 研究生：陳怡妃. Student：Yi-Fei Chen. 指導教授：劉尚志. Advisor：Shang-Jyh Liu 國立交通大學科技法律研究所碩士論文 A Thesis. Submitted to Institute of Technology Law College of Management National Chiao Tung University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Law in Technology Law July 2006 Hsinchu, Taiwan, Republic of China. 中華民國九十五年七月. 2.

(3) 台灣及美國專利侵害損害賠償與立法效力之探討. 研究生：陳怡妃. 指導教授：劉尚志. 國立交通大學科技法律研究所摘. 要. 本文透過比較法研究，分析台灣、美國專利侵害損害賠償之範圍，確認我國專利侵害損害賠償之範圍確實過於狹隘。並藉由深入訪談之實證研究，獲得審判者和訴訟代理人認為我國專利訴訟制度不足保護專利權人。舉證說明專利侵害損害賠償範圍過狹，無法對侵權人產生實質上之嚇阻力量。並利用法院判決資料之統計及問卷研究證實專利保護之力度、法院判決之非敗訴率及賠償數額之多寡會影響潛在發明人選用專利制度之意願。專利制度之正當化事由不僅在於給予發明誘因、作為公開發明之交換，更在降低交易成本。在一個交易成本非為零之真實世界，這一點對於發明、技術之保護手段選擇別具意義。因此，足以促進專利申請、降低成本、提升效率且合理妥適之賠償制度遠比制度是否符合邏輯，是否符合完全賠償原則更為重要。在侵權行為採完全賠償原則下，權利人所得請求賠償範圍以其所受損害為上限。然而，無體財產之價值估定不易，特別是以排他為核心之專利權，其價值必須透過專利權之實施、授權、交易方能產生。因此，我們永遠也無法確知，如今給予的若干賠償，是否已經滿足「完全賠償」權利人所受的損害；或者，是否使權利人透過專利損害賠償制度不當得利。面對上述兩難，本文建議，在考量專利制度使發明人公開發明，促進知識累積，降低交易成本下，對權利人予以優厚。首先，必須建立合理的損害賠償範圍，使專利制度排除侵害的嚇阻力量落實。再者，應使專利損害賠償之估定更為細緻，利用經濟分析方法，以貼合實際損害狀況。. i.

(4) Comparing Compensatory Damages of Patent Infringement and Legislation between Taiwan and the US Student：Yi-Fei Chen. Advisor：Dr. Shang-Jyh Liu. Institute of Technology Law College of Management National Chiao Tung University. ABSTRACT. With a comparative approach, this thesis sets out to analyze the compass of the patent infringement compensation in Taiwan’s laws and US laws. It aims to justify if the damage compensation of patent infringement in Taiwan is sufficient enough to deductively implement the patent system. Based on in-depth interviews with two judges and an attorney-at-law, it reveals that the Taiwan’s litigation system provides patent owners with insufficient protection in terms of the damage compensation. In other words, the narrow compass of the patent infringement compensation has failed to prevent patent infringement in an appropriate manner. According to the statistics of court decisions (from August 1, 2000 to April 30, 2005), as well as the survey conducted with questionnaires, the drawbacks of weakness of patent protection, judges’ favor for plaintiffs, and the amount of compensation in Taiwan’s law, will exert negative impacts on the motivation of potential inventors, . A justifiable patent system would not only encourage inventions but also reduce the cost of transaction. In the real world, as the transaction cost always exists, a reasonable compensation system can promote patent application, increase efficiency and lower the protection costs. It is thus suggested that a reasonable compensation to prevent patent infringement and the refinement of damage calculation by economical method, in order to. ii.

(5) implement the compensation to copy with the actual damage, is a necessity in Taiwan’s patent system.. iii.

(6) 誌. 謝. 這篇論文的完成，必須感謝許多人。特別是本篇論文在實證研究的偏重，而必須和法官、律師、理工方面之研究人員接觸，以了解司法實務工作所碰到的難題，和專利運作上對發明人可能產生的影響。首先，在題目訂定之後，陳群顯律師便給予中肯的建議，並在百忙之中，接受深入訪談，濃縮其六年代理經驗之心得，並且在法院判決彙整分析之方法上幫忙；宋皇志學長在法學實證研究方法相關資料之蒐集給予協助。在深入訪談部份，除了群顯學長外，也要感謝蔡惠如、林欣蓉法官居中牽線，讓我能進入台北地院訪談對智慧財產權訴訟極具熱情之汪漢卿法官，進入公訓中心和周舒雁法官詳談。在和周法官訪談的過程中，林欣蓉法官更全程陪同，讓訪談的內容能夠更深、更廣，及時補足我學識、經驗上的不足。感謝上述四位法官的犧牲成就了我。在問卷方面，必須感謝所有受訪者，如果沒有你們，資料無法一點一滴累積。由於，你們讓我有機會了解理工人如何看待專利制度。在問卷內容的設計上，必須感謝章忠信學長就第一版的問卷提供修改意見；感謝佳達學弟在受訪者的選定上給予質疑和建議，使受訪者之代表性和研究推論相符；感謝陳鋕雄老師對於問卷提供意見。在書面問卷蒐集上必須感謝電子工程系張錫嘉老師允許我在課堂中發出問卷，使問卷收集更有效率。紙本問卷蒐集方面感謝佳德、如祥幫忙採購、搬運問卷之小贈品；此外問卷寄發、收集則感謝建德、欣潔的男友、展銘、懷恩、隆志、景燊、梅君、卿國、德文、秀玲、國全學長等人的幫忙。除了上述之外，論文架構的形成歷經東吳山社的痞子、政大基法的存孝，科法所碩二全體同學、碩一學弟妹、及學長姐不厭其煩地聽我講述初步概念，並給予心理上的支持、鼓勵，並感謝婉心同學提供國外學位論文查詢之管道。在英文摘要的部分必須感謝宇瑩所為的修改。北一女中的姊妹們在我求學、國考的路上一直給予有形、無形的幫助、關心。雖然，我們名為同學，卻情比姊妹深。除了感謝交大科法所教授們、學長姐們兩年來的細心指導(林志潔老師、國成學長、群顯學長於報告研究計畫時提問，倪貴榮老師不時關心論文進度)、照顧，也要感謝東吳大學潘維大老師、程明修老師、楊奕華老師、王中一老師、朱健文老師對我的關心。朱健文老師除了贈書之外，更在提研究計畫當晚來電關心。除了家人之外，最最感謝的是我的指導教授劉尚志老師、口試委員林美惠老師和周堅維老師。劉老師的遠見、創意、對實證法學的關注令我佩服。考取律師之初，我不知道應該於何類型事務所實習，卻又害怕如詢問老師意見，會因為我的小事影響老師教學、研究的大事。然而，劉老師卻在我未詢問之前，主動地分析各類型事務所之優缺點。於東吳就學期間，就深深體悟到林老師清晰的思路、於法學高深的造詣。口試時更一一指出大小缺失，並且在用字遣辭上考量人情給予建議。周老師溫潤如玉的君子風範，使我緊張的心情獲得減緩，並且細緻到用語的一致、拼字的錯誤皆加以指. iv.

(7) 正。自認並非聰敏之人，卻是最幸運之人。能在兩年間順利考取律師、取得碩士學位全賴貴人相助，謝謝你們的支持，讓怡妃的路能走得平順。怡妃十分珍惜和您相遇的緣分和互動的點點滴滴，更希望和閱讀此論文的讀者結緣。除文責自負外，如有意見指教，請來信 thesis.itlnctu@gmail.com。 95 年 7 月/台北. v.

(8) 目錄. 摘. 要. i. ABSTRACT. ii. 誌. 謝. iv. 第一章. 緒論. 1. 第一節研究動機 1 一、專利侵害除罪化後，現有的民事損害賠償救濟制度是否能達成專利法所欲達到的目的？二、我國專利侵害損害賠償制度對權利人是否較為苛刻？三、損害賠償制度不利權利人，對社會整體利益產生的影響？第二節研究目的一、系統、邏輯化論證，我國專利損害賠償制度對權利人保護不足二、專利除罪化後，能否達成先前之立法目標三、排他效力減弱與技術利用之效率四、填補法學實證的空缺第三節研究範圍之界定第四節研究限制一、我國法院判決統計二、問卷部分三、深入訪談第五節文獻回顧一、學位論文二、期刊論文第六節論文架構一、確認我國專利損害賠償範圍過窄二、專利排他效力之定調三、專利侵害損害賠償範圍過窄影響排他效力及專利制度之選用四、專利排他效力無法確保對效率之影響第七節研究方法一、文獻之比較法研究二、統計資料分析. i. 1 1 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 8 10 10 11 11 11 12 12 12.

(9) 三、深入訪談、問卷調查四、經濟分析. 第二章. 13 13. 專利制度之本質、立法目的及其排他效力. 14. 第一節專利權之發展進程 14 第二節專利法之立法目的 15 一、美國專利法之立法目的──促進實用技藝 15 二、我國專利法之立法目的──鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展 15 第三節專利權之正當化事由 16 一、提供發明誘因(Invention-inducement) 17 二、發明揭露 (Disclosure Theory Theory)理論 17 三、開發和商業利用理論(Development and Commercialization Theory) 17 四、非誘因理論之取向──降低交易成本 18 第三節專利權權能之學說爭議一、消極說二、積極說三、無益說第四節實務採取消極說確認排他權之性質一、文義解釋二、體系解釋三、立法沿革四、積極說見解之缺陷第四節小結. 第三章. 美國專利侵害損害賠償之範圍. 19 19 20 20 20 20 20 21 21 21. 23. 第一節所失利益﹝Lost profits﹞──足夠之損害賠償一、ARO MANUFACTURING CO. v. CONVERTIBLE TOP REPLACEMENT CO. 二、GENERAL MOTORS CORPORATION v.DEVEX CORPORATION 第二節所失利益﹝Lost profits﹞──因果關係的建立一、PANDUIT CORP. v. STAHLIN BROS. FIBRE WORKS, INC. 二、RITE-HITE CORP. v. KELLEY CO.就非專利產品之銷售損失請求賠償三、Market Share Evaluation 第三節合理權利金之計算一、分析方式(analytical approach)訂定權利金二、訂定合理權利金之假設性協商第四節增加損害賠償之金額一、裁判前利息與裁判後利息. ii. 24 24 25 26 27 30 33 34 35 35 38 38.

(10) 二、費用三、故意、重大過失侵害之懲罰性損害賠償四、律師費用第五節請求賠償之限制一、六年之時效期間二、專利標示和侵權通知三、行使權利之懈怠(laches) 四、禁反言(estoppel). 第四章. 台灣專利侵害損害賠償之範圍. 第一節我國專利訴訟案件之概觀第二節我國專利侵害損害賠償之構成要件ㄧ、專利侵害請求權主體二、專利號碼標示. 39 39 41 42 42 43 44 46. 47 47 51 51 51. 三、侵權人之故意過失及舉證問題(附論：專利標示) 51 四、侵權人侵害有效之專利權且專利權人因此產生損害 54 五、侵權行為與損害間具因果關係 55 第三節損害賠償之計算──專利法第 85 條之適用 56 ㄧ、原則上，適用民法第 216 條 56 二、差額說 58 三、利益說 59 第四節損害賠償之計算──專利法第 85 條明文外之計算方式 60 ㄧ、以權利金酌定損害賠償之數額 60 二、權利金訂定賠償額時考量授權實施區域 61 三、權利金訂定賠償額時考量不同產業類別 61 四、以專利價值比例法訂定損害賠償額：板橋地方法院 93 年重智字第 4 號 62 五、以財政部營利事業各業同業利潤標準加以核算 63 第五節訴訟費用及律師費用 64 一、訴訟費用 64 二、律師費用 64 第六節懲罰性損害賠償 65 一、懲罰性損害賠償之功能 65 二、懲罰性損害賠償在我國實務上之運作 65 三、懲罰性損害賠償之修法建議 66. 第五章. 損害賠償範圍之多寡對排他效力、潛在發明人專利制度選用意. 願之影響 67. iii.

(11) 第一節問卷調查實證研究結果 67 一、受訪者認申請專利可達之功能 68 二、對專利認識較深之受訪者對非敗訴率之認知未較準確： 68 三、受訪者認專利訴訟之非敗訴率高於實際值 69 四、申請、維護一個專利所願意花費之成本 70 五、得知專利訴訟判決統計結果後，有超過一半之受訪者改變申請專利意願70 六、小結 72 第二節其他意見 72. 第六章. 專利排他效力與社會利益──由效率的觀點看法律. 73. 第一節與美國專利制度相較，我國制度不利專利權人，並對權利人保護不周第二節對專利權人保護不足，影響專利度之選用，造成無效率一、靜態與動態之平衡──破壞性建設二、漢德公式──侵權行為人是否決定侵權：有效嚇阻三、權利取得、穩固與交易成本降低及技術之有效利用. 75. 第七章. 結論. 78. 第八章. 參考文獻. 79. 附件一附件二附件三附件四附件五. 深入訪談：訴訟代理人深入訪談：法官(1) 深入訪談：法官(2) 問卷 88 年 8 月 1 日起迄 95 年 4 月 30 日止專利案件判決統計表. iv. 73 74 74 75. 82 92 103 113 116.

(12) 第一章. 緒論. 第一節研究動機. 一、專利侵害除罪化後，現有的民事損害賠償救濟制度是否能達成專利法所欲達到的目的？民國九十年，專利法廢除發明專利之刑罰規定；九十二年更進一步廢除侵害新型、新式樣專利之刑罰規定1。專利侵害的除罪化，引起各界討論，其中，也不乏博碩士論文以此為核心加以討論2。廢除專利侵權刑罰之理由有二：一、以侵害專利為刑法之構成要件，違反明確性原則；二、透過排除刑法規定，達成「促進產業發展」之目的3。然而，專利除罪化後，現有的民事損害賠償救濟制度是否能達成專利法所欲達到的目的？是否能符合專利法制度設計之精神？值得深思。二、我國專利侵害損害賠償制度對權利人是否較為苛刻？目前已有的論著從比較法的角度，分析台灣、美國專利侵害損害賠償制度的範圍、要件，而產生我國專利損害賠償制度與美國制度相較，對專利權人保護較不優厚的結論。例如：律師費用是否為專利侵害損害賠償之範圍？論者認為4，美國法依 35 U.S.C.285，律師費用可為損害賠償之範圍。而，於我國法，除第三審上訴強制律師代理制之採行，律師費用為訴訟費用之一部分外，就第一、二審的律師費用是否得由侵權人負擔，付之闕如。另外，在懲罰性損害賠償之主觀要件上，美國除侵權行為人有故意外，於侵權人有重大過失時，亦可主張以三倍為上限之懲罰性損害賠償；反觀我國，懲罰性損害賠償之主觀要件限於故意，方得判命三倍為上限之懲罰性損害賠償。因此，. 1. 李昂杰，〈智慧財產的刑罰問題(一)--從專利法除罪化談起〉，《科技法律透析》，15 卷 4 期，22-25 頁﹝2003﹞。 2 張容綺，〈專利侵害損害賠償制度之檢討與重構--以美國法作為比較基準--〉，世新大學法律學研究所，93 年碩士論文；簡秀如，〈論專利侵權損害賠償範圍之確定〉，國立政治大學法律學系，九十二年碩士論文；呂文銓，〈專利權之本質研究-論專利權之社會化〉，私立中原大學財經法律研究所，九十三年碩士論文；陳佳麟，〈專利侵害損害賠償之研究：從美國案例檢討我國專利損賠制度之設計與實施〉，國立交通大學科技法律研究所，90 年碩士論文。 3 同註 1 4 張宇樞，〈美國與我國關於侵害專利權損害賠償範圍之探討〉，《科技法學評論》，2 卷 1 期，205-231 頁。 1.

(13) 認為我國專利侵害損害賠償制度對權利人較為苛刻。進而推論我國之專利損害賠償制度有必要將之修正為，懲罰性損害賠償在侵權人有故意或「重大過失」時，「應」判命侵權人賠償三倍。5。管見以為，這樣的論證過程，是否稍嫌粗糙？首先，美國律師費用占法院判命損害賠償金額之比例和我國不同。又我國專利侵害損害賠償於各審級中如何分部亦應考量。對於律師費用是否應有更多統計資料支持，方在修法中加以訂入，而非單純、機械地為法文的比較，而率然地要求訂入？三倍懲罰性損害賠償部份，如果我國實務上對於損害賠償額之認定，已經過於優厚權利人，或者，已經提供了合理的賠償，則將懲罰性損害賠償之主觀要件放寬到重大過失會否演變成對社會大眾的剝削？會否產生重大過失將如何認定之問題？對此，論者並未實際提供判決之統計資料。如果，法院認為被告未侵害原告專利，或者原告專利欠缺有效性，則根本不會有懲罰性損害賠償的問題。如果，法院認為被告確實侵害原告專利，惟在當事人進行主義下，原告不ㄧ定就懲罰性損害賠償主張。因此，有必要就判決ㄧㄧ檢視，方能確認我國法院是否就懲罰性損害賠償的判命過於保守。不論採取何一見解，我國法制對權利人是否過於苛刻，有待進一步邏輯、系統化論證的必要。三、損害賠償制度不利權利人，對社會整體利益產生的影響？如果我國專利侵害損害賠償制度不利權利人，到底會對整個專利制度，社會整體利益產生什麼樣的影響？權利人受到侵害，無法得到完全的賠償，是很重要的事嗎？或者，有損失卻無法得到賠償，是值得大驚小怪的嗎？站在法律人公平正義的角度來看，第一個反應必定是，當然是很重要的。但是回頭想想，損失由誰加以填補，其實是站在風險必須由誰加以承擔的角度，所導引出來的結果。在法律的世界裡，受損的一方無法得到賠償，或被法律制度所犧牲並不罕見。在侵權行為法中，有所謂的 proximate cause/foreseeability﹝預見可能性﹞。即便，行為人之行為，確實造成損害之結果，如果行為人行為時無法預見，則對無法預見之損害部分，行為人不必負責。行為人不必負責，不是因為沒有損害發生，亦不是因為無法建立因果關係，不負責的理由在於──侵權行為背後的行為經濟誘因 ──考量行為誘因下所為之取捨，故責由被害人自行負擔侵權行為人所造成之損害。詳言之，侵權行為法之目的在於導引行為人為社會有益之行為。在行為人能控制風險的情形下，方使行為人負責，則行為人會小心行事、控制風險。如果，不論行為人有否能力控制風險，都加諸責任，則侵權法無法影響行為人決定之作 6 成。在此經濟誘因下，被害人之填補損害權益便被剝奪。可見，損失得不到賠償，亦無不可。. 5 6. 周金城 ; 吳俊彥，〈論專利法之懲罰性賠償〉，《月旦法學》，118 期，頁 107-124 ﹝2005﹞。 JOSEPH W. GLANNON, THE LAW OF TORTS, 175-6 (2d ed. 2000). 2.

(14) 相同的，如果專利損害賠償制度真的對權利人苛刻，那又如何呢？專利權利給予之經濟誘因，僅僅是專利規範的手段而非目的。7立法者非不得在考量其他因素下，虧待權利人。因此，管見以為，必須提供更充足，更符合經濟概念，成本、利益分析的理由加以支持修法，而非全憑無法確實掌握的公平正義！本文則著眼於，社會整體利益會否因為不健全的損害賠償制度，而蒙受損害？. 第二節研究目的. 一、系統、邏輯化論證，我國專利損害賠償制度對權利人保護不足以比較法方式比較我國、外國專利侵害損害賠償制度之論著並不在少數。然而，該論著8卻僅就少數幾點加以比較9，獲得我國保護不周之結論。然而，到底哪幾點是我國保護不周之處，或者是否我國實務操作上確實產生保護不周之結果仍有待商榷。以時效期間來說，雖然我國專利侵權行為之時效期間依專利法第 84 條第五項前段，從請求權人知有損害及賠償義務人起起算二年。然而，依同條項後段，行為時起算十年。並且，在二年時效經過之後，法院仍然廣泛地承認權利人以其他請求權基礎(例如：不當得利10)加以請求。如此一來請求權期間就不應該僅以兩年計算。反觀美國，其時效期間自權利人知悉或應知悉專利侵害後起算六年，並且，仍有衡平法限制權利人拖延不起訴致被告防衛陷於不利時之權利主張，仍不得主張權利。因此，一一審視相對應的概念，方能確知是否保護較弱。另外，即使保護較他國為弱亦不見得限於保護不足，或許是因為他國保護太過所致，而他國之保護太過不見得適合我國之時空環境。 7. 范曉玲，〈淺釋美國專利法之輔助侵害與默示授權--從 Anton/Bauer Inc. v. PAG Ltd 乙案談起〉，《萬國法律》，130 期，35 頁﹝2003﹞。 8 周漢威，〈論專利侵權損害賠償之範圍及計算-專利權人所失利益之界定〉，銘傳大學法律學研究所， 94 年碩士論文。陳佳麟，專利侵害損害賠償之研究：從美國案例檢討我國專利損賠制度之設計與實施，國立交通大學科技法律研究所 91 年碩士論文。張容綺，〈專利侵害損害賠償制度之檢討與重構--以美國法作為比較基準--〉，世新大學法律學研究所，93 年碩士論文。張宇樞，〈美國與我國關於侵害專利權損害賠償範圍之探討〉，《科技法學評論》。簡秀如，〈論專利侵權損害賠償範圍之確定〉，國立政治大學法律學系，九十二年碩士論文。 9 前註 8 周著僅就所失利益界定為中心，並未論及時效規定、標示義務與普通法下衡平原則限制損害賠償請求之規定。陳著於時效規定方面雖有討論我國侵權行為與不當得利競合之爭議，但並未一同介紹美國時效規定。張容綺於專利侵害事後救濟部分有論及與不當得利競合，但卻未討論美國專利標示之問題，顯現與我國專利標示比較時欠缺對稱。張宇樞未論及不當得利、時效規定。簡著未論及時效規定、律師費用等等。 10 黃立，〈我國消滅時效制度的檢討〉，台北律師公會系列在職進修課程(二三二)，頁 29：「如果一個生活過程符合多個條文之法律要件，則可以產生多個以滿足同一利益為導向之獨立請求權……每一個請求權有其各自之時效期限，其中一個請求權罹於時效不影響他一(sic)請求權之行使。」然必須注意，依最高法院 61 年台上字第 1695 號裁判要旨所示：「依不當得利之法則請求返還不當得利……其請求返還之範圍，應以對方所受之利益為度，非以請求人所受損害若干為準。」因此，雖時效經過後仍能請求金錢回復，但其範圍不同。 3.

(15) 二、專利除罪化後，能否達成先前之立法目標在專利法除罪之議題上，學者咸認為刑法並非保護專利權之適當手段11。然而，刑法的加諸應為保護權利最有效之手段，其強度甚至可能產生阻礙產業發展之弊12。然而，當保護手段由刑事制裁轉向民事制裁時，是不是已經剔除了刑事手段的過當，並且仍保有對權利尊重和權利人保護之功能？是否能達成專利法之立法目標？對專利侵權人判命過低之損害賠償，對於專利排他效力之影響為何？是否能在不修法的前提下，就學說、判例有所指引，進而確保專利之排他效力？三、排他效力減弱與技術利用之效率專利為排他之權利，對於專利之保護不力，是否促使權利人選用其他更有力之保護機制以有效地排除他人之不當行為，或者，消極地放棄技術利用？如果，權利人選擇前者，則前者之制度設計應如何調整方能使權利人花費最少，收益最大？當然，如果權利人選擇後者，則專利權利保護不力便失去專利制度建立初衷。四、填補法學實證的空缺本論文最重要的目的之一在於填補現存文獻、期刊論文對專利侵害法學實證之空缺。影響人類行為者並非白紙黑字之法律條文，而是法律條文落實之後所產生之法律環境。僅就法律條文為比較法之研究，如何能掌握我國制度全貌，加以批評？法律條文和現存法律制度存有落差，現存學位論文似乎對其他參與法律運作者視而不見，或刻意忽略。如果僅是研究法條文字，與外國兩相比較，則僅能將立法者立法時之想法加以涵括，對職司審判工作者、從事代理工作者，甚至潛在發明人之意見，未加以考量，所為之批評和建議怎能為人所信服？本論文透過統計、問卷調查、深入訪談勾勒我國專利侵害案件實際運作之全貌。. 第三節研究範圍之界定. 13. 專利權的內容主要包括排他權、人格權與財產權三種權利。本文論述的範圍不包括人格權，而僅就財產權部分及排他效力加以討論。故本論文題目中之「專. 11. 陳哲宏，陳逸南，謝銘洋，徐宏昇合著，專利法解讀，作者序，頁 10。參見註 1，頁 24。 13 呂文銓，〈專利權之本質研究-論專利權之社會化〉，私立中原大學財經法律研究所，九十三年碩士論文，第 67 頁。 12. 4.

(16) 利侵害」係指侵害專利權人依專利申請書請求項所建構領域之行為14，故就專利法第八十四條第四項──回復名譽部分之人格權不擬論述。此外，同條第一項，有侵害之虞時假扣押、假處分之保全程序；同條第三項──銷燬原料、器具或其他必要處置，亦不擬討論。並且，本文論述著眼於專利法第八十五條，亦不論述早期公開之補償金。. 第四節研究限制一、我國法院判決統計僅能就「司法院法學資料檢索系統」開放檢索之部分加以彙整。另就上開系統中原被告姓名闕漏部分，如無法在他判決中補全，則就其上所示之資料表示。對於未進入訴訟，而以訴訟外紛爭解決機制處理之專利侵害爭議，無法有效掌握。二、問卷部分受訪者方面，礙於時間經費，並未符合抽樣原則決定受訪者，而以作者及本身親友所能接觸者為限，並儘量符合潛在發明人之要求。問卷回收方面，礙於時間、地域限制，問卷無法全數讓受訪者當面填寫，部份以電子檔寄發、線上問卷方式回收。此外，由於受訪者對於專利訴訟知之不多，因此，為了避免問卷內容過於複雜，並未嚴格遵守僅處理單一變項之原則，並且未提供受訪者深入訪談所獲得之和解資訊。三、深入訪談無法確認受訪者所提供資料之正確信實。另外限於時間、成本，以受訪者的代表性、訪談的深度，彌補數量上的不足。第五節文獻回顧. 一、學位論文 1. 簡秀如，〈論專利侵權損害賠償範圍之確定〉，國立政治大學法律學系，九十二年碩士論文：作者認為，專利侵權訴訟中，因專利侵權損害賠償之範圍和一般侵權行為不同；並涉及侵權人主觀要件之認定；並雜有市場因素，損害賠償額之確定十分困. 14. 參見註 13 第 74 頁。 5.

(17) 難，並且在專利侵害除罪化之後，民事訴訟證據調查未為權利人充分利用，而有深入研究之必要15。在研究方法上，作者透過垂直面，由一般侵權之原理出發，分析專利侵權實體、程序上之問題；水平面則透過美、日比較法的研究，評述我國制度之利弊得失。其研究成果如下： ﹝1﹞ 專利侵權為一特別之侵權行為，必須受民法侵權行為損害賠償原理之規範16； ﹝2﹞ 美國專利證號標示非為強制義務，僅影響損害賠償範圍之大小。我國八十三年之專利法第八十二條，專利證號之標示為強制義務，俟後又改為非強制義務。而日本則不課與未標示專利證號之權利人任何不利益17。 ﹝3﹞ 就損害賠償之計算上除有多種選擇、承認懲罰性損害賠償、重新分配舉證責任，在外國立法例上並有訴訟上證據調查之配套措施18。我國法院則對專利權人主張差額說時課與相當大的舉證責任19，我國亦未引進實施費或權利金之計算方式20，並且未朝有利權利人之角度，減輕原告之舉證負擔21。就此學位論文，管見以為，其對於我國損害賠償認定不利於權利人之論證仍不夠清晰，並未說明對權利人不利對專利制度之影響，因而有促成修法必要。本論文未能解決筆者前述之問題。此外，就第肆章、一、﹝三﹞「未使用專利技術之其他產品的所失利益」22Rite-Hite Crop. v Kelley Co.,Inc.案中所得之法律原則之論述過為簡略，疑有脫漏。 2.. 呂文銓，〈專利權之本質研究-論專利權之社會化〉，私立中原大學財經法律研究所，九十三年碩士論文：作者認為應注重專利權「公益、私益之調和」面向，透過專利發展的歷史、法學方法分析學說及專利法之正當性、經濟分析討論專利保護之必要性，最後由基本權體系為專利權之定位。權利人研發之成本，在不侵權之情況下，透過市場機制「使用者付費」之理念，最後轉嫁與消費者。經濟思考的角度，則可以 1.研發成本；2.社會總體增加效益；3.社會付出之代價加以分析。23 另就專利權利定性的問題，作者認為，如果自然權利說、無體財產權說等現有學說無所充分駕馭之，不妨採取較為開放的態度，視其為多重性質之權利。專利權與財產權兩者於概念及權利內容上存有相當差異，而對於專利權是否必須以 15 16 17 18 19 20 21 22 23. 簡秀如，〈論專利侵權損害賠償範圍之確定〉，國立政治大學法律學系，九十二年碩士論文，第 2 頁。註 15 第 26 頁。註 15 第 26、27 頁。註 15 第 28 頁。註 15 第 60 頁。註 15 第 80 頁。註 15 第 101 頁。註 15 第 45、46 頁。註 13 第 19 頁。 6.

(18) 排他權利作為保護方式，才能達成保護之目的，在法學之推論上似乎無法獲得強而有力之說明。惟作者透過經濟分析，認為可合理解釋，賦予專利權人特定時間之獨占方式以回收其研發成本。專利排他期間的長短，可能分別造成不當市場力量取得或研發成本回收不足之弊端。不論國家採取鼓勵研發或力主調和公益、私益，皆有必要主動參與之。 3.. 周漢威，〈論專利侵權損害賠償之範圍及計算-專利權人所失利益之界定〉，銘傳大學法律學研究所，94 年碩士論文：作者認為，專利人因專利侵害行為所失之利益與民法權利損害之概念有所不同，因此在損害賠償理論的建立上必須另闢蹊徑：專利權人所失利益之範圍應以專利權人「實施能力」及所失利益在客觀上是否有「預見可能性」而定；與傳統民法以行為與結果是否具因果關係相當性有別。實體法之立法論上，作者認為應增訂合理權利金為專利權人得請求損害賠償之最低額，並且增訂律師費用為專利權人所得請求之ㄧ部，明定侵權責任成立採用之過失責任類型。管見以為，上開論文對於專利侵害之賠償理論獨立於民法之外頗有創見，唯對於實務運作結果之關注不足，又未說明如專利侵害賠償理論不獨立於民法之外所產生之弊害。於律師費用的部份，並未連結到實際上專利訴訟律師費用產生於訴訟之何一階段。 4.. 張容綺，〈專利侵害損害賠償制度之檢討與重構〉，私立世新大學法學院 94 年碩士論文：作者之學位論文包含事前救濟與事後救濟兩部份，管見以為，如事前救濟成功並未發生侵權行為，自無損害賠償之問題。因此，就題目而言該研究範圍應不及於事前救濟，此乃筆者討論專利侵害損害賠償制度排除事前救濟之原因。則此部份之文獻回顧，僅就此學位論文第 44 頁為回顧範圍。首先，作者注意到學者將專利侵害獨立於民法之外的見解，且在訴訟主張上，專利侵害訴訟一別於其他訴訟以特殊侵權行為為請求依據，而改以ㄧ般規定主張侵權行為。作者認為，該以ㄧ般規定主張之特殊現象導因於專利法第 84 條規定要件之不明確、專利侵害損害賠償獨立於民法規定之外未有定論。在專利侵害過失責任所採之原則上，作者主張限縮民法第 184 條第 2 項之適用，採過失責任原則。管見以為，針對此點，以專利制度公益保護為理由稍嫌薄弱，並且，引用台灣高等法院 90 年上字 738 號判決認為法院不敢冒然是用推定過失原則稍嫌率斷。 5.. 陳佳麟，專利侵害損害賠償之研究：從美國案例檢討我國專利損賠制度之設計與實施，國立交通大學科技法律研究所 91 年碩士論文：作者透過比較法研究，認為差額說忽略造成損害之其他因素，總利益說、總銷售額說違反賠償精神與法律公平原則，應予刪除。並且，針對產業界對專利應用方式與專利本身之特性提供了數項判斷是否為故意侵害之準則。然而，此論文. 7.

(19) 欠缺法學實證之基礎，並未說明除了邏輯外之其他原因支持修法。另外，於時效規定方面，僅論述我國之時效制度，美國制度未著墨，因此在體系上並不對稱。 6.. 邱咸智，〈智慧財產權制度設計之交易成本分析〉，國立交通大學科技管理研究所 87 年碩士論文：作者以經濟觀點切入，認為相較於營業秘密制度，專利足以公開宣示財產權範圍、降低剽竊風險、提高產權持有之預期利益。並認為加強專利誘因，吸引創新技術以專利形式持有，為專利制度之首要前提。筆者以為，作者之見解十分正確，與本文之中心思想相似。唯其非法學論文，因此對於法律規定皆未說明。並且，並未闡述如何以法律制度達成吸引發明人以專利形式持有技術之終極目標。二、期刊論文 7. 范建得，〈智慧財產權鑑價在損害賠償案件中之運用〉，《臺北大學法學論叢》24：文中點出智慧財產權鑑價研究的主要目的，一在授權權利金「訂價」之必要，二在估算損害賠償之需求。通篇文章中在第貳部分報告美國司法實務經驗；第叁部分著眼經濟因素對損害賠償認定之影響；第肆部分評述美國 Rite-hite、Polaroid 兩案件；第五部分細引我國法文規定。王世堯; 王世仁，〈專利的價值〉，《智慧財產權管理》25：文中指出，專利的價值在於排他權利的大小，影響排他權利大小的因素包括：先前技藝、發明本身的功能被取代的可能性、發明實施例的揭露、整個專利的申請過程等等。就先前技藝部分，專利排他效力反比於先前技藝之數量26；發明本身部分，當競爭者可以不同方法産出等效的功能或產品時，排他權利的價值性就會大大降低27。管見以為，影響專利排他效力的大小仍應加上「法院之態度」。如果，法院對申請專利範圍的劃定較為嚴苛、對因果關係之建立採取比較保守之態度，致專利訴訟勝訴比例不高，則會對排他效力有一定的妨礙。無形中，影響專利之價值。 8.. 9.. 24. 陳家駿，〈臺灣廠商面對美商專利追索之教戰守則--CHECKLIST〉，《智慧財 28 產》：. 范建得，〈智慧財產權鑑價在損害賠償案件中之運用〉，《臺北大學法學論叢》，52 期，199-223. 頁。 25 26 27 28. 王世堯; 王世仁，〈專利的價值〉，《智慧財產權管理》，36 期，21-27 頁。註 25 第 22 頁。註 25 第 23 頁。陳家駿，〈臺灣廠商面對美商專利追索之教戰守則--CHECKLIST〉，《智慧財產》，48 期，33-38 頁。 8.

(20) 作者分別列舉接獲警告函、進入訴訟之因應之道。並且，在「律師成本控管」部分引用美國智財權法律協會 2001 年調查報告中訴訟標的金額區間及律師成本所佔的比例，值得作為我國未來明定律師費用為損害賠償之一部之初步資料。 10. 周金城 ; 吳俊彥，〈論專利法之懲罰性賠償〉，《月旦法學》29：論述我國專利法懲罰性損害賠償之沿革，輔以比較法研究，分析懲罰性損害賠償之要件、實務上發生之問題。舉出懲罰性損害賠償之功能在於：懲罰、嚇阻、慰撫被害人、報復。並點出我國懲罰性損害賠償之要件必須出於「故意」，而美國侵權人之主觀要件除故意外，仍包含「重大過失」；又我國不如美國著重侵害之動機。就結論上而言，可歸納出三點： ﹝1﹞ 爲使懲罰性損害賠償能代替刑事處罰制度，應將賠償之主觀要件擴大至包含直接故意、間接故意、重大過失。並由法院依不同情狀加以酌減，以達細微之社會控制功能30； ﹝2﹞ 將法院「得」依侵害情節酌定懲罰性賠償，改為「應」與懲罰性賠償； ﹝3﹞ 將懲罰性損害賠償為賠償額三倍之上限規定調高。管見以為，是否須予懲罰性損害賠償仍應由法院加以決定。作者認為，由於懲罰性損害賠償為刑罰之代替手段，因此，一但行為人有故意就必須加以判命，而不容法院酌定，以貫徹立法原意31。惟，即便是刑法手段亦有微罪不舉，或無可罰之違法性，而使刑法手段不致發動。則在上述情況下，將刑法手段轉換成懲罰性賠償則自應亦有不強制課予之空間。 11. 張宇樞，〈美國與我國關於侵害專利權損害賠償範圍之探討〉，《科技法學評論》32：作者分析美國及我國專利侵害損害賠償之範圍，認為： ﹝1﹞ 專利法第八十五條第一項第一款及一百○八條、一百二十九條之準用規定──差額說，使其他因素所造成之獲利落差歸由侵權人負責，計算方式粗糙、忽略損害賠償責任成立與範圍之因果關係33，應加以刪除34，直接回歸我國民法之損害賠償法原則35。 ﹝2﹞ 專利法第八十五條第一項第二款及一百○八條、一百二十九條之準用規定──利益說，忽略侵害人所得之利益，不當然等於侵害人所受之損害，即侵權. 29 30 31 32 33 34 35. 同註 5。註 5 第 117 頁。同註 30。同註 4。註 4 第 225 頁。註 4 第 205 頁。註 4 第 229 頁。. 9.

(21) 人之商品和權利人之商品不一定產生「排擠作用」36。將侵權人之收益一概充當為權利人之損失過於速斷，應加以刪除37，直接回歸我國民法之損害賠償法原則38。 ﹝3﹞ 避免權利人或被告因支出龐大的律師費用而有被二次侵害之虞，應參酌美國 35 U.S.C. 285，於侵權人明知或權利人惡意提起訴訟時，第一、二審法院得判命予勝訴之一造合理之律師費用39。管見以為，針對專利法第八十五條第一項刪除，回歸我國法損害賠償制度部分，是不是應考慮專利訴訟之特殊性、專業性、損害賠償數額確定之不易，僅加以修正，而不可全數刪除？此外，應考慮回歸民法損害賠償原則，會不會因為原告舉證責任未獲減輕，又無刑事處罰時代國家公權力搜索之輔助，而使專利權利之付予實際上無法符合專利制度設計時，以排他手段回收研發成本之規劃，影響發明公開？在此同時，由於我國並非判例法之國家，即使期待以判例加以「微調」，亦難對法院有強有力的拘束力。法律不確定所造成之交易成本增加，必須一併加以考慮。 12. 宋皇志，〈我國專利侵害訴訟之實證研究〉，《2005 全國科技法律研討會論文集》40：作者以判決書查詢之方式，統計我國專利訴訟之樣貌，就原被告之國籍、所涉及之專利類型、勝訴敗訴百分比、被控行為類型、法院侵害判斷準則、及是否侵權所得心證過程、定暫時狀態假處分之制度研究有概括式的介紹，對專利訴訟實證研究極具貢獻。然作者忽略專利訴訟的特殊性，專利發明所涉及之資訊雖然公開在專利說明書內，惟專利訴訟背後涉及之商業經營，恐因此導致專利爭議在還沒有進入法院就以訴訟外之爭端解決機制處理。此一部份，便無法在統計資料中呈現，而對閱讀資料者產生誤導。. 第六節論文架構. 一、確認我國專利損害賠償範圍過窄首先，研究我國專利法第八十五條第一項及其他民法規定認可之損害賠償範圍，並且著重實務見解對法文的操作是否符合法文規定及運作之狀況，此外，利. 36. 註 4 第 225-228 頁。同註 34。 38 同註 35。 39 同註 35。 40 宋皇志，〈我國專利侵害訴訟之實證研究〉，《2005 全國科技法律研討會論文集》，第 3-20 頁，劉尚志主編，國立交通大學出版。 37. 10.

(22) 用統計方法，描繪自民國 88 年 8 月 1 日起迄 95 年 4 月 30 日止，我國各法院對專利侵害案件所為之判決結果，判命之損害賠償額若干，及所為決定之理由。美國部份，除分析 35 U.S.C. 284 到 287 關於損害賠償原則規定、律師費用、時效規定等外，並輔以著名案件加以填充。除上述文獻、判決之整理分析外，利用深入訪談、問卷調查，加以佐證我國專利訴訟勝訴率、判命賠償數額未如社會所預期。二、專利排他效力之定調簡述專利制度之歷史、制度設計之目的，達成制度目的之手段，並解決學說見解──專利為實施權或排他權之爭，以為後續「專利排他效力與社會利益」預做準備。行文方便，於第貳章加以論述，並予讀者專利制度粗淺的概念。此外，本章最重要者在於專利之正當化事由。專利之正當化事由不必與專利制度設計之目的相同。制度設計之初雖不必有正當化事由內所羅列之考量，然而，制度運作過程中該等「副作用」亦可能成為維持制度之支柱。三、專利侵害損害賠償範圍過窄影響排他效力及專利制度之選用利用文獻研究、輔以深入訪談，確認「損害賠償範圍之多寡對排他效力之影響」。本部份於第陸章論述。四、專利排他效力無法確保對效率之影響如「研究動機三、損害賠償制度不利權利人，對社會整體利益產生的影響？」所述，即使，我國專利制度果真不利權利人，不一定有必要修法調整，除非其所造成的不利益已被認為不可加以容忍，已經造成無效率、不經濟。本部分，透過經濟分析檢證權利人無法透過訴訟方式貫徹排他效力，回收研發成本，而轉向以營業秘密加以保護其發明，從中所增加維持秘密性之成本支出，該成本轉嫁於消費者所造成之商品售價上漲；另一方面，由於秘密性之要求，使發明無法於社會流通，達成知識累積。再者，由於營業秘密之權利人不公開其發明，使競爭對手無從得知，而重複投入研發成本。當然，權利人亦有可能以專利保護其發明，而投入更多法律成本，以達到制度所設計之排他水準。然而此時，不僅生產成本提高，權利人之生產將不以市場供需為依歸，而造成生產過剩或供應不足。上述之不經濟、無效率，終造成修法之必要。. 11.

(23) 圖一. 論文架構圖. 第七節研究方法一、文獻之比較法研究就台灣、美國損害賠償之範圍先以文獻分析整理之方式，比較兩者制度之差異，作為近一步討論之學術基礎。再與第二項所得之統計資料交叉比對，了解兩者就專利侵害損害賠償範圍主張之多樣性差異。二、統計資料分析. 12.

(24) 統計我國專利侵權訴訟原告勝訴率、賠償數額、所得賠償數額之計算基礎及原、被告所為之主張，勾勒實務運作上我國專利侵害損害賠償之實際樣貌。三、深入訪談、問卷調查 ﹝一﹞深入訪談：對司法實務工作者﹝代理人、法官﹞，進行訪談。蒐集其對專利訴訟制度之看法。訪談問題及回答請見附件一至三(第 82 頁起)。 ﹝二﹞問卷調查： 1. 對象：潛在發明人﹝工研院……等研究單位之研究人員、公司之研發人員、公司之智慧財產權部門、工學院之(教授、博士生、碩士生、大學部學生)、理學院之(教授、博士生、碩士生、大學部學生)、個人發明人﹞。 2. 調查其認為，我國自民國 88 年 8 月 1 日迄 95 年 4 月 30 日止，專利訴訟之勝訴率若干。 3. 實驗方法：利用實驗方法，確認專利訴訟之勝訴率、判命金額會影響﹝潛在﹞ 發明人選用專利制度之意願。 4. 問卷設計：詳參附件四(第 113 頁起)。四、經濟分析 ﹝一﹞分析專利制度設計之目的，所使用手段，專利制度正當化之理由。 ﹝二﹞由成本、利潤著眼，運用漢德公式﹝B v. P*L﹞分析侵權行為人之行為模式。 ﹝三﹞當專利制度不能保護發明人權益時，發明人所會採取保護其發明之替代方式，該替代方式的採用，將增加成本，產生無效率，對社會利益造成之影響。. 13.

(25) 第二章. 專利制度之本質、立法目的及其排他效力. 第一節專利權之發展進程. 對於專利權之發展進程，黃文儀先生於「專利實務」第四版，第一冊「專利制度探源」中有很深入的介紹41，歸納可得以下訊息： 1. 專利制度的產生ㄧ開始並非為了獎勵發明而在於中央集權，財政的強化，或者是為了打破同業公會 (guild) 使經濟活潑化，以及期待外國技術與技術者之移入……等。 2. 當時之制度係由權利者單方面政策加以推行，而非基於市民之請求。 3. 十三、四世紀的英國國王對於從事冒險事業的都市，賦予獨占地位的特權，並發給一定之要求文書 (letter，brief，brevet)，稱為特許狀或專利證書 (Letters Patent)。此種特許狀的授與於愛德華二世及三世時廣為採用。 4. 伊利莎白一世時確立正式給予特許之措施。但其目的仍非為獎勵發明，而在挹助皇室財政之窮乏或賞賜寵臣，甚至對不具新穎性之日用品的製造、販賣亦給予獨占權42。當時，對於特權之侵害或特許之濫用並非無法可約束。然而實際上對於重要的權利43，法院並無干涉的權限。當時的特權除了發明外，也包含了其他商業上特權的獨占，而備受攻擊。 5. 詹姆士一世時更進一步濫授特權：凡貢納一定額之款項者，便給予某一商品之製造、販賣的特許權。因此導致一般產業資本家、小生產者以及消費者更加困苦。對此引發英國政治上最大的論爭，詹姆士一世不得不對國會讓步。於 1603 年關於獨占的宣言書生效，並於 1610 年作成恩惠之書 (Book of Bounty)，宣告國王與法律上的獨占相分離，任何人均不能違背法律授與獨占。其最後導致了 1623 年成 44 文化之獨占條例 (Statute of Monopolies)的制定。獨占條例於 1689 年做最後的修正，並在 200 年間為各國專利之立法所追從，為現代專利制度的初始。 6. 美洲大陸於 1641 年麻卅議會 (general Court of Massachusetts)授與「鹽的制造法」十年獨占期間，為美國最早之專利授權。其後在 1672 年 Connecticut、 41. 黃文儀，專利實務，第一冊，第四版，第 65-67 頁。另請參見鄭中人，〈淺論專利制度的經濟分析〉，《律師雜誌》，280 期，頁 25﹝2003﹞。 43 原文為「利權」，疑為排版疏漏。 44 依註 41，第 66 頁所指：「獨占條例第六條規定『真正且最先的發明者，於使用國內新產業的方法製造生產後起十四年間，給與可防止他人行為的保護之特榷權。此事並不違反法律的精神，對國家亦無害處。』同法第二條則規定特許的種類、效力、有效性，均由習慣法來決定。 42. 14.

(26) Virginia、South Carolina 以及 New York 諸州也均承認發明的獨占權。1789 年美國憲法第一條第八項遂有獎勵發明之條文規定，導致 1790 年美國專利法之制定。. 第二節專利法之立法目的由前述專利權之發展進程可知，專利權原先設立的目的並非為了獎勵發明，而是有許多複雜的財政因素。然而，現今的專利制度，對發明人賦予排他權，而限制了其他人原本可享有之自由權利。例如，限制財產權人，對其財產不得為專利說明書申請專利範圍所為之同ㄧ使用，剝奪財產權人對其財產之財產自由；就專利產品不得為販賣之要約，限制了人民之言論自由。因此，專利制度ㄧ方面與發明人排他權，另ㄧ方面，亦在限制人民之自由權利。對此，必須有足以支撐的立法目的。一、美國專利法之立法目的──促進實用技藝美國憲法第一條第八項就專利法之立法目的提供了說明：「為了促進……實用技藝，議會可就發明人就該發明提供ㄧ定時間之排他權。」雖然，日後有學者從經濟分析的角度觀察專利制度，並認為從實證資料來看，給予專利並不能促進發明，因為不論是否給予專利，企業經營者仍會投入研發45，然而，傳統見解仍認為，專利法之立法目的，在於促進實用技藝的進步。二、我國專利法之立法目的──鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展我國第一部專利法於民國 33 年 5 月 4 日制定共 133 條(33 年 5 月 29 日公布、民國 38 年 1 月 1 日施行)，由法文來看並未有專利法立法目的之相關說明，僅於第一條：「凡新發明之具有工業上價值者，得依本法呈請專利。」可勉強推知專利法之立法目的或許在於促進具有工業上價值發明能量的投入。第一次修正(民國 48 年 1 月 9 日)、第二次修正(民國 49 年 5 月 3 日)、第三次修正(民國 68 年 4 月 3 日)、第四次修正(民國 75 年 12 月 12 日)仍未就專利法之目的提出說明，僅於第三次修正時將「工業上價值者」擴張到「產業上利用價值」。之後，終於在第五次修正(民國 82 年 12 月 28 日)第一條中點明「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展」而制定專利法，之後的幾次修法，並未對專利法之立法目的為任何文字上的更動。因此，我國專利制度的設計，在一開始僅是很簡單地規範授予專利之基本條件，至於授予專利的目的，授與專利會對社會產生什麼影響，並無法從文字中看見。並且，授與專利之後，對發明人提供什麼樣的保護，保護是否足夠，單單授 45. Paul J. Heald, A Transaction Costs Theory of Patent Law, 66 Ohio St. L.J. 473. 15.

(27) 予專利能否真的鼓勵發明亦不在其考量的範圍之內。第五次修正雖然明文對發明創作鼓勵和保護，但在提供不足保護之下，應難以真正鼓勵發明、創作及其利用，進而促進產業發展。由訪談之資料可得：代理人認為我國專利權人在權利主張上非常辛苦﹝參見附件一，本文第 87 頁﹞，並且，權利人雖然知道申請專利不ㄧ定能保護其權利，但是在大家都申請的情況下，為了避免處於挨打狀態，故申請專利﹝參見附件一，本文第 87 頁﹞。此外，為生存競爭，不得不投入成本研發﹝參見附件一，本文第 87 頁﹞。對法官的訪談資料顯示：在訴訟上當事人曾對訴訟費時、賠償不明確而表示失望﹝參見附件二，本文第 100 頁﹞外，亦認為我國專利法之訴訟制度對於當事人保護不足﹝參見附件二，本文第 101 頁﹞，雖然法官願意給專利權人應有的保護，但是，專利法第 85 條條文使用上的限制和不便，無法與專利權人足夠的保護﹝參見附件三，本文第 106、107 頁﹞。. 第三節專利權之正當化事由. 專利制度系藉由提供發明人(權利人)ㄧ定時間之獨占利益，排除他人在未得發明人(權利人)同意之下，所為之使用、製造、販賣、販賣之要約、進口行為。藉由排他效力的賦予，使發明人能回收其研發成本。由於專利其排他效力，因此，發明人或許將發明公開後，自己不使用或不為有效率之利用，但卻排除他人使用該發明。因此，就物盡其用的觀點來看，專利權利之授與，對社會不見得有利。此外，排他權力所產生之獨占力量，反應於商品的售價上，便會產生不合理定價，造成消費者剩餘受損，此為公平交易法所欲避免者。因此，專利度必須有其正當化理由，方能剝奪其他人使用、製造、販賣、要約之自由。傳統見解從誘因理論出發，認為專利制度的正當化理由約有三46：一、提供發明之誘因(Invention-inducement)47；二、發明揭露 (Disclosure Theory Theory)理論；三、開發和商業利用理論(Development and Commercialization Theory)，認為專利制度可以對發明之開發和商業利用提供誘因48。然而，近期的研究發現，誘因理論並不足以解釋專利制度，並對前述的三種正當化理由提出批評。. 46. Tanuja V. Garde, Supporting Innovation in Targeted Treatments: Licenses of Right to NIH-Funded Research Tools, 11 MICH. TELECOMM. TECH. L. REV. 249 n.142 (2005) ,available at http://www.mttlr.org/voleleven/garde.pdf (提供發明誘因之理論由 Kenneth J. Arrow 在其 Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention 文章中提出；揭露理論則由 Richard C. Levin 在 Appropriating the Returns from Industrial Research and Development 中提出；而開發和商業利用理論則由 Willard F. Mueller 在 The Origins of the Basic Inventions Underlying DuPont's Major Product and Process Innovations 中提出)。 47 註 42，頁 26。 48 Richard D. Nelson and Roberto Mazzoleni，Economic Theories About the Costs and Benefits of Patents， http://newton.nap.edu/html/property/3.html. 16.

(28) 一、提供發明誘因(Invention-inducement) 本理論認為，專利制度所授與之獨占利益，可以使發明人預期獲得利益，投入研發成本，藉由研發成本的投入，促進發明。然而，批評者認為，實證資料顯示，取得專利之比率，和該公司投入之研發成本並無相關性49。並且，美國在西元 1980 年早期，大量的專利核准，並未導致研發成本的投入50。惟我國實務則肯認專利制度提供發明誘因之功能。例如台中地方法院 92 年智字第 23 號：「……專利權具有高度之排他性，藉以鼓勵發明技術之創新。」二、發明揭露 (Disclosure Theory Theory)理論本理論認為，專利制度可以促使發明人將原本欲祕而不宣之發明公開。然而，其批評者認為，發明的揭露──不論可以降低重覆之研發投入或是加速知識散佈 ──並非皆為專利制度所促成。例如，在容易以還原工程加以分析其成分之藥學、化學工程之發明，如其還原工程所需花費之成本較發明所投入之成本為低時，專利制度發明揭露的正當化事由則不能成立。因為，ㄧ但藥品或專利品問世，不論申請專利，或者發明人決定以營業秘密保護其發明，發明的內容可能為外所知。此外，就不容易以還原工程揭露的發明，也不當然地會使發明人選擇專利制度保護其發明。因為，還原工程進行不易，意味著發明人亦不容易偵測他人之侵害行為，即使申請專利，致使專利價值極低51。而我國實務上，則肯認發明揭露之正當化事由。例如，台中地方法院 92 年智字第 23 號：「……專利權具有高度之排他性，藉以鼓勵發明技術之創新，使專利權人之創新及實用性之技術能完整揭露於社會大眾。」三、開發和商業利用理論(Development and Commercialization Theory) 此理論認為，專利制度對有限商業價值之發明提供發展和商業化利用之誘因。專利制度被認為係利用專利技術生產之商業成功，獲取經濟利益之保證。與誘使發明人從事發明不同，對發明提供誘因僅能使發明人在技術的發明活動中投入成本，而開發和商業利用理論則強調發明產生之後續成本投入，使持有發明之 52. 49. Supra note45 n.24. Supra note 45 n.132. 51 THE DISCLOSURE FUNCTION OF THE PATENT SYSTEM (OR LACK THEREOF)，(Cite as: 118 Harv. L. Rev. 2007)中，作者引用 Holly M. Amjad 於 Patent vs. Trade Secret: Look at Costs, Industry, Returns, Bus. 文中對專利律師之訪談資料將以作證。 50. 52. Robert Stoner, INTELLECTUAL PROPERTY AND INNOVATION, BERKELEY, CALIFORNIA,. http://www.ftc.gov/opp/intellect/020226robertdstoner.pdf. 17.

(29) 人將發明為商業化之利用。並且，許多大公司的發明是基於購買小公司、個人發明人之發明，以其為基礎加以為進ㄧ步之研發或直接商業化利用53。四、非誘因理論之取向──降低交易成本就上述正當化事由來看，由於，誘因理論未能通過實證研究檢證。因此，獨誘因理論無法完全正當化專利制度，並且，誘因理論將會產生其他爭執54，因而有非誘因取向之交易成本理論提出。 Paul J. Heald55指出，專利制度傳統見解之誘因理論，在參照實證資料比對下，無法完全正當化專利制度，而必須輔以交易成本理論。由於僅有少數的專利有足夠之市場力量，讓專利權人藉此回收研發成本：僅有少於百分之ㄧ的專利被用於訴訟，少於百分之四的專利曾被授權。此外，專利制度的價值在於排除他人為一定之行為，因此，專利價值的產生並非必為發明的價值，而必須就將來之市場加以判斷，有一定的不確定性。因此，即使希望藉由專利之申請回收研發成本，決策者並不能在事前為準確的判斷。文中更指出，僅著眼於誘因理論產生出的誤謬，已為其他學者注意。例如：Clarisa Long 提出，專利制度具有標誌功能(signal function)，可告訴資金市場，擁有專利之公司具有強大的研發能力、極佳的人力資源、並且極具吸引他人請求授權之機會；新制度經濟學(the New Institutional Economics)則強調專利制度能使資訊資產(information assets)的交易順暢； Edmund Kitch 強調專利制度可避免公共研發成本的重複投入；Mark A. Lemley 則注意到防禦專利(defensive patent)避免其他競爭對手進入市場的功能，而不再僅強調利用專利生產、販賣、獲利的面向。在這些基礎上，作者進ㄧ步指出，與專利制度的替代方案──營業秘密相較，專利制度之優點如下： 1. 容易確定財產權狀況：透過登記制度，專利權之歸屬容易確定；營業秘密由於秘密性的要求，難以為產權登記； 2. 移轉之後，專利權容易與讓予人分離； 3. 專利權不會在讓與後因為讓予人之單方行為，減損其價值。營業秘密則可因為讓予人之洩密或私下使用減損價值； 4. 降低談判及爭端解決成本； 5. 在企業內部，增加研發團隊間的信任，提高生產效率：不必如營業秘密簽訂保密協定、設置物理監控設備。 53. NATIONAL RESEARCH COUNCIL, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND RESEARCH TOOLS IN MOLECULAR. BIOLOGY 22 (1997). http://www.nap.edu/books/0309057485/html/22.html 54 例如：專利的期間是否適當？對不同產業之發明，是否應該給予不同之獨占期間？使用其他制度，是否可以達到專利法促進發明之目的？等等種種之爭議，William A. Drennan 在其論著 CHANGING INVENTION ECONOMICS BY ENCOURAGING CORPORATE INVENTORS TO SELL PATENTS 中有提出，不過，並未加以討論 (58 U. Miami L. Rev. 1045) 。 55 同前註 45。 18.

(30) 6. 在公司間，提高資訊交換之便利，增加相互授權、技術合作、降低專利集管之協商成本：專利技術已然公開，其範圍、技術特徵、在專利集管中所占之技術角色容易確定，並且不怕他人之不當行為56。 7. 降低監控成本：例如，在私人企業中，雇主可以便利地利用專利申請之數目來監控受僱研發人員之研發成果；在以智慧財產為抵押品借款擔保時，可以使債權人有效地監控抵押品之狀況，而不至於產生以營業秘密為抵押品，債務人洩露秘密、私下使用，而產生減損抵押品價值。 8. 雖然，上述營業秘密的缺陷可以用契約加以矯正，但是，必然因此而增加成本。此外，營業秘密容許他人獨立發現或利用還原工程，進而取得使用發明之地位，因此，即便以契約加以補強，仍不免搖搖欲墜。故，相較於營業秘密、契約制度，專利保護措施的採用，可以降低成本。. 第三節專利權權能之學說爭議權利人可如何運用其專利權，涉及專利權之權能。在我國實務上，法院對專利權之權能曾積極於判決中交代。例如：台中地方法院 92 年智字第 23 號：「……專利權具有高度之排他性，……專利權之本質及權能在於排除他人為特定行為之權利。」其中，台中地方法院 93 年智簡上字 4 號、台中地方法院 93 年智字第 35 號就學說之爭議有清楚地整理：一、消極說認為專利權係排他權而非專屬權，我國專利法自三十五年起至八十三年修法前給予專利權人「專有」製造、販賣或使用其發明（新型亦同）之權，八十三年修正將「專有」改為「專有排除他人未經其同意」而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該物之權，其修正是依照「關稅暨貿易總協定（ＧＡＴＴ）與貿易有關的智慧財產權議題」（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，簡稱ＴＲＩＰＳ）第二十八條規定，即專利權人取得之權利係一種「排他權」，而非一種「專有權」或「專屬權」；現行大多數國家就專利權 57 之效能或效力，均以此形式規範之。故當代之國際通說，皆認為專利權的本質及權能乃在排除他人為特定行為之權，亦即專利權人對其發明的權利，只擁有禁止他人實施其專利的權利，但不必然表示其一定有自行實施其發明的權利，專利權人是否可以實施其自己的發明（或新型），完全取決於其專利權之客體，即實施 56. 專利制度不能排除他人有意的侵害他人專利，但是，既然技術已然公開，則欲為專利侵害者，查閱專利說明書即可達成其目的，不因為廠商間就發明內容之資訊交流而增加侵害之可能性。反之，營業秘密無法於專利公報中察知其技術、配方，因此，在廠商間為資訊交流的同時，遭受他人侵害之可能性就大幅提高。 57 參見，謝銘洋等，專利法解讀，初版，2000 年，頁 11。 19.

(31) 其特定之發明（或新型）時，是否踩到別人的專利範圍，換句話說，專利權人欲實施的專利技術有無被他人專利權所涵蓋，如有，則該專利權人在實施其特定發明（或新型）之時，將有侵害他人專利之虞，所以說專利權只是一種排他權而非專有（屬）權。二、積極說認為專利權兼具「積極之實施性」及「消極的排他性」性質（本質或效力），其論據為，智慧財產權係無體財產權（或準物權）之一種，無法藉由具體的標的物而客觀明確的確定其權利範圍，故必須透過實施權來實現權利所表彰之用益價值，而其利用權利的最大效益則趨於無限大，簡言之即專利權乃一抽象存在之概念，如在不具備實施權之假設下，試問如何落實該權利存在的價值？亦無法達到專利法第一條鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展之立法目的。三、無益說認為專利權究竟為獨占權還是排他權，雖有不少爭論，但似無何實益。因如係獨占權，則當然具有排他權，反之如係排他權，則亦當然享有獨占權。第四節實務採取消極說確認排他權之性質最後，台中地方法院於判決中採取採消極說，並一一駁斥積極說論點，其理由如下：一、文義解釋九十二年二月六日專利法修正前第一百零三條第一項明定「新型專利權人，除本法另有規定者外，『專有排除』他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權。」，與八十三年一月二十一日修正前專利法第一百零二條規定「新型專利權，為專利權人『專有』製造、販賣或使用其新型之權。」，二者互相比較，顯然有別，即八十三年一月二十一日修正後，專利法已改採消極說。二、體系解釋九十二年二月六月專利法修正前第八十條第一項（同法第一百零五條於新型專利準用）明定「第二十九條再發明專利權人未經專利權人同意，不得實施其發明。」，與八十三年一月二十一日修正前專利法第九條規定「利用他人之發明或新型，在其專利權期內，再發明者，得申請專利。但再發明人應給予專利權人以相當之補償金或協議合製，專利權人，如無正當理由，不得拒絕。」，二者相較，. 20.

(32) 亦明顯有別，即八十三年一月二十一日修正後，專利法對於利用他人發明（新型）而為之再發明（新型），已限制其積極實施之權能。立法政策從鼓勵再發明（新型）［原專利權人無正當理由，不得拒絕再發明（新型）人給予相當之補償金而禁止再發明（新型）人實施其再發明（新型）］轉變為限制再發明（新型）［原利權人不論有無正當理由，均得不同意再發明（新型）人實施其再發明（新型）。尤其，再參照八十三年一月二十一日修正後，關於再新型，並不準用再發明專利權人與原發明專利權人交互授權實施協議不成時，申請特許實施之規定（參一百零五條，僅準用第八十條第一項、第三項，第四項「申請特許實施」之規定則未準用，現行專利法第一百零八條亦僅準用第七十八條第一項、第二項及第四項，第七十八條第五項「申請特許實施」之規定，亦未準用於再新型），益足徵八十三年一月二十一日修正後，專利法關於「再新型」政策之轉變（交互授權協議不成時，再新型專利權人即不得實施其再新型專利權）。三、立法沿革八十三年一月二十一日專利法修正立法理由係參照當時「關稅暨貿易總協定與貿易有關的智慧財產權議題」（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，簡稱ＴＲＩＰＳ）第二十八條規定……此由條文中之「exclusive rights（排他性權利）.....to prevent（避免、禁止或排除） the third parties（第三人即他人）not having his consent（未經其同意）from the acts of...」即知專利權之權能自此已修正為「消極之排他權」，而非「專屬之實施權」。四、積極說見解之缺陷 (一)認為智慧財產權係無體財產權，在不具備實施權之假設下，試問如何落實該權利存在的價值又如何明確權利之範圍：本院認為透過排他權之行使，亦得以落實專利權並明確權利之範圍。 (二)認為如無積極實施權能，不足以達到專利法第一條之立法目的：本院認為專利法第一條之立法目的之達成，與專利權之性質無涉，且選擇賦予專利權何種權能，以達成立法目的，屬立法權之形成自由範疇，司法者應無為不同解釋之餘地。. 第四節小結專利制度之獨占力量的賦予，使專利所有權人對產品之議價能力提高，而可能產生無效率之生產行為。惟考量整體效率永續成長，為追求動態效率，對於靜態不效率，. 21.

(33) 社會給予容忍58。在動態效率與靜態效率的抵換關係下，法律實際運作面是否真能賦予發明人研發、商業化的動力？專利權之權能為究竟為積極使用之權能或是消極地排除他人使用該發明，涉及專利力量之大小，而專利力量之大小，又可能影響發明人選用專利制度的意願。專利制度所給付予權利人之權利如果不完整，則抵換關系將會失衡。權利人無法信任專利制度所提供之誘因能在可合理的期間內被確保，則無法持續追求動態效率；惟在短期之內所產生的不合理定價則持續產生靜態不效率。甚至，專利制度如果不健全，則不僅無法達到專利正當事由產生之交易成本降低、促進發明的進ㄧ步利用，甚至在面對權利保護不足的情況下，發明人明知專利制度不見得能有效地保護其發明，仍要花費成本申請專利，用來平衡他人申請專利作為武器，與之為商業上的競爭。如果我們肯認專利制度對整體效率永續成長的貢獻，則必須回頭審視透過專利制度立法、司法層面的運作上，我們是否給予發明人相當的誘因，是否給予發明人商業競爭的利器，而非僅在透過專利制度，給予權利人疲鈍的刀劍彼此攻防。管見以為，專利權採取消極說之結果，將對不同階段之發明人產生不同程度之誘因。就初期技術之發明人而言，其技術層次較高，投入之成本較多，因此，必須給予更大的誘因，使其研發、公開、為商業上的利用。事實上，劃時代意義之發明足以對後續之發展提供最大的助益。而後期之發明則偏向較低階的改良，投入的成本較少，進步性也較低。因此，如果專利權採取積極說，ㄧ但取得專利就可以不受初期專利技術的限制為生產、製造、銷售……等使用，架空初期技術所應獲得之利得，便使得發明人不願投入基礎研發工作，將無助於專利制度正當化事由預設目的的達成。我國專利法制之建置由法文晚至第五次修法才將立法目的放入，因此，其係將專利制度視為國家之恩給，以鼓勵、保護、利用發明與創作為手段，希望能達成促進產業發展之目的。但是，立法目的單純地宣示並不能確保法律運作的結果和立法目的相符。立法目的宣示亦不表示真正地正視我國專利制度或許對專利權人保護不足的問題。. 58. 歐俊男，〈台灣專利侵權案例懲罰性賠償之可行性分析〉，國立交通大學經營管理研究所，91 年碩士論文，頁 30。 22.

(34) 第三章. 美國專利侵害損害賠償之範圍. 美國專利法 35 U.S.C. 28459為專利侵害損害賠償之原則，依據該條，當法院認為被告確實侵害原告專利時，應判命被告就該侵害行為，予原告足夠之損害賠償 ﹝adequate to compensate for the infringement﹞，但不得少於被告使用該發明所應支付之合理權利金﹝in no event less than a reasonable royalty﹞，並且應加給利息及費用。損害賠償可由陪審團認定，而當陪審團未為數額多寡之認定時，法院應就賠償數額的多寡加以估定。不論損害賠償之數額係由陪審團決定或法院估定，法院可就該數額以三倍為上限，為懲罰性損害賠償60。法院估定損害賠償數額及合理權利金時，可使用專家證言，輔助其判斷。由本條看來，其損害賠償之方式，可以由法院直接以侵權行為之法則加以判斷損害賠償數額之多寡；亦可選擇合理權利金之方式加以補償權利人。相較於我國專利法第八十五條除了第一項第一款前段依民法第二百十六條請求外，仍有後段差額說，及第一項第二款之侵權人收入說之三種請求方式，美國 35 U.S.C. 284 僅規定兩種損害賠償之方法，亦無我國專利法第八十五條第一項第一款引用民法第二百十六條加以試圖填充賠償範圍計算之方法。乍看之下，35 U.S.C. 284 難以適用。然而，美國係普通法之國家，基於先例尊重原則，前判決所確立之原則，如未因不合時宜、違反平等原則等理由被推翻，對於相同或實質類似之事實，後判決之法院必須受到前判決確立原則之拘束。因此，法院借由案件作成，可適時地清晰化條文。而實際上，回顧美國法院所為的幾個重要判決，面對當事人所拋出的爭議，法院一直朝此邁進。並且，根據學說見解，法院為判決時著重使用經濟學之專家輔助為賠償數額之判斷。例如，在 Skenyon, John 等人所合著之 Patent Damages Law & Practice 中61 提到，在任何專利侵權，請求所失利益損害賠償之案件中，有兩點最為重要：一、當事人必須從經濟觀點分析損害；二、當事人必須聘僱有堅實經濟學背景之專業人士。. 59. Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court. When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed…. The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances.﹝1999 年 11 月 9 年修正﹞ 60 法文並未用「懲罰性損害賠償」之字眼。唯此為學說上慣用，我國法亦有相同之概念，故直接加以指稱。 61 SKENYON, JOHN ET AL., Patent Damages Law & Practice 2-21 (2000). 23.