第二章 專利之進步性
第一節 進步性之簡介
題，乃法律層次之問題，然而在美國實務上，不論是過去Graham v. John Deere Co.
案或是近代KSR International Co v. Teleflex, Inc.案均未妥適面對此一問題之特性，
事實上根本未妥適定義一定程度之進步為何，亦即未針對為通過非顯而易見性要
3 Gregory N Mandel, Another missed opportunity: the Supreme Court's failure to define nonobviousness or combat hindsight bias in KSR v. Teleflex,LEWIS &CLARK L.REV., 326 (2008).
4 Gregory R Baden, Third-Party Assistance in Determining Obviousness,TEX.L.REV., 1205-1206 (2010).
5 沈宗倫，〈由專利法教示因果關係論專利進步性: 以組合專利與類似專利為中心〉，《臺大法學 論叢》，42 卷，頁 346-350（2013 年）。
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不足以達成發明，其發明當非先前技術之貢獻；而技術實效則是針對申請發明本 身與先前技術，在技術層面上雖無有意義之差異，但實質上從技術效果層面觀之，
其產生非先前技術所能達成效果，換言之，該發明所產生之實質效益亦非先前技 術之貢獻。
本文認為，發明是否給予可專利性之評價，應該判斷對於所屬技術領域具有 通常知識者而言，是否在發明當下，在先前技術不完全包含系爭發明技術之情形 時，該發明是否主觀、客觀上之技術創新，若滿足兩要件其一時，當給予可專利 性之評價。另一方面，在先前技術完全包含系爭發明技術之情形時，該發明是否 主觀、客觀上具有技術實效，若滿足兩要件其一時，亦當給予可專利性之評價。
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第二款 各國法律就進步性之規定 美國
美國專利法35 U.S.C. 103 規定：「申請之發明雖無欠缺新穎性事由，但整體 觀察申請發明與先前技術的差異，以所屬技術領域具有通常知識者，在申請發明 有效的申請日前觀察下為顯而易見時，仍應否定該發明之可專利性。可專利性不 應該因為專利產生之方式而被否定6。」
從上開法條可得知，美國專利法以顯而易見性（obviousness），來作為相同 於我國進步性之判斷，如該發明屬顯而易見者，則欠缺進步性。
歐盟專利局
依據歐盟專利公約第56 條（European Patent Convention Article 56）前段之 規定：「發明必須包含發明性步驟，亦即該技術狀態，對於所屬技術領域具有知 識者而言，並非顯而易見7。」
從上開法條可得知，歐盟專利公約以具發明性步驟（inventive step）與否，
來作為相同於我國進步性之判斷，如該發明不具備具發明性步驟，則欠缺進步 性。
我國
專利法第22 條第 2 項規定：「發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術 領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專 利。」
本法雖無進步性之明確文字敘述，但在專利法立法目的中與專利審查基準中，
均以進步性之用詞加以描述，而在本法則係具體表述進步性之概念，即申請專利 之發明與先前技術雖有差異，但為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依先前 技術所能輕易完成時，則該發明不具進步性。
6 35 U.S.C. §103 (2011) CONDITIONS FOR PATENTABILITY; NON-OBVIOUS SUBJECT MATTER：「A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.」
7 EPC Article §56 Inventive step：「An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art.」
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進步等目的，有獎勵發明（incentive to Invent）、獎勵揭露（incentive to disclose）和獎勵商品化（incentive to commercialize）等內涵12，分述如下對於：
獎勵發明
13 Rebecca S Eisenberg, Patents and the progress of science: Exclusive rights and experimental use,THE
UNIVERSITY OF CHICAGO LAW REVIEW, 1025-1026 (1989).
14 Id., at 1026-1028.
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16 Eisenberg, supra note 13, at 1028-1030.
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276-277 (1977).‧ 國
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18。
本說亦有批評指出，專利權的獨佔現象事實上會扼殺除了發明人外，他人後 續研究發展之空間，可能有違專利法促進創新之目的，而有些未經授權之研究者 研究時，研究本身不會對於專利權人之利潤有侵害或減少之現象，且研究者研究 成功後，其後續研究亦有成為專利保護對象之可能，進而藉由兩者交互授權，使 得權利人可以利用更好的延伸發明19，此批評確實具有說服力，蓋單純研究目的 似不致造成權利人利益損害，且有助於延伸研究發展，我國專利法亦訂有研究例 外條款以落實此一理念20，然不可否認的是，專利權本身對於獎勵商品化而言仍 具有高度價值，後續研發也將會因具有專利權授予之可能而受到激勵，且卓越的 技術若僅是紙上談兵，欠缺商品化之實踐，其對於社會只整體貢獻將會大打折扣，
是以，此商品化理論仍確實是專利法重要的基礎價值，即為了促進權利人繼續研 發、商品化發明，當透過排他權來給予其獎勵。
小結
專利法以專利之排他權作為誘因之手段，並應用獎勵發明、獎勵揭露和獎勵 商品化等三種誘因理論，以追求專利法立法目的本身之完全實現，即吸引更多對 於研究與發明之投入，促使整體產業的蓬勃發展，進而帶動社會與科技進步之目 的，雖三種理論均各有若干受批評之問題，然將三者理論優點交互對照並交互填 補各自理論之不足，三者之綜合將可成為專利法立法目的完美達成之理論基礎，
進而在各個實際情況中，產生彼此利益折衝之效果，完滿整體專利法理論。
18 Eisenberg, supra note 13, at 1037-1038.
19 Id., at 1044-1046.
20 參見專利法第 59 條第 1 項第 1、2 款：「發明專利權之效力，不及於下列各款情事：一、非出 於商業目的之未公開行為。二、以研究或實驗為目的實施發明之必要行為。」
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也造成專利流氓（patent trolls）的橫行，使權利人濫用排他權手段來合法限制競 爭，產生對於無法妥適保障消費者權益、提高市場交易成本、增加企業無謂迴避
21 Atlantic Works v. Brady, 107 U.S. 192, 199-200 (1883).
22 Burk & Lemley, supra note 8, at 1607.
26 Gregory N Mandel, Patently non-obvious: Empirical demonstration that the hindsight bias renders patent decisions irrational,OHIO ST.LJ, 1398-1399 (2006).
27 Graham v. John Deere Co. of Kansas City, 383 U.S. 1, 6 (1966).
28 Frederick G Vogt, Unexpected Results: The Current Status of Obviousness Determinations for Pharmaceutical and Biotechnology Patents,TEMP.J.SCI.TECH.&ENVTL.L., 326-327 (2010).
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的平衡29，進而能調和促進創新、改良與技術模仿間之衝突，技術模仿事實上是 創新發明所必須的過程，並且為競爭經濟之命脈30，蓋人們總是立於巨人肩膀之 上，是以，設定一個適當的進步性標準，劃出一條精確的標準線，維持一個穩定 的天平，使得真正具有創新之發明能獲得專利，而拒絕瑣碎專利所帶來之惡害，
此便是進步性之終極目的。
29 Scott R Conley, Irrational Behavior, Hindsight, and Patentability: Balancing the Obvious to Try Test with Unexpected Results,IDEA, 271 (2011).
30 Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141, 146 (1989).
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第三項
進步性之發展歷史
專利制度之起源，一般認為濫觴於1474 年威尼斯共和國所頒佈之專利法，
其已有透過給予發明人對其發明有10 年之獨佔權，以鼓勵創新之政策目的 31， 而後1624 年英國通過獨佔法（Statute of Monopolies），此被認為是現代專利法制 度之首部成文法典，其立法目的本為剝奪英國國王濫發專利之權力，以國會立法 方式節制皇權32，蓋其在第一條即宣示違反本法規定之所有以前授予的專利均為 無效 33，另外，其透過給予新的工業方法之發明人14 年之獨佔權，蘊含有鼓勵 創新之目的，且其給予發明之要件則開始採取新穎性之較為現代化之客觀標準34， 但仍未有進步性要件之出現。
而後美國受到英國影響，成為第一個將專利制度寫入憲法之國家，其在憲法 第8 節第 8 條明文要求國會必須促進科學技術發展，以給予發明人排他權之方式 尊重其發現 35，並在制憲後1790 年第一屆國會通過美國專利法，惟當時亦僅有 新穎性之立法而無進步性之要件，而學者認為進步性起源於Thomas Jefferson 提 出對於不重要且明顯之客體不應給予排他權之專利法修正案 36，但遲至1851 年 美國聯邦最高法院在Hotchkiss v. Greenwood 案例中，方將類似進步性之原始概 念的發明品質，正式應用於實務之中，進而開啟進步性定義的激烈討論。最後，
美國在 1952 年方訂立專利法第 103 條，成為首個進步性立法，而我國至 1949 年方制定專利法，並遲至1979 年方首次將進步性納入專利法，並運用至今。
由於美國當時實務發展對現代專利進步性標準的形塑有重大意義，故本文將 在下述詳細介紹，期透過鑒古知今來了解進步性發展之脈絡以及判斷要件發展之 成因，有利於全盤掌握現行進步性判斷要件之適用。
31 劉國讚，《專利法之理論與實用》，2 版，頁 3（2014 年）。
32 陳豐年，〈專利權之歷史溯源與利弊初探〉，《智慧財產權月刊》，156 期，頁 66-67（2011 年）。
33 Section 1 …are altogether contrary to the Laws of this Realm, and so are and shall be utterly void and of none Effect (筆者節錄)
34 Sections 6…grants of privilege for the term of fourteen years or under, hereafter to be made, of the sole working or making of any manner of NEW manufactures within this realm (c) to the true and first inventor (d) and inventors of such manufactures (筆者節錄、強調)
35 [The Congress shall have power] “To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries.”
36 George M Sirilla, 35 USC 103: From Hotchkiss to Hand to Rich, the Obvious Patent Law Hall-of-Famers,J.MARSHALL L.REV., 447 (1998).
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第一目 Hotchkiss v. Greenwood 案案件事實
Hotchkiss 等發明人獲得美國第 2197 號專利，其權利範圍為使用陶土（potter's clay）等 40 種黏土或陶瓷（porcelain），來製作球形把手（knob）之方法，並認 為被告 Greenwood 侵害其專利權，而起訴經巡迴法院判決敗訴 37，後上訴至最
最高法院並進一步提出 Hotchkiss 測試法，指出如果該球型手把之獨創巧思
（ingenuity）與技藝（skill），並未超過熟知業務的通常技術工作者（ordinary mechanic acquainted with the business）所能達成者，其專利即屬無效41，並指出 發明必須要具備一定程度的獨創巧思與超越技藝，方可以被稱作發明，否則僅是 熟悉技術工作者的產物（the work of the skillful mechanic）而已42。
判決之影響
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之系爭發明不具專利適格性，亦即必須要具備客觀上技術創新，方可以具有專利 適格，其背景可能來自於當代過度濫發專利權之反省，在僅有單純判斷先前技術 差異之新穎性要件已然不足夠，因新穎性僅得就單一先前技術內容與申請發明加 以比對，然而單純組合數個先前技術即可規避新穎性喪失之結果，進而取得可專
之系爭發明不具專利適格性，亦即必須要具備客觀上技術創新，方可以具有專利 適格，其背景可能來自於當代過度濫發專利權之反省，在僅有單純判斷先前技術 差異之新穎性要件已然不足夠，因新穎性僅得就單一先前技術內容與申請發明加 以比對，然而單純組合數個先前技術即可規避新穎性喪失之結果，進而取得可專