TCL v. Ericsson

本判決係由加州中區聯邦地方法院於2017 年 12 月作成，為聯邦巡迴上 訴法院揭示FRAND 權利金計算之重要原則之 Ericsson 案與 CSIRO 案後，第 一個於地方法院層級具體計算 FRAND 權利金數額之判決，雖然本案仍在上 訴中，但該案計算 FRAND 權利金之方法及其未來之發展，尤其值得密切注 意。

本 案 事 實 略 以 ： 在 電 信 領 域 擁 有 龐 大 的 標 準 必 要 專 利 組 合 的 原 告 Ericsson，與製造手機並散布至世界各地的被告 TCL，雙方曾嘗試締結授權 契約，但是對於契約內容無法達成合意⁸²。Ericsson 至少在 6 個不同的國家 對TCL 提出至少 11 個訴訟 ，然而，在本案的審理過程中，TCL 同意受到本 案法院對全球專利組合 FRAND 權利金與授權內容所為的判斷所拘束，促使 Ericsson 暫停其他爭訟，聚焦於本案 FRAND 的爭議⁸³。

判決中法院認定標準必要專利權人 Ericsson 公司就其 2G、3G、4G 等通 信標準必要專利組合，對 TCL 公司所提出的兩個授權要約有違 FRAND 原 則⁸⁴。法院遂同時參考兩造專家分別提出的「由上而下法」與「可比較授權 法」分析，對兩個方法計算出的結果進行交叉檢驗（cross-check），最終核 定TCL 應給付 Ericsson 的「全球」FRAND 權利金費率。

2.1.5.1 由上而下法分析

TCL 專家提出的「由上而下法」分析包含 9 個步驟⁸⁵法院基於事實上與

Ventures, LLC, 2013 U.S. Dist. LEXIS 144061.

82 TCL Commun. Tech. Holdings, Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 2017 WL 6611635, at 3-4 (C.D. Cal. Dec. 21, 2017).

83 Id.

84 Id. 本案判決中所述之 2G 代表 GSM、GPRS 與 EDGE；3G 代表 W-CDMA；4G 代表 LTE 與 LTE 進階的標準。Id.

85 Id. at 9. 第一步：決定 4G 裝置的最高累積權利金為銷售價格的 6%，2G 與 3G 為銷 售價格的 5%。第二步：決定各個標準分別的標準必要專利總數，該總數是計算 Ericsson 於各標準中所占比例時的分母。其後各步驟分析的重點在決定適當的分子，

法律上的基礎，拒絕第四步、第五步、第六步與第九步關於專利家族重要性

（importance）、貢獻度（contribution）與前引證分析（forward-citation anal-ysis）的分析⁸⁶。取而代之，法院賦予所有專利相同的價值，採用單純計算專 利數目的方法（simple patent counting），其計算 Ericsson 權利金費率的完整 公式如下⁸⁷：

Ericsson 權利金費率

總累積權利金×^ _SEPs ^{SEPs }

 

授權人所有之未過期 數量

標準中 總數 ×地域強度比例

2G 與 3G 部分，法院採用 5% 作為適當的「總累積權利金費率」（total aggregate royalty）⁸⁸。4G 部分，法院認定 Ericsson 在被採納為 4G 標準前，

以及如何修正分子的數額。第三步：對 Ericsson 作成 claim chart 的 192 個專利家族 進行必要性（essentiality）等級 1 至 3 的評等。第四步：評估具備必要性的專利家族 的重要性（importance）與貢獻度（contribution）。第五步：基於前開重要性與貢獻 度的分析對分子進行修正，反映 Ericsson 相對低落的專利價值，計算出權利金費 率。第六步：藉由前引證分析（forward-citation analysis）驗證其對 Ericsson 專利價 值的分析。第七步：針對 Ericsson 專利組合因取得專利（acquisition）與專利到期

（expiration）的變更進行修正。第八步：判斷 Ericsson 各地域的專利組合與強度最 強的美國專利組合的相對強度。第九步：最後依據 TCL 的銷售資料來衡量各地域的 權利金，並將各地域的權利金按各標準分別整合為單一全球的權利金，得出 Ericsson 的 4G 標準必要專利合理權利金為 0.16%，2G 與 3G 為 0.21%。Id. at 9.

86 Id.

87 Id.

88 Id. at 12. 至少從 2002 年開始，Ericsson 就接受最高累積權利金的概念。2G 與 3G 的 部分，在一份聯合新聞稿中聲明，包含 NTT DoCoMo、Ericsson、Nokia 與 Siemens 在內的產業巨頭達成共識，認為 W-CDMA 標準必要專利的授權費率應以各公司在標 準中所有的專利個數比例來分配。此外，聲明中亦提及 W-CDMA 的累積權利金費率 應為一適度的個位數（at a modest single digit level），在同一份聲明當中，Nokia 接 受 5% 作為最高累積權利金，NTT DoCoMo 則主張「將累積權利金費率控制在 5%

預期4G 的「總累積權利金」最低為 6%、最高不會超過 10%，因此法院在後 來的計算中同時使用 6% 與 10% 作為 4G 的最高累積權利金費率⁸⁹。法院闡 述以總累積權利金作為由上而下分析方法的起始點，雖非完美，但有以下數 個優點⁹⁰：1. Ericsson 與其他標準必要專利權利人所作成的總累積權利金聲 明是為了吸引人們採納與投資各個標準，因此仰賴這些聲明，專利箝制的風 險很低；2.聲明作成的時點是在該標準被採納以前，標準必要專利權人有誘 因提出合理的總預期，並且降低專利箝制與權利金堆疊的風險；3. Ericsson 同時是授權人與被授權人，因此作成總累積權利金相關聲明時會有相當強烈 的誘因保持公平與合理；4. Ericsson 至今仍接受這個方法論；且 5.至少提供 一個 FRAND 費率的上限。至於 Ericsson 標準必要專利的比例，如前所述，

TCL 試圖以貢獻度分析⁹¹、重要性分析⁹²與前引證分析⁹³來調降 Ericsson 標

以下」。Id. at 11-12.

89 Id. at 13-14. 4G 的部分，Ericsson 在 2008 年間重申其對於總累積權利金的承諾。

Ericsson 網站上的一則文章中提及，Ericsson 預期自己在 4G 標準必要專利中的相對 專利強度為 20% 至 25%，並且相信市場中的玩家會遵循 6% 至 8% 的合理最高累積 權利金費率，Ericsson 對於 LTE 的公平權利金預期會落在 1.5%。另外，Ericsson 與 Alcatel-Lucent、NEC、NextWave、Nokia、Nokia、Siemens、Sony Ericsson 發布的聯 合聲明中宣布，它們支持 LTE 標準必要智慧財產權的合理最高累積權利金，為裝置 售價的單一個位數比例（a single-digit percentage of the sales price）。Id. at 12-14.

90 Id. at 14.

91 Id. at 21-22. TCL 此處使用「貢獻度」的字詞是用來評估發明在被採納為標準時與其 他替代技術相比的價值。因為標準中許多部分對於標準而言雖為必要、甚至非常重 要，但在標準制定時存在可被 ETSI 採納的相似功用的替代技術。貢獻度等級 1 代表 TCL 沒有找到可以替代該專利的技術（no viable alternative）；2 代表該專利與替代 技術相比有適中的進步（moderate improvement）；3 代表該專利與替代技術相比僅 有邊際的進步（marginal improvement）；4 代表該專利與替代技術相比對標準沒有 任何的進步（no improvement）。在貢獻度分析中，TCL 專家證人透過不同的方法來 辨別 Ericsson 標準必要專利的替代技術，包含：「(a)提供給 ETSI 或 3GPP 工作小組 的書面貢獻（written contribution）（例如 TDocs 或變更要求）；(b)該專利所特定出 的先前技術解決方案（例如，申請人承認的先前技術）；(c)專利申請程序中援引的 先前技術；(d)該技術領域中熟悉的任何技術解決方案，以專利或非專利的文獻佐

準必要專利的權重，法院認為其分析存有缺陷不足採納⁹⁴。最終以標準中

證；(e)其他該技術領域中具有通常知識者可得知悉得作為替代技術的其他技術解決 方案。」Id. at 21-22.

92 Id. at 21. 評估標準必要專利「重要性」的理論基礎在於，即便在標準必要專利的脈 絡下，許多專利相對而言不重要（relatively trivial），有些專利卻是標準的關鍵技術 特徵（key features）。TCL 對 Ericsson 的標準必要專利進行等級 1 至 3 的重要性評 等，1 代表專利很重要或很有技術價值（important or technically valuable）；2 代表重 要 性 適 中 （ moderately important ） ； 3 代 表 專 利 僅 為 邊 際 重 要 （ marginally important）。TCL 專家證人判斷標準中各關鍵特徵（key feature）的價值時，衡量以 下數個因素：「(a)在關鍵特徵被採納以前，「標準中」（若存在）先前技術解決方 案（prior technical solution），則該關鍵特徵與先前技術解決方案相比的增量進步

（incremental improvement）或技術價值（technical value）；(b)關鍵技術與其他先前 技術（prior art）相比的增量進步（incremental improvement），包含在專利背景欄位 所指出的技術，或先前相關的標準；(c)將該關鍵特徵從標準中移除所造成的性能下 降（performance degradation）與對實施成本（implementation cost）的影響；(d)系爭 技術對於標準而言是否為任意的（optional）；(e)系爭技術／系爭關鍵特徵在主要市 場中被應用（deployed in major market）的廣泛程度。」Id. at 21.

93 Id. at 22. TCL 專家證人同時使用「前引證分析」，藉由被後來專利申請所援引的頻 率來決定專利的強度，與前開結果進行交叉檢驗 。前引證分析背後的經濟邏輯是將 被引證的次數作為評估專利價值的指標，可以期待越重要或越有價值的專利，會激 發越多後來援引這個專利的發明。Id. at 22.

94 Id. at 22-24. 法院指出，TCL 的重要性與貢獻度分析有三大缺陷。第一，TCL 試圖運 用重要性與貢獻度分析來衡量 Ericsson 專利組合的相對價值，但卻未對各標準中的 其他專利進行相同的分析，因而沒有比較的基準，是以無法用來決定 Ericsson 專利 組合的強度。第二，貢獻度分析中存在法律上與事實上的缺陷，TCL 專家證人辨別 各標準必要專利的替代技術時，招致 Ericsson 所稱的「漣漪效應」（ripple effect）。

由於專家證人並未分析辨別出的替代技術之間是否會互相不一致，性能是否會低於 原標準，是否能夠組成一個可行、有功效的標準，或者是否需要用到 Ericsson 的其 他專利（而使得此分析的意義盡失）。此外，TCL 的貢獻度評分也存在法律上缺 陷，TCL 專家證人並未檢驗替代技術的權利人究竟是誰。替代技術對於系爭專利價 值的影響取決於一系列變因，包含替代技術是否為專利、是否到期、是否為先前標 準的一部分，擁有替代技術的其他公司是否讓製造者免費或低價使用相關技術、是 否積極的保護其智慧財產，或者替代技術是由該公司所有。第三，對於將貢獻度等

Ericsson 所有的專利家族數目比例計算，於調整專利到期日與地域強度比例

（regional strength ratio）後⁹⁵，得出由上而下法的權利金費率結果⁹⁶。 2.1.5.2 可比較授權法分析

可比較授權法分析的兩個重點分別為：決定哪些公司是與 TCL「地位相 近的公司」（firms similarly situated），與對地位相近公司的可比較授權契約 進 行 「 拆 解 」 （unpacking ）⁹⁷。 藉 由 可 比 較 授 權 法 的 觀 察 ， 可 以 判 斷 Ericsson 對 TCL 提出的要約是否構成歧視⁹⁸。法院將公司區分為全球公司

（global firms）與在地公司（local kings）⁹⁹。雙方當事人同意 Huawei、

級為 1 或 2 的專利當作標準中前 10% 具有 65% 價值的專利，法院指出貢獻度等級

級為 1 或 2 的專利當作標準中前 10% 具有 65% 價值的專利，法院指出貢獻度等級