國
立
交
通
大
學
科技法律研究所
碩
士
論
文
高科技企業併購專利實地查核之法律分析與風險管理
-以美國專利法為中心
Legal Analysis and Risk Management of U.S. Patent Due Diligence
in High-Tech M&A
研 究 生：周蓓雯
指導教授：劉尚志 教授
高科技企業併購專利實地查核之法律分析與風險管理
-以美國專利法為中心
研究生 :周蓓雯 指導教授:劉尚志國立交通大學科技法律研究所
中文摘要
併購是企業追求外部成長的重要手段，高成長及高績效的高科技企業往往 策略性地運用併購，成功地創造企業價值。高科技企業基於策略目的以併購取 得專利或其他專有技術等智慧財產時，該等財產相較傳統實體財產而言，其權 利是否存在或是權利保護範圍較不確定，是以買方投資人於併購程序中除須實 施傳統的實地查核外，更須針對擬併購的智慧財產進行 IP 查核，以確認目標 公司擁有的專利確實有效並可實施、其權利完整且可轉讓、並且買方於取得後 可以自由實施該等專利而不致侵害他人的權利。惟高科技併購案講求快速結 案，囿於時間、資源有限加上交易相對人往往基於商業考慮而未充分揭露相關 專利資訊，這使得買方投資人擬透過專利查核發現可能存在的專利風險，並確 認相關專利價值的目的往往無法有效達成。本文除透過訪問產業界專家見解， 提出專利查核不足的法律補救措施外，也建議買方投資人從風險管理及成本效 益考量的角度，分析併購程序中各主要階段併購專利的相關風險因素及風險管 理措施，透過規避、轉嫁及控管風險的準則及措施，有效分配資源，彌補 IP 查核之不足，使併購程序得以順利進行。關鍵字：IP transactions、High-tech M&A、IP Due Diligence、Patent Audit、Risk Management Process
Legal Analysis and Risk Management of U.S. Patent
Due Diligence in High-Tech M&A
Institute of Technology Law College of Management National Chiao Tung University
Student：Pei-Wen Chou Advisor：Dr. Shang-Jyh Liu
Abstract
Corporate mergers and acquisitions (M&A) are crucial tactics in achieving corporate external growth. Strategically, a high-tech enterprise with high growth and efficiency more often than not creates corporate values by means of high-tech M&A, such M&A will also bring about valuable intellectual properties (IP) such as patents that can benefit its strategic purposes. Compared to tangible assets, patent and other IPs acquired through M&A are less protected in terms of IP ownership. To ensure buyer’s IP rights such as validity of IP, transferability for IP transactions, and freedom to operate the acquired IPs, not only do buyers and investors ought to carry out IP Due Diligence procedures, but also conduct necessary audits on IPs that are intended to be procured. In general, issues of IP values and would-be IP risks derived from high-tech enterprise M&A may not be fully identified in the process of M&A because of restrictions of time, and resources. Therefore, this article on the one hand proposed probable legal remedial actions to resolve deficiencies in a patent audit through field interview with experts; on the other hand it recommended buyers and investors to analyze risk factors induced in the process of patent acquisition from the perspectives of risk management process and cost-effectiveness view point. With above approach provided, the prospect of this paper is meant to call attention to strengthen the inadequacies in patent audit,thus making a high-tech enterprise’s patent-driven M&A a success.
誌 謝
感謝上帝的恩惠，使我得到職場上長官們的支持，得以在繁重的工作中帶職 進入科技法律研究所碩士班科技組進修，擴張我的職能領域；感念交大科法所師 長們辦學熱忱、務實、專業，我真的很享受每一位師長的授課，我以作為您們的 學生為榮；感念工作上許多同仁的支持與體諒，使我奔波於工作及學業時，無後 顧之憂；感謝台北靈糧堂教會眾弟兄姊妹，在基督的愛中，不斷地以代禱扶持我 走過求學之路；感謝上帝在我準備畢業論文過程中差派許多天使幫助我，您們挑 戰我的想法、擴張我的眼界、延伸我的思維、提供我研究的素材、協助我連絡合 適的訪談對象、在我遇到瓶頸時傾聽我的需要又成為我諮詢的對象，在我有所突 破時為我慶祝。我禱告上帝紀念您們每一位的愛及善行，因祝福人的必蒙祝福， 凡有給予人的必有給予您們的。 感謝天父上帝賜給我寶貴的信心、盼望及愛，使我得以堅持到底並且腳步越 來越寬廣，也感謝上帝賜給我智慧、聰明、謀略、知識及謙卑受教的心，使我在 高處得以安穩；感謝我所有的家人，以無條件的愛及禱告鼓勵我、包容我、扶持 我，加添我的信心，並與我同行。謹將此畢業論文獻給我敬虔的慈母以及未及分 享我畢業喜悅即安息主懷的父親，您們不止息的愛及信任是我最溫暖的力量。 2008 年 6 月于台北目 錄
中文摘要...i Abstract...ii 誌 謝...iii 目 錄...iv 圖表目錄...vi 一. 緒論...1 二. 智慧財產權的特性-權利的存在與權利保護之範圍較不 確定...2 三. 高科技產業發展及取得專利的策略考量...4 3.1 高科技企業發展及取得專利的方式...4 3.2 妥善運用及管理專利有助創造企業價值...4 四. 高科技企業以併購取得專利或發展創新技術的趨勢...5 4.1 企業併購及程序之說明...5 4.1.1 併購的型態...5 4.1.2 企業併購的動機...6 4.1.3 企業的策略規劃...7 4.1.4 併購之程序...7 4.1.5 影響企業併購成敗的關鍵因素...10 4.2 高科技企業的併購的趨勢... 11 4.2.1 高科技企業併購的黃金法則...12 4.2.2 發展明確的企業策略及市場定位...12 4.2.3 持續鎖定小而美的併購對象...13 4.2.4 快速流暢的決策...13 4.2.5 回歸基本面-併購後的整合...14 4.2.6 在變局中尋找投資機會...14 五. 高科技企業併購案專利實地查核之法律分析...14 5.1 查核目標公司之專利權是否有效的法律分析...15 5.2 目標公司是否擁有權利完整且可轉讓的專利權...18 5.2.1 專利權歸屬之分析...18 5.2.2 授權他人使用專利之分析...21 5.2.3 專利權是否可轉讓的分析...22 5.3 分析目標公司是否可以自由實施其發明或專利而不致侵犯他人之專利權23 5.3.1 目標公司的發明、專利或專利組合是否須倚賴先前已存在的技術 或第三人之權利始得實施...24 5.3.2 目標公司的專利是否可能或已涉及專利侵權訴訟...25 5.4 專利權實地查核的限制...27六. 克服實地查核不足的法律補救措施...28
6.1 設定完成併購交易的先決條件，否則退出交易...28
6.2 與賣方或目標公司協商陳述與保證(Representations and warranties) 條款及契約補償...29 6.2.1 要求賣方保證其已提供之智慧財產相關資料的真實性，並且絕無 違反其陳述與保證之例外情事存在...29 6.2.2 與買賣方協商較嚴格的保證及併購契約補償條款...30 6.2.3 與賣方就智慧財產及智權授權契約協商陳述與保證條款...30 6.3 運用寄存監管合約(Escrow agreement)有助於專利或 IP 移轉...31 6.4 完成併購交易後立即展開 IP 查核...31 6.5 與買方於併購契約中協商風險分擔條款...32 七. 高科技企業併購智慧財產風險管理之思維...32 八. 結語...37 參考文獻...39
圖表目錄
圖表 1、研究架構圖...2 圖表 2、IP 產品與市場發展三階段圖示...13 圖表 3、風險管理與成本效益考量示意圖...33 圖表 4、風險管理程序示意圖...35 圖表 5、「併購程序各階段之風險與機會成本關係示意圖」...37
一.
緒論
知識經濟時代，高科技企業面對產業經營環境快速變化，若能策略性地發 展及取得智慧財產，可為其取得合法的市場獨占地位，更可使用 IP 收取權利 金、攔阻對手進入市場1 、作為侵權訴訟的談判利器、並鼓勵員工創新。許多 高成長及高績效的高科技企業，多採策略性併購取得智慧財產，並為公司創造 企業價值，而併購成功的「黃金法則」首重於確認企業策略及市場定位，併購 需能達成於企業策略目標，同時持續鎖定小而美的對象併購，並將累積的交易 經驗及知識轉化為納入企業知識管理程序中並成為企業執行力的一部分。 擬定併購策略時，應從技術、商業、法律三個構面考量併購策略。從技術 與與商業的角度而言，企業應評估擬併購之核心技術的效益、技術發展所處階 段、是否需周邊或相關技術、IP 是否已獲合理保護、技術若具有創新與進步 性進而評估其功能、應用範圍、及成本效益；投資人亦關注該技術是否已商品 化或量產、所需時間與投資為何、該技術產品目前所處的產品生命週期為何、 技術領先的時間優勢如何、該技術若需與周邊或相關技術使用時，需確定智慧 財產權範圍有助明確評估計入相關技術的授權成本。另外，從法律的角度而 言，智慧財產權是以法律授權保護權利人之獨占權及排除他人非經權利人同意 不得使用之排他權，他人固然負有不得侵害之義務，但法律也賦予他人侵權時 之救濟管道 (例如被控侵權之人提起專利無效、未侵權之反訴)，這將 IP 權利 的存在與否、內容及範圍的保護處於未確定狀態。 綜合 IP 併購涉及技術與商業上的複雜性及 IP 在法律上權利範圍及權利內 容的不確定性，買方投資人除實施傳統實地查核外，特別須針對擬併購的智慧 財產實施 IP 查核，本文從美國專利法角度分析買方投資人於併購程序中針對 擬併購的智慧財產如何進行 IP 法律查核，作為管理 IP 併購風險的手段之一， 期能透過查核幫助買方確認目標公司擁有的 IP 確實有效並可實施、其權利完 整且可轉讓、並且買方於取得後可以自由實施該等 IP 而不致侵害他人的權利。 惟高科技併購案講求快速結案，囿於時間、資源有限加上交易相對人往往基 於商業考慮而未充分揭露相關 IP 資訊，這使得買方投資人擬透過 IP 查核發現可 能存在的 IP 風險，並確認相關 IP 價值的目的往往無法有效達成，導致交易風險 大增。本文透過訪問產業界專家見解，探討 IP 查核不足的法律補救措施外，也從 1 高科技公司就特定技術取得專利權，專利權一如其他智慧財產權，是國家以法律鼓勵創新而授與予發明 人或專利權人的專屬權利，使其於一段時間內享有獨占的排他權，專利權人一方面得積極實施其發明， 賺取經濟上的報酬，另一方面，對於未經其同意而實施其發明之人，專利權人得禁止其使用。若高科技 公司就特定技術發展「封鎖專利」(Blocking patents)，競爭對手可能就無法於相同或類似的技術取得專利。風險管理之思維，建議買方投資人分析併購程序中各主要階段併購 IP 的相關風險 因素及風險管理措施，透過規避、轉嫁及控管風險的準則及措施，有效分配資源， 彌補 IP 查核之不足，使併購程序得以順利進行。 圖表 1、研究架構圖 探討高科技企業 併購智慧財產權 實地查核的法律 以文獻研究與專 業專家訪談方式 來研究本主題 評估現行高科技 企業併購之發展 與策略 探討高科技企 業併購取得專 利趨勢發展 研析高科技企業 併購智慧財實地 查核之法律分析 探討高科技企業 併購實地查核法 律不足與補救法 建議投資人以風險 管理之思維歸避、 移轉及控管併購智 慧財產權之風險
二. 智慧財產權的特性-權利的存在與權利保護之範圍較不
確定
知識經濟時代，企業核心競爭力的來源已從傳統的天然資源與勞力密集、 技術與資本密集，轉型為以資訊與知識密集，特別是以知識為基礎所發展的無 形資產如專利權、專有技術、營業秘密、商標、著作權、品牌等智慧財產 (intellectual property 以下簡稱 IP)，透過法律保護的無形資產，不但使 企業合法取得獨占市場的地位，亦可作為防衛侵權指控的利器，更可以透過授 權安排，為企業直接賺取利潤，也是企業於策略上發展核心能力2及持續性競 爭優勢的關鍵3。
2 Mason , R.M, Culture-free or Culture-bound? A Boundary Spanning Perspective on Learning in Knowledge
Management Systems, Journal of Global Information Management (April 2003)
3 Fitzpatrick W. M., DiLullo S.A., Strategic Alliances and the Management of Intellectual Properties: the Art of the
IP 等無形資產與傳統實體財產的有不同之特性，傳統實體財產以實物存 在，使人容易得知財產權範圍及作用，且該等財產多可以書證契據確定其財產 權範圍；然而 IP 等無形資產不同於傳統實體財產權，常須與其他有體物(例如 專利產品或服務)結合而使人感受其存在。從法律的角度而言，IP 如專利、著 作權、商標、營業秘密等無形資產之權利是以法律授權保護權利人之獨占權及 排除他人非經權利人同意不得使用之排他權，多須經由主管機關登記或審查始 能取得，他人對於取得權利之人固然負有不得侵害之義務，但法律也賦予他人 侵權時之救濟管道 (例如被控侵權之人提起專利無效、未侵權之反訴)，而使 權利人、IP 主管機關、利害關係人、及司法機關之間的互動將使 IP 權利的存 在與否、內容及範圍的保護處於未確定狀態。以專利及商標為例，縱然主管機 關已審查通過並獲核發專利或商標，然而法律規定之舉發撤銷制度4 ，增添該 等權利是否有效的不確定性；若選擇以專利保護某項技術或發明，一旦申請並 獲得專利，就申請專利之範圍也將因資料公開，而喪失營業秘密的保護；另， 專利、商標、營業秘密等亦有可能因為申請與使用狀況而改變其受保護的範圍 或樣態，以美國實務界為例，專利權人若對專利侵權人主張權利時，被控侵權 之人往往會請求法院確認專利無效，此時 IP 就像長著利齒的怪獸，除非由法 院作出確定判決(例如：專利無效故未侵權)，否則專利權人很難完全確定其是 否擁有絕對的排他權5 。 由於 IP 權利狀態不確定的特質，對於以 IP 等無形資產作為創造企業價值 主要動因的高科技企業而言，應建立妥適的 IP 策略與制度，有效管理智權發 展策略、智權佈局、智權發展取得使用之風險管理、智權侵害之處理、員工教 育訓練、內控稽核、申請維護獎勵及運用等，以充分發揮 IP 的預期效果。 同樣地，當企業擬以併購或其他技術交易方式取得 IP 時，若未能事先偵 測以致購入權利不完整、範圍及內容不確定或有瑕疵的 IP，或目標公司之專 利產品已侵權或非常可能造成侵權時，買方投資人將因此購入巨額或有負債 6 (contingent liability)，使投資價值大打折扣甚至導致交易失敗。為管理 併購案風險，投資投資人一方面仍應實施 IP 查核，憑查核結果與賣方再協商 交易條件、調整成交價格，甚或至不惜退出交易；另一方面應與賣方協商擔保 條款(representations and warranties clause)與補償條款(indemnities clause)管理併購交易完成後始發現之併標標的權利內容之瑕疵或糾紛，由賣 方承擔補償責任。 4 中華民國專利法第 67 條、第 107 條及第 128 條規定，對於已取得專利權之發明、新型及新式樣專利，皆 得於專利權期間內提起舉發。另美國專利法 35 U.S.C. §302「再審」(Re-examination)制度使專李權在專利期 間內仍可能因任何人以 prior art 提出再審而使專利的可專利性受到挑戰甚至使專利權被撤銷。
5 Hogg M. R., IP Due Diligence in Mergers and Acquisitions, Due Diligence Review: M&A Behind the Scenes,
available at http://www.kslaw.com/library/pdf/ma_bts.pdf (last visited on May 30, 2008)
6 或有負債(contingent liability)是指因過去的交易或事項形成的負債，其結果須由某些未來事項的發生或不發
三. 高科技產業發展及取得專利的策略考量
3.1 高科技企業發展及取得專利的方式
由於科技企業為取得市場地位及持續成長的動能，往往須發展專利或專屬 技術，連結或控制產業鏈的相關廠商，以較快的速度切入新市場或提供較佳的 客戶關係管理機制來擴張市場版圖。基於不同的商業考量、資源安排及時效， 企業通常以下列方式發展及取得研發及專利： (1)研究開發：包括內部自行研發、委外研發、共同研發 (2)自外界取得：包括購買、債務承擔、以技術作價入股成立合資公司、或 是併購。 (3)技術授權 不論以何種方式取得，須針對不同取得方式、IP 法律保護要件、及各種 權利間的互動關係，事先規劃合法取得的方式及未來運用時可能產生的成本與 費用，否則，不符合法律規範取得的發明，將無法產生合法的智慧財產權。 是以，取得智慧財產權後的權利歸屬與分配，關係到企業的經營策略與佈 局，惟有智慧財產權的權利歸屬得以確定，才能進一步探討如何合理妥適地管 理及運用智財權，獲取其創造的效益。3.2 妥善運用及管理專利有助創造企業價值
對高科技產業而言，產業經營環境向來講求創新與速度，加上產品生命 週期較短，須持續且密集地投入資本從事研發與知識創新，始能創造成長的動 能。在微利競爭之下，企業若能妥善管理並使用 IP，不但可使其價值得以實 現7 ，進而創造企業價值8。 7 一般而言僅有像IBM、GE 等大型科技公司及大學等研究機構，能充分掌握其於特定 IP 或 IP portfolio 創 造的營收、利潤、及現金流量，而對絕大多數以專利作為攻防武器以捍衛市場地的公司而言，僅能粗略推 測其IP 的價值。8 SMITH, G. V., and PARR R. L., VALUATION OF INTELLECTUAL PROPERTY AND INTANGILBE
一項由 Cohen 等學者進行之研究9 顯示：企業發展取得專利主要是防衛策 略，防止他人抄襲、以封鎖專利遏止競爭及避免侵權訴訟。但值得注意的是， 使用專利作為商戰談判武器、提高聲譽、賺取授權收入及作為績效評量指標者 也是企業 IP 策略的重要目標。 表格 1: 美、日企業發展取得專利主要策略目的調查 以專利作為核心策略的理由 美國企業 占比(排名) 日本企業 占比(排名) 防止抄襲仿冒 以專利防堵競爭 避免侵權訴訟 作為談判籌碼 提升企業聲譽 作為營業資產賺取授權金 作為績效評核指標 98.9% (1) 80.3% (2) 72.3% (3) 55.2% (4) 38.8% (5) 29.5% (6) 7.8% (7) 95.5% (1) 92.6% (2) 90.0% (3) 85.8% (4) 57.9% (7) 66.7% (5) 60.1% (6) 資料來源:Cohen et al(2002) 另一項由Sheehan 等學者進行之調查10 則顯示，愈來愈多的企業，特別是 亞太及北美，致力於對外(outbound)或對內(inbound)授權，以降低尋找技術 夥伴的成本或商戰談判中爾虞我詐的耗損。當然企業運用 IP 的策略也影響企 業的價值，如何從傳統的防衛策略轉化，善用智慧財產，與他人交換價值甚至 創造更大的價值，價值導向的 IP 策略已成為企業發展 IP 策略的新思維。
四. 高科技企業以併購取得專利或發展創新技術的趨勢
4.1 企業併購及程序之說明
4.1.1 併購的型態企業併購(Mergers and Acquisition, M&A)，並非一法律專有名詞，在商 業及管理實務上泛指不同企業間經由各種方式進行組織再造、股權移轉或資產 移轉等改變企業之經營權或所有權；由於各種併購行為所產生之法律行為不同
9 Cohen W. M., Goto A., Nagata A., Nelson R. R. and Walsh J. P., R&D Spillovers, Patents and the Incentives to
Innovate in Japan and the United States, Research Policy, 31: 1349-1367 (2002).
10 Sheehan, J., Martinez C. and Guellec D., Understanding Business Patenting and Licensing: Results of
a Survey, in Patents, Innovation and Economic Performance-Proceedings of an OECD Conference,
其對商業、經濟上或法律上的效果亦不相同。 企業併購活動大體而言可概分為「收購」(acquisition)及「合併」 (merger)。「收購」可分為資產收購及股權收購；資產收購屬於一般資產的買 賣行為，實務上常見於針對全部或特定生產設備、營運、或技術進行資產收購， 由於購買的是全部或部分資產，買方一般較不會有概括承受目標公司所有資產 與負債可能帶來的潛在風險，不過當涉及高科技產業智慧財產權的交易時，價 格較不易確定11 ；交易形式上多由雙方當事人間以契約約定收購標的、責任、 出賣人之陳述與保證 (representations and warranties)、交付、危險負擔、 履行條件等，買方亦多會要求目標公司於交易完成後於一定範圍內負擔損害賠 償責任。 「股權收購」是指一家公司買受另一家公司全部或部分的股權，股權收 購的目的是為取得目標公司的經營權或控制權，收購完成後，目標公司成為買 方的投資公司或子公司，買方與目標公司仍分別具有獨立的法人人格。與「合 併」相較，股權收購是利用購買股權之方式取得目標公司的經營權或控制權， 故無任何公司因股權收購而消滅法人人格，且買方與目標公司的資產負債是分 別獨立，此與合併消滅公司的資產負債均併入存續公司或新設公司，或消滅公 司的權利義務由存續公司或新設公司概括承受有別。併購實務上，股權收購有 時是合併的前奏，收購公司完成股權收購取得經營權或控制權後，往往為創造 管理及營運上的綜效(synergy)，再以合併方式將目標公司併入買方公司 「合併」是指兩家或兩家以上的公司訂立合併契約，經各當事公司之股 東會同意後，發生合併效力，而結合成一家公司，其因合併而消滅之公司的權 利義務由合併後存續或成立的新公司概括承受，而無需再為個別資產或權利義 務之移轉。不同企業間因合併的結果，將涉及一家或數家當事公司法人人的消 滅，此與收購並未直接導致組織變動的效果不同。 4.1.2 企業併購的動機 企業追求創新成長的方式可以選擇以內部資源為之或尋求外部資源，特別 對高科技產業經營環境，當企業策略導向擬以外部資源達成創新與成長時，併 購往往是最直接快速的手段之一。 11 詳參馮震宇，〈高科技產業進行併購應注意的法律問題〉，《經濟情勢評論季刊》，第四卷第二期，頁 60-102 (1998 年 8 月)。
綜合學者研究企業進行併購動機的研究12 及高科技企業的特性的分析 13 ，本文歸納：在強調技術研發、產業變動快且產品生命週期短、重視創新與 速度、重視知識管理與人力資源、以及參進全球化市場競爭的高科技產業中， 企業的併購的主要策略動機追求成長，這包括擴大企業規模、合併互補性資源 達成產業整合、切入新技術、新產品、新品牌、或新市場、提升研發能力、創 造更大的市場力以坐享獨占或寡占的超額利潤。 4.1.3 企業的策略規劃 併購既是企業整體策略中，追求成長策略下選擇以外部成長的策略手段之 一，在進行併購前，企業應有清晰的策略目標，併購策略必須能確保企業的策 略目標得以實現。 當企業進行策略規劃時應根據企業目標、本身的優劣勢(strengths and weaknesses)、外在環境的機會與可能面臨之威脅(opportunities and threats)，發展設計可行的策略；一般而言，企業可採用穩定策略、成長策略、 防衛策略、甚至減縮或退出策略。若經評估分析擬採成長策略達成企業目標 時，又可選擇是以內部成長或外部成長或與他人合作的方式企業需視其可接受 的風險與相對報酬的承受度，決定運用策略；併購則是最常見達成外部成的策 略手段，使企業可以較快的速度擴大經濟規模、取得新客戶及市占率、切入新 市場、或取得新技術及產品14 。 4.1.4 併購之程序 企業併購之過程除需一般法令所規定的必要程序外，主要包括以下步驟15 ： (1)併購前的評估 01. 買方須建立清楚明確的併購準則，例如：堅持評價的法則，許多併購 案皆因過度樂觀的市場假設而付出高價，若目標公司價格不合理性地 飆漲，將可能造成買貴了的情形，造成日後併購失敗的潛在因素。 12 參見魏啟林，《掌握企業並購最適策略》，遠流出版社，台北(1993)；余尙武、江玉柏，<影響併購成敗之 因素與策略探討>，《經濟情勢評論季刊》，第四卷第二期，頁 125-144 (1998 年 8 月)。 13 參見 鄧朝貴，《提升高科技公司生產力之研究》，國立交通大學管理科學研究所碩士論文，1993 年；范慧 宜，《我國高科技產業國際競爭優勢之實證研究─以 LED 為例》，中國文化大學國際企業管理研究所碩士 論文，2000 年。 14 參見司徒達賢，《策略管理新論-觀念架構與分析方法》，致勝文化事業有限公司，台北(2000)。
15 MCKINSEY & COMOANY INC., VALULATION WORKBOOK: STEP-BY-STEP EXERCISES AND TESTS
02. 確實評估本身的核心競爭力，優劣勢、競爭對手、產業鏈及供應商及 客戶定位等分析。 03. 藉由併購取得關鍵技術提升企業價值的併購，需評估學習取縣及所付 代價。 (2)篩選目標公司 買方篩選併購目標時應考慮以下因素： 01. 篩選規模適宜的目標公司，併購交易金額不宜太大 02. 徵詢投資銀行、併購顧問、會計師及律師的法律分析與稅務安排上的 意見。 03. 評估目標公司於併購過程中違約及破產的可能性。 04. 評估目標公司重要股東對此併購案的反應及接受意願。 (3)評估可能併購對象之價值 若同時有數個可作為併購對象的目標公司，在資源有限的情形下，需進 行有系統地篩選與排序，有助於高階人員的判斷與決策。 一般而言併購往往須付出高於目標公司市場價值的溢價作為代價16 ，但買 方需瞭解其能力所能支付的最高價格為何並盡可能不超過該價格來成交，買 方亦應評估日後如何回收可能付出的溢價(premium)。 01. 確定相關組織再造計畫的細節，買進目標公司後如何整合資產、設施、 人員、產品線、客戶關係、品牌定位，及相關執行步驟及時程規劃。 02. 評估稅賦上的節稅效果、評估舉債能力的大小、會計上是以權益法或 購買法認列，若採購買法時，商譽的攤提將可能造成盈餘稀釋，影響 經理人員的績效。 03. 高科技公司涉及智慧財產權的併購時，應特別注意智慧財產與技術創 新品牌等無形資產的估價17 。 (4)談判併購價格與併購條件 雙方在展開併購談判之初，可將併購標的的、價金、交易架構等已初步達成 共識的內容，先行簽署意向書(Letter of Intent)，雙方並應先行約定該意向 書是否具有拘束力，以避免未來法律爭議。
16 參見 Eccles R. G., Lanes K. L., Wilson T. C., Are You Paying Too Much for That Acquisition?, Harvard Business
Review (July-August 1999).
17 參見 Neil, D. J., The Valuation of Intellectual Property Evaluation, International Journal of Technology
(5)實地查核 企業併購的實地查核(Due Diligence)是買方投資人對賣方於併購交易中就 該交易所為之擔保、及買方對交易條件相關之資訊與假設的認知是否正確的一 種確認手段18 。買方進行的實地查核大致分為商業查核、財務查核、及法律查 核；併購案實地查核應涵蓋之範圍及重點包括： 01. 商業(含營運面)查核：了解目標公司的營運模式及產品項目、分析目 標公司所處的市場環境、市場區隔、市場規模、市場地位、影響營運 的威脅機會及優劣勢、評估目標公司未來營運趨勢及影響營運之主要 因素 02. 會計及稅務實地查核：對目標公司重大資產價值、真實負債及盈餘品 質的的查核，以了解目標公司財務資訊之品質、目標公司治理情形與 內部控制制度之落實情形、覆核目標公司外部會計師出具之內控意 見、目標公司之稅務處理方式及遵循當地稅務法規、針對可能之併購 交易架構，評估可能的租稅問題，安排妥適的稅務規劃及交易架構財 務查核：分析目標公司財務報表、EBIT、EBITDA、營運資金流動性、 償債能力、自由現金流量、資本支出 03. 併購交易架構分析：藉由財務實地查核之發現，決定交易股權或融資 資金來源、並規劃最適的資本結構、調整初步查何時雙方所訂的併購 價格區間、從查核發現的風險，決定併購方的保護及出場機制 04. 法律查核：傳統上，企業內部法律顧問或外部律師在進行查核評估時 多注重契約、公司法、租稅法制、證券交易、競爭法、勞工權益等相 關法律議題的查核與分析。
05. 智慧財產查核(IP due diligence)：特別在以取得智慧財產為目的之 併購中，由於智慧財產須依法律保護，其權利範圍之確定較困難，易 引起侵權或權利有效性之爭訟及與員工之爭端，因此可能引發的法律 責任對企業併購後的獲利能力影響甚鉅，故須由智財法律及技術、市 場業務與財務專家協助投資人進行 IP 查核與分析，以充分了解交易風 險，作為投資與否及交易價值調整的依據。 通常併購契約條款的協商與決定往往取決於實地查核的調查結果，故在完成 實地查核以前，雙方較不可能簽訂正式的併購契約，在高科技併購案講求決策 時效與速度的壓力下，買方投資人實施實地查核需整體考量時效及查核的成本 效益，若未及或無法進行完整的查核時，應有其他補救措施，以降低交易風險。 (6)正式談判併購草約與正式簽約
18 Cooper J. L., Due Diligence in Acquiring American Patent Portfolios , available at
http://www.fbm.com/docs/lib/e25fd0a0-fef0-4d46-9ad8-550cc2579a39_document.pdf (last visited on May 20, 2008).
01. 一旦雙方簽署意願書後，應會進一步確定購併架構，並正式開始協商 購併合約內容。對高科技併購案中智慧財產權移轉的考慮特別重要， 因此購併合約內容或附件中應特別對智慧財產權清單、訴訟、潛在訴 訟或其他爭議詳細說明。此外併購契約所揭露者往往是購併案能否履 行並與能否完成併購有密切的關係，因此必須作充分的揭露，以滿足 購併契約中的陳述與保證條款(Representations & Warranties)的要 求。 02. 在高科技的購併案中，往往涉及企業取得核心競爭力的智慧財產權， 必須簽訂相關契約以確保專利權或專屬技術等智慧財產能順利移轉， 維持購併後的正常運作。例如與主要供應商之間或是主要客戶之間， 可能需要簽訂必要的供銷合約，另外，為避免併購後目標公司主要經 營團隊及核心技術人才流失，必須行協商明確的留才機制，或是與此 等主要的人員訂定競業禁止(non-competition agreement)、或保密協 定(non-disclosure agreement)，或是以簽訂顧問契約的方式維持雙 方的繼續合作，以確保併購目標可以達成。 03. 於購併契約草簽後，可能尚須待取得主管機關的准許或同意、融資安 排與資產移轉的文件等，始能完成正式簽約及後續履行，若購併契約 之規定不夠周延以致發生像是交易價金的給付、陳述與保證及損害賠 償等爭議，往往才是併購案完成以後長期訴訟的開始19 。 (7)併購後的整合管理 此階段需延續先前的併購計畫進行組織策略及架構、政策、管理資訊流程、 工作流程、企業文化、及人力資源等進行整合與管理： 01. 確定併購期望的目的與目標，建立移轉機制及可行的時程規劃表。 02. 及時溝通整合計畫，有效控管整合時程 03. 儘早與目標公司員工溝通未來營運方向，穩定人心。設法留住目標公 司優秀的管理與技術人才，確保併購的智慧財產及相關技術順利移轉。 04. 在整合的過程中可就預期的初步營運之綜效作檢測，及時發現是否有 落差，檢視是否須調整組織架構。 4.1.5 影響企業併購成敗的關鍵因素 多項有關企業併購的實證研究顯示超過半數以上的併購案無法創造原本預 期的價值，並且併購後公司的績效往往不如併購前的績效20 ，彙整文獻研究21 ， 19 同前揭註 11。 20 同前揭註16。 21 應國卿，《我國企業國際併購之失敗因素研究》，國立台灣工業技術學院工業管理研究所碩士論文，1992 年；朱家昌，《台灣高科技產業併購決策與關鍵成功因素之研究》，國立交通大學管理學院碩士論文，2002 年。
歸納高科技併購失敗的關鍵因素主要是： (1)併購後的整合不如預期，雙方的企業文化較難謀合，無法留住優秀的管理 與技術人才、 (2)買價太貴、 (3)選錯對象、 (4)缺乏完整的併購計畫與整合管理作業、 (5)實地查核不完整，併購後才發現問題。 特別是高科技併購案，往往須於非常有限的時間內迅速決定是否完成交 易，實務上常見雙方尚未進入併購條件協商，即已在實地查核上互相角力，買 方往往希望看越多越資訊愈好，查核愈充足時間愈好，但賣方卻希望資訊揭露 越少越好，囿於時間限制及成本效益的考量，雙方如何在緊湊的時間及有限的 資源下，互相拉鋸中達成平衡，透過協商達成共識，是決定交易得否完成的關 鍵。 此外，高科技並購案涉多涉及智慧財或技術的交易，基於 IP 權利狀態不 確定的特質22 ，買方投資人於實施傳統的實地查核外，更特別須針對擬併購的 智慧財產智實施 IP 實地查核，以免購入的 IP 權利不完整、範圍及內容不確定， 或專利產品與服務以侵權或非常可能造成侵權時，導致購入巨額或有負債 (contingent liability)，使投資價值大打折扣甚至併購失敗。
4.2 高科技企業的併購的趨勢
惟涉及取得智慧財產或技術創新的併購案，常因產業別及買方投資人的觀 點不同，具高度的個案特色。以生技製藥業為例，其須擁有一特定核心專利， 否則就無法創造市場獨占利潤，買方投資人一般僅須確認核心專利及相關專 利，評估價值。至於在技術育成或發展初期就參與投資的創投(venture capital)基金投資人，則傾向篩選具技術差異性的 IP 挹注資金；而對於私募 基金(private equity fund)投資人而言，IP 不僅要能貢獻創造股東權益報 酬，更被廣泛用於創造資金的槓桿效果及作為抵押借款的標的。 對高科技之電子資訊通訊科技產業而言，技術產品與服務涉及的周邊專利 及相關專利甚多，像一般大型電子資訊科技公司如 IBM 等，一般多致力於企業 內部發展或強化其 IP 組合，增進其專利的可實施性，以實現其智慧財產權的 價值為目標，大型科技公司之間且多有不成文的默契，就是鮮少互相攻擊對手 22 同前揭註 5。專利侵權23 ，而是轉向中小型科技公司訴求專利侵權，惟近年來，大型科技公 司多改以於企業內成立類似創投基金的功能，以股權投資之方式以介入中小型 對手公司24 。 麥肯錫顧問公司於一項針對美國軟體服務、半導體、網路及資訊通信、電 腦及週邊等高科技產業進行併購交易調查研究25 中指出，因產品生命週期短而 技術創新速度太快，高科技業具有贏者全拿(Winner takes all)的特色26
，當 自行研發技術跟不上市場變化時，企業須以併購方式取得新技術或切入新產品 市場。雖然過去有許多實証研究顯示併購案會減損買方公司的市值，不過麥肯 錫的研究顯示：高成長及高績效的高科技企業，策略性地運用併購，成功地創 造企業價值27 。 4.2.1 高科技企業併購的黃金法則 麥肯錫的研究報告亦指出高科技公司併購成功的「黃金法則」通常有四項 特色，就是發展明確的企業策略目標、併購策略須能達成企業策略目標、熟知 如何迅速地完成併購交易、持續地尋找合適的併購標的，並將併購交易累積的 經驗與知識融入成為企業的管理程序及執行力中。 4.2.2 發展明確的企業策略及市場定位 高科技企業使用圖一市場發展三階段的「S Curve」檢視其所處的市場地 位，在新興市場階段，企業進入市場的策略就是快速進入市場建立基本客戶 (build a customer base)；進而隨著客戶規模成長，企業於快速成長的同時 仍要維持高利潤，在擴大營運規模的同時更須發展客戶關係管理的策略 (manage the customer relationship)，以其專屬技術作為平台，追求產品創 新，管理其產業鏈的衛星企業，支持成長動能；而企業所處市場已進入成熟階
23
How to analyze and Leverage the Value of Tech IP, Mergers & Acquisitions, v 42 no. 6, at page 44 (June 2007).
24 同前揭註23。
25 Frick K. A., and, Torres A., Learning from High-Tech Deals, The McKinsey Quarterly (February
2002. 26 同前揭註 25。在受調查的企業中，被歸類為“Golden standard＂的高績效高成長的軟體服務企業數約佔該 產業企業總數2%，惟其市值約占軟體服務產業總市值的 63%；歸類為“Golden standard＂的半導體公司 約占該產業企業數9%，惟其市值占該產業總市值的 65%；被歸類為“Golden standard＂的網路及資訊通 信企業約占該產業企業數的11%，惟市值占該產業總市值的 58%；被歸類為“Golden standard＂的電腦與 電腦周邊企業約占該產業企業數9%，惟市值占該產業總市值的 41%。 27 同前揭註 25。被歸類為“Golden standard＂高績效高成長之高科技企業其進行併購的次數通常是競爭者的 二倍，透過併購為其股東創造的股東報酬成長率高達39%以上。
段時，亦即「S Curve」代表的市場占有率的成長轉趨平緩甚至停滯時，高科 技企業應從過去追求市占率的成長轉變為追求規模經濟及銷售與通路的整合。 圖表 2、IP 產品與市場發展三階段圖示 資料來源:本研究整理 4.2.3 持續鎖定小而美的併購對象 接著，須將企業市場發展策略落實於併購交易對象的篩選，鎖定的交易對 象須能使企業的策略目標得以實現，而策略性併購交易的結果必須能達成買方 投資人達成「S Curve」中的新市場定位。麥肯錫的研究指出，併購績效優異 的高科技企業通常採取務實的做法，持續鎖定小而美的併購對象，此類併購交 易的金額通常不超過買方投資人其公司市值的百分之一；相較於大規模的併購 交易，較小規模的併購相對簡單且容易設計併購架構。 4.2.4 快速流暢的決策 高科技的經營環境就是創新求變、講求速度，快速流暢的決策亦決定併購 案是否成交。冗長的實地查核程序、拖泥帶水的合約談判均不利併購案的成 市場新興階段 市場發展階段 市場成熟階段 (高) (低) 時間 市場發展三階段 市場占有率 快速建立客戶基 礎 專利產品商品化 有效管理 客戶關係 擴大經濟規模爭取贏面 擴張與整合 以專屬技術作為 串聯產業鏈的平 台 繼續創新
交。對於經常從事併購活動的高科技企業，多已將累積的交易經驗及知識納入 企業的管理程序中成為執行力的一部分，加上併購案的高階決策團隊深度參 與，是以其併購的決策程序甚為快速流暢，以爭取先機。 4.2.5 回歸基本面-併購後的整合 研究中發現併購後整合主要有三方面挑戰：併購後若發生員工的離職潮是 否能使公司維持營收的成長、併購後新產品未能如期發展或推出、以及企業文 化與制度的整合。 4.2.6 在變局中尋找投資機會 通常買賣雙方在市場巨幅波動時多對併購交易持觀望態度，高績效的科技 企業多選擇在危機及變局中入市，尋找價值低估的標的公司進行併購。
五. 高科技企業併購案專利實地查核之法律分析
由於高科技併購案，往往須於非常有限的時間內迅速決定是否完成交易， 實務上常見雙方尚未進入併購條件協商，即已在實地查核上互相角力，買方往 往希望看越多越資訊愈好，查核愈充足時間愈好，但賣方卻希望資訊揭露越少 越好，囿於時間限制及成本效益的考量，雙方如何在緊湊的時間及有限的資源 下，互相拉鋸中達成平衡，透過協商達成共識，是決定交易得否完成的關鍵。 買方投資人於實施傳統的實地查核外，更特別須針對擬併購的智慧財產智 實施 IP 實地查核，以免購入的 IP 權利不完整、範圍及內容不確定，或專利產 品與服務以侵權或非常可能造成侵權時，導致購入巨額或有負債，使投資價值 大打折扣甚至併購失敗。 本節是以美國專利法為核心，以買方投資人的角度，從三方面歸納整理企 業併購專利之「IP 實地查核」的法律分析： (1)分析擬併購的專利是否有效及是否可實施(Validity and enforceability)； (2)分析擬併購的專利權權利歸屬及是否可讓與 (Ownership and transferability)；(3)分析買方投資人取得專利後，可否自由實施該智慧財產權不致侵害他 人(Freedom to operate) 不過專利查核的範圍及內容往往因投資人的併購 IP 的目的不同，各具個 案特色，茲舉例說明投資人併購目的與查核之關係如下： (1)若投資人併購主要是為取得某項特定關鍵技術時，須優先查核該技術是否 已有適當的保護措施，與該發展該技術有關之員工及顧問人員是否為工作上之 發明，以及是否已將權利讓與目標公司，該技術是否有侵害他人專利或 IP 之 虞，若是，可否取得授權或採迴避設計。 (2)若併購的主要目的是為購買一獲利的事業，應優先注意使該目標事業具獲 利利基之專利產品或服務的專利權權利內容，有時企業使用特定專利來遏阻競 爭，但須注意該等專利是否輕易就被競爭對手以迴避設計而突破；有時，目標 公司若已將某一策略性專利授權第三人，亦可能使買方的併購目的無法達成。 (3)若併購的主要目的是為排除競爭而併購競爭對手時，買方應於接觸對方提 出併購前，儘可能以訪查市場與客戶之方式蒐集及目標公司專利相關資訊，若 是能在非敵意併購28 的狀況下，目標公司亦同意進行併購案時，此時目標公司 若願意揭露資訊，亦多會嚴格限制買方使用其所揭露之專利與競爭資訊，以備 交易不能達成時，不利目標公司。此時專利查核的資訊揭露程度、範圍與雙方 的保密協定與競業禁止條款的協商，與有密切關係。 從法律的角度而言，專利權是以法律授權保護權利人之獨占權及排除他人 非經權利人同意不得使用之排他權，須經由主管機關審查始能取得，他人對於 取得權利之人固然負有不得侵害之義務，但法律也賦予他人侵權時之救濟管道 (例如被控侵權之人提起專利無效、未侵權之反訴)，這將使權利人、專利主管 機關、利害關係人、及司法機關之間的互動將使專利權利是否有效性、專利權 是否存在、權利的內容及範圍的保護可能處於未確定狀態。
5.1 查核目標公司之專利權是否有效的法律分析
縱使經專利主管機關核發專利，專利權仍可能因故喪失效力或無法實施， 28 敵意併購(Hostile Takeover)係指欲取得經營權者（即收購者）未得到被併購者（即目標公司）董事會同意 前所為之股權收購行為。就法律上而言，因其並無隱含惡意的意思，因此乃有論者認為以「非合意併購」 稱之較為妥適。學理上支持敵意併購者認為，敵意併購可以發揮外部公司治理的壓力，激勵或取代目標 公司經營者，促進公司價值的提高。茲將可能導致專利權喪失效力或無發實施的因素彙整分析如後。 5.1.1 專利無效因為有先前技術(prior art)存在而不具創新及非顯而易知性 專利用於保護創新的發明，而先前技術是指所有已知方法、機器、製品、物 之組合，可以用於指摘該專利不符合創新或無顯而易知性，惟先前技術須存在於 發明人聲稱其發明專利之前或該專利申請日一年以前29 。 依據 35 U.S.C. § 102(f) 欲取得專利者並非該項發明標的之發明人，不得 獲得專利，惟依本條主張專利無效之人須有清楚且明確之證據(clear and convincing evidence)證明該發明的先前概念出於專利權人以外其他之人並將此 一先前概念向專利權人做充分的溝通，溝通的充分資訊足以使習知該項技術之人 得以完成該專利發明30 。 此外，2004 年美國國會通過的合作研究與促進科技法案(Cooperative Research and Technology Enhancement Act 或簡稱 CREATE)修訂了美國專利法 35 U.S.C. § 103(c)31 ，為促進企業、大學、與政府機構間之合作研究，只要合作 研究當事人簽訂合作研究協議，當事人在訂約之前已擁有之「先前技術」，不得以 不具非顯而易知性排除其合作研究之發明申請專利之可專利性。 5.1.2 未適當地描述專利及最佳實施例，易受專利無效之指謫 專利說明書應明確且充分發明之文字及其製造、使用方法和程序之敘述，使 該發明所屬技術領域中具有通常知識者，即可據以製造並使用其產品，且說明書 應記載發明人實施其發明所可設想之最佳方式32 。若未充分的揭露而使申請專利範 圍限定條件未受到說明書支持，有可能因此導致專利權之權利範圍無法確認，造 成該項申請專利範圍無效。 違反最佳實施例是指當發明人明知有較已揭露之實施例更佳的實施方式卻未 予以揭露33 。而最佳實施例的標準與可實施性(Enablement)不同，可實施性的條件 是只要使該發明所屬技術領域中具有通常知識者看完發明號即可明白該發明34 。
29 PRETTY, LAWRENCE H., PATENT LITIGATION (Practising Law Institute) (2004).
30 Eaton Corp. v. Rockwell International Corp., 323 F.3d 1332, 1344 (Fed.Cir.2003) “To prove derivation under §
102(f),the party asserting invalidity must prove both prior conception of the invention by another and communication of that conception of the invention by another and communication of the conception to the patentee by clear and convincing evidence. The communication must be sufficient to enable one of ordinary skill in the art to make the patented invention.”
31 U.S.C. 103(c) was amended by the CREATE Act , available at
http://www.ipattorneyfirm.com/forms/PTOdayArticleNAPP.pdf.
32 35 U.S.C §112.
33 Cardiac Pacemakers, Inc. v. St. Jude Medical, Inc., 381 F.3d 1371, 1378 (Fed. Cir. 2004) “A best mode violation
requires that inventor knew of and conceal a better mode than was disclosed for making and using the claimed invention.”
34
而以違反最佳實施例主張專利無效者，須證明請求之發明使該領域中具有通 常知識者於實施該發明時的測試與發生之錯誤不合理的曠時費力或超過習知該領 域技術之人的知識所明白35 。 5.1.3 專利無效係因專利之發明在申請前一年已被公開使用或銷售 美國專利法採先發明主義，若在美國申請專利一年前，該發明已在國內外獲 准專利或在印刷刊物上公開發表，或在國內為公開使用或銷售者，專利可能無效 36 。在美國專利申請日之前一年以前，一發明在美國已為販賣者，美國聯邦最高法 院(U.S. Supreme Court)在 Pfaff v. Wells 一案中，曾經宣示：「在發明人準備 申請專利之後，即不應以競爭性之方式利用其發明，此乃該發明人可否獲准專利 之一條件，該發明人必須在保密與法定獨占權之間擇一為之37 。」 專利無效可能係因專利權期間已屆滿 專利權期間自發證日開始，截止於該專利之說明書向美國政府提出申請之日 起二十年38 。專利權期間可因其他法令之規定予以延長，例如最具代表性的就是 “藥價競爭暨專利期間回復法案＂39 ，被編成成文法典 35 U.S.C. §155-156，允 許專利藥廠得申請而回復因申請取得 FDA 核准而喪失的專利期間。 5.1.5 未支付專利維持費而喪失專利權 根據美國專利法40 ，各項規費應於到期日或到期日前繳納，未繳納者，得於到 期日後六個月之緩衝期間內繳納，緩衝期屆滿後仍未繳納，專利權失效。 5.1.6 因再審(Re-examination)而導致專利權撤銷
35 Koit Mfg. Co., Ltd. v. Turn Key Tech, LLC, 381 F.3d 1142, 1155 (Fed. Cir. 2004). “evidence that the trial and
error required to practice the claimed invention would be unduly laborious or beyond the reach of one of the ordinary skill in the art.”
36 販賣阻卻(On-Sale Bar)，係指販賣行為可構成阻卻專利之事由。惟按 Allen Engineer Corp. v. Bartell
Industries, Inc., 299 F.3d 1336, 1353 (Fed.Cir.2002)一案，若有合理證據顯示販售為實驗之目的時，則販賣阻 卻不適用。
37 Pfaff v. Wells Electronics, Inc., 525 U.S. 55 (1998).“This rule exits to require an inentor to choose between
secrecy and commercial exploitation – permitting both would allow an inventor to extend his monopoly beyond the statutory term.”
38 35 U.S.C. §154.
39本法案另一方面在於簡化學名藥上市申請程序，學名藥廠商上市藥品，只需要向FDA 提出「簡易新藥申
請」(Abbreviated New Drug Application, ANDA) 並提出相關數據證明學名藥與原廠藥具生物相等性，即可 取得FDA 之上市許可。關於美國學名藥上市之簡易程序介紹，參見朱世霓，<美國學名藥上市長路漫漫>， 《科技法律透析，二００三年三月》，頁20 以下。
美國專利法有在審制度41 ，在專利權期間，專利權仍將可能因任何人以 prior art 提出再審而使專利權的可專利性受到挑戰甚至被撤銷。 5.1.7 因不正當行為導致專利權無法實施 專利權人典型的不正當行為包括申請專利時違反揭露義務，以及專利濫用。 美國要求專利權人向專利商標局申請專利時負善意且坦白的揭露義務42 ，專利權人 若違反此項義務屬專利權人之不正當行為，即使專利權仍為有效43 ，法院仍得依衡 平原則，命該有效之專利不得實施。 而因專利濫用可能導致專利無法實施44 則是為了遏止專利權人不得使用其專 利權擷取超過法律賦予其獲得的市場利益45 ，故法院評斷是否有專利濫用時，就是 審查專利權人是否擅自擴張其專利權造成遏阻競爭的效果。專利濫用的例子還包 括於專利權期間屆滿後仍繼續收取權利金，以及以將專利及無專利的產品搭售46 。 專利有效性之推定是指專利權應被推定為有效47 ，在專利侵權訴訟中，被控侵 權之一方常以主張專利權無效最為攻防，惟須舉反證推翻專利權之效力，此一證 據門檻必須是明確具說服力(clear and convincing )的證據48
。
5.2 目標公司是否擁有權利完整且可轉讓的專利權
5.2.1 專利權歸屬之分析 買方投資人須確認目標公司對併購專利是否擁有完整之權利，若權利不完 整時，則須評估其他第三人對該等專利之權利將如何影響目標公司使用專利權 所產生的價值。最常見的專利權利歸屬之查核在於分析擬併購專利之發明是否41 35 U.S.C. §302、35 U.S.C. §303 、35 U.S.C.§307(a) 42
See 37 CFR 1.56 Duty to disclose information material to patentability of Patent; 最典型的專利權人不正當行之 一為就是詐欺專利商標局(“fraud on patent office＂), 積極證據顯示專利權人於申請專利時基於故意欺 騙，對於申請專利的可專利性，提供錯誤不實的重大資訊為不正當行，以致法院判決專利不可實施，see Ulead Systems, Inc. v. Lex Computer & Management Corp., 351 F.3d 1139, 1144 (Fed. Cir. 2003)。
43 Norian Corp. v. Stryker Corp., 363 F.3d 1321, 1329 (Fed. Cir. 2004), “Misleading statements by patent applicants,
if intentionally made and material to patentability, can produce unenforceability, not invalidity.”
44 C.R. Bard, Inc. v. M3 Systems, Inc., 157 F.3d 1340, 1372 (Fed. Cir. 1998), “ holding of misuse renders the patent
unenforceable until the misuse is purged; it does not, of itself, invalidate the patent.”
45 Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700, 704, (Fed. Cir.1992),“The policy of the patent misuse
doctrine is to prevent patentee from using the patent to obtain market benefit beyond that which inheres in the statutory patent right.”
46 See Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Co., 314 U.S. 488, 491 (1942)
47
35 U.S.C. §282
為受雇員工之發明，以及該發明是否涉及使用第三人的貢獻。 (1)專利發明為受雇員工於職務上之發明 員工於職務上之發明所有權的通則是除非雙方約定，否則雇用人不當然取 得員工於職務上發明與發現之所有權49 ，故買方公司於確認目標公司是否擁有 員工於職務上之發明時，首重於分析該專利之發明是否已妥適讓與雇用人，一 般而言，實務普遍做法是由雇用人與受雇人於雇用契約中將職務上之發明讓與 雇用人50 ，並且通常此種讓與多為可行。 若受雇人並無明示表示將職務上發明讓與受雇人時，美國法實務上亦有所 謂之「事實之默示讓與」(Implied-in-fact assignment)，亦即“只要當時情 境足以顯示雙方已有將職務上發明讓與雇用人之合意＂51 ，而檢驗「事實之默 示讓與」之關鍵在於是否其受雇目的是為從事或接受指示而為特定之發明活 動，在此種情境下，一般可視為受雇人已自其受雇所得中取得其從事發明工作 之全部報酬52 。 若受雇人於雇用期間，利用雇用人之資源(包括材料、機具、設施、資金、 想法)或經驗完成之發明並且自己取得專利，若雙方未以契約約定將發明之權 利讓與雇用人，亦不符事實默示讓與之情況下，雇用人仍得於支付合理報酬 後，取得「雇用人實施權」(Shop right)，於該事業實施該專利，此一實施權 為受雇人對雇用人得以實施其專利權的默示授權；通常「雇用人實施權」所涉 及的發明多為受雇人非基於職務上之發明。 此一默示授權在性質上無法讓與他人，除非完全繼受被默示授權者所有營 業及權利義務。故併購案之買方投資人須特別注意目標公司之此種授權是否可 以於併購交易中順利移轉，據以安排合適的併購交易架構。 (2)專利之發明人為多數人 若發明之專利於發明時涉及兩人或兩人以上共同為之，或是透過與第三 人合資(joint venture)研發、或是合作發明等使用他人之貢獻，即使實際上 並未同時一起工作、或每個人並未提供相同分量之貢獻53 、或每個人並未對所
49 Hapgood v. Hewitt, 19 U.S. 226 (1886)
50 雇用人依契約取得受雇人職務上發明係由美國各州州法管轄，某些州要求此等契約必須符合該州成文法規
定，例如：Delaware Code, 19 Del.C. §805；Smith-Hurd Illinois Complied Statutes, 765 ILCS 1060/2；；Georgia, G.S. §66-57.1；Utah, U.C.A. 1953 §34-39-3；Washington, RCWA 49.44.140,.150。
51 參見 Teets v. Chromalloy Gas Turbine Corp., 83 F.3d 403, 38 USPQ2d 1695 (Fed. Cir. 1996), cert. denied, 117
S.Ct. 513, 136 L. Ed. 2d 402 (1996);United States v. Dubilier Condenser Corp., 289 U.S. 178 (1933)；Standard Parts Co., v. Peck, 264 U.S. 52 (1924).
52 Teets v. Chromalloy Gas Turbine Corp., 83 F.3d 403, 38 USPQ2d 1695 (Fed. Cir. 1996), cert. denied, 117 S.Ct.
513, 136 L. Ed. 2d 402 (1996).
53 惟共同發明人之間某種程度的合作量仍是構成共同發明的要件, see Suarez v. Rooney, 53 Fed. Appx. 703
申請專利之標的主題之每一請求項均付出部分貢獻，則此數發明人應共同申請 專利54 。 若併購之發明專利若有共同發明人申請取得專利權時，共同專利權人間除 有其他相反之約定外，共同專利權人得不經其他共有人之同意，可逕行實施發 明專利55 ，共同專利權人除可使用該發明專利、製造、銷售、進口該發明專利 產品或服務之外，亦得將專利權以書面56 授權他人使用57 ，並且不論發明時之貢 獻程度高低58 ，一旦其為共同專利權人實施專利，都不構成對其他共同專利權 人之侵權。 故買方投資人應審慎評估擬專利權若因有其他共同專利權人實施專利導 致目標公司對該專利權的使用價值可能被嚴重稀釋的後果59 ，故於查核共同專 利權之法律分析時，買方投資人宜查證參與共同發明之完整發明人名單，包括 審閱相關文件如合作研發契約及有關研發成果分享之相關條款、是否有應將對 有發明貢獻之人卻漏列為共同發明人之情事60 而可能導致申請發明專利時不具 可專利性61 、或是否有將不具發明貢獻之人卻誤列為共同發明人之情事，而於 專利核發後，而可能於專利訴訟中被判決專利無效62 、以及是否可能因共同專 利權人拒絕參加專利侵權訴訟導致訴訟不成立63 。 inventorship status; PHG Technologies, LLC v. Timemed Labeling Systems, Inc., 2006 WL 2052701 (M.D. Tenn. 2006) (no collaboration by alleged joint inventors therefore no joint inventorship found).
54 共同發明人之規定請參 35 U.S.C §116.
55 See 35 U.S.C. § 262 (providing: “In the absence of any agreement to the contrary, each of the joint owners of a
patent may make, use, offer to sell or sell the patented invention within the United States, or import the patented invention into the United States, without accounting to the other owners.”).
56 35 U.S.C. § 261(providing: “patents, or any interest therein, shall be assignable in law by an instrument in
writing.”)
57 Schering Corp. v. Roussel-UCLAF SA, 104 F.3d 341, 344 (Fed. Cir. 1997); Talbot v. Quaker-State Oil Refining
Co., 104 F.2d 967, 968 (3rd Cir. 1939).
58 Rainbow Rubber Co v. Holtite mfg. Co., 20 F. Supp. 913, 35 U.S.P.Q. 237 (D.Md. 1937)
59 在有共同專利權人的情況下，專利權人極易受制於其他共同專利權人之擺佈，以 Ethicon Inc. v. U.S. urgical
Corp.,為例，Ethicon 自唯一已知名的發明人 Yoon 受讓取得專利權，Ethicon 向專利侵權人提出侵權訴訟 時，被指侵權之被告因知悉該專利尚有未具名之共同發明人Choi，被告遂向 Choi 取得專利授權並同意若 該侵權訴訟被撤銷，將支付Choi 若干金額，被告以已取得授權故未侵權為由，使得 Ethicon 對被告之侵 權訴訟不成立而被撤回；另，由於共同專利權人Choi 拒絕參加 Ethicon 對被告之侵權訴訟，Ethicon 對於 被告於取得專利授權前之授權金亦無法求償，使得Ethicon 因專利權受侵害之損失無法得償；see Ethicon Inc. v. U.S. Surgical Corp., 135 F.3d 1456, 1468 (Fed. Cir. 1998).
60 35 U.S.C. §102(f), a company may not be issued a patent in the first instance – an applicant does not quality if
“he did not himself invent the subject matter sought to be patented. ＂.
61 35 U.S.C. §116 (providing:“Whenever through error a person is named in an application for patent as the
inventor, or through error an inventor is not named in an application, and such error arose without any deceptive intention on his part, the Commissioner may permit the application to be amended accordingly, under such terms as he prescribes.＂)
62 被控侵權之一方常以主張專利權無效最為攻防，惟基於“專利推定有效＂之原則下，其須舉反證推翻專利
權之效力，此一證據門檻必須是明確具說服力(clear and convincing )的證據；see Lamb-Weston Inc. v. McCain Foods Inc., 818 F. Supp. 1376 (E.D. Washington, 1993 )
63 Ethicon, Inc. v. Surgical Corp., 135 F.3d 1456, 1467 (Fed. Cir. 1998). The court relied on the Supreme Court’s
decision in Waterman v. McKenzie, 138 U.S.252, 255 (189)(the patentee may assign an undivided part or share of a paten and in that event the assignee has the right to sue infringers “jointly with assignor.”.)
5.2.2 授權他人使用專利之分析
授權係指專利權人給予被授權人有限制的製造、使用、和銷售權，亦可總 稱為一種專利侵權的免責權(a right not to sue)。授權人與被授權人間合既 作又競爭關係甚微妙，授權人一方面希望順利將技術移轉，藉以收取權利金報 酬，然而另一方面又希望避免助長被授權人使其成為授權人之競爭對手，對於 被授權人而言，一方面故然希望授權人將製程、技術傾囊相授，卻也擔心過度 倚賴他人技術，長期受制於授權人。 買方投資人於檢視目標公司之對外授權契約時，應察明授權範圍是哪些特 定國家或區域、授權使用的範圍與限制、是否為專屬授權64 或非專屬授權。特 別是在專屬授權之下，被授權人因專屬授權而取得獨占特權，此時其是否與專 利權人一樣，有權以自己名義主張專利相關權(例如：直接向侵權人提起專利 侵權訴訟)，一般法律解釋認為專利權人仍必須先正式的轉讓或售予相關專利 給專屬被授權人，專屬被授權人始得伸張此專利權，實務界亦有即使授權合約 中賦予以被授權人名義伸張專利權，該條款仍被視為無效之見解65 。故若目標 公司為授權人時，買方投資人應評估因被授權人引發之侵權訴訟及進行訴訟之 成本並判斷目標公司或授權人是否應承擔進行訴訟之風險。 至於非專屬授權在本質上僅是被授權人取得相關被授權事項被指控專利 侵害的免責權，除此之外，由於是非專屬授權，被授權人之競爭對手亦可取得 授權，故非專屬被授權人之商業利益遠不如專屬被授權人，若被授權人被控侵 權時，其更不得為該專利權之所有權而為主張，故目標公司或授權人可能仍將 承擔被授權人引發之侵權訴訟之可能性及進行訴訟之成本。 併購案中，買方投資人應謹慎審閱目標公司之授權契約中既存之權利授 予與限制條款，據以評估其專利權使用的範圍與限制。值得注意的是，國際間 高科技產品或服務的交易與授權，多以英美契約法作為契約解釋的準據法，買 方投資人應審核目標公司之專利或專利組合對外授權之重要契約之約款，以了 解因對外授權對於其專屬權利內容造成何種之限制。 64 專屬授權是指授權人僅提供單一被授權人其專利使用權，由於其為專屬性質，授權權利金較非專屬授權為
高，專屬授權對發明人或權利人而言，透過被授權人致力(best efforts clauses)開發新市場，竭盡所能地增 進專利產品之銷售，故多以被授權人的企圖心及銷售實績計算權利金的多寡。一般而言，在高科技業界， 專屬授權較為罕見。
65 See Agrashell Inc. v. Hammons Products Co.， 352 F.2d 443 (8th Cir. 1965); see also Cold Metal Process Co. v.
5.2.3 專利權是否可轉讓的分析 專利權是否可轉讓的查核與法律分析- 查核目標公司的專利權是否為受 讓取得專利或僅取得授權、調查專利權是否已讓與他人或是已授權他人實施、 調查專利授權使否可順利轉讓 目標公司除可將其自己之發明申請專利原始取得專利權外，亦可以契約自 其受雇人或其他第三人受讓取得或以繼承取得專利權。專利權的讓與一般是指 發明人或專利權人將專利申請權或專利權之全部讓與他人，原權利人於移轉其 全部權利後即喪失權利，由受讓人取得專利申請權人或專利權人的地位。 買方投資人在查核時須確認目標公司受讓取得專利權之讓與符合法律要 式，依美國專利法66 之規定，專利權具有動產之性質，專利申請權、專利權， 或任何與其有關之權益之讓與，均須以書面方式為之，以口頭約定而為之讓與 行為無效67 。 此外，讓與、授與、移轉發明專利權須向美國專利商標局登記後始得對抗 第三人68 ，故買方投資人於查核時須確認目標公司所有以受讓取得之專利權都 以書面為之，並有妥適的讓與登記，否則，當善意第三人主張其有較目標公司 自前手受讓該等權利之優先效力、或主張因其未獲通知、或目標公司受讓該專 利權時未及時登記，以致目標公司自前手受讓專利權之行為無效時，將使目標 公司無法對抗該善意第三人69 。 目標公司或可自他人受讓全部專利權或由專利授權之方式來實施專利 權，專利權「讓與」須以專利權的「全部權利」為之，當專利權人或其受讓人 以書面移轉 (1)該專利之全部專屬權利，包括製造、使用、販售，並於美國全境實施專利 專屬權、或 (2)該專屬權利不可分離之權利、或 (3)該專利之全部專屬權利，包括於美國境內得以製造、使用或販售，但僅得
66 35 U.S.C. §261 (providing: “Applications for patent, patents, or any interest therein, shall be assignable in law
by an instrument in writing.”).
67 Enzo APA & Son, Inc. v. Geapag A.G., 134 F.3d 1090, 45 USPQ2d 1368 (Fed.Cir. 1998).
68 35 U.S.C. §261 (providing: “An assignment, grant or conveyance shall be void as against any subsequent
purchaser or mortgagee for a valuable consideration, without notice, unless it is recorded in the Patent and Trademark Office within three months from its date or prior to the date of such subsequent purchase or mortgage.”).
69 BROWNLEE L.M., INTELLECTUAL PROPERTY DUE DILIGENCE IN CORPORATE TRANSACTIONS
於美國境內部分特定區域內實施等三者任一種利益時，是為「讓與」70； 若專利權讓與之內容欠缺前述三項利益之任一項時，則僅是「授權」71而 非「讓與」，專利授權之被授權人並未獲得專利所有權，而僅是專利權人同 意其於從事侵害專利權之特定行為時不予提起訴訟72 。 總言之，買方投資人調查目標公司專利所有權或實施權時，應要求調查目 標公司與雇用員工、相關合作機構、供應鏈廠商、金融機構簽訂之相關契約， 確認專利申請權或專利權是否歸屬目標公司所有，並且至專利暨商標局調查擬 併購專利的轉讓紀錄，以確定該項權利是否已移轉他人。此外，須查明目標公 司是否有對內或對外之專利授權，以及授權契約是否可以順利移轉事關買方投 資人未來可否實施相關專利。若目標公司取得之授權契約是非專屬授權，除非 契約載明可以轉讓，否則一律不得轉讓73 ，而專屬授權契約則是不得轉讓，買 方投資人應審慎查明。
5.3 分析目標公司是否可以自由實施其發明或專利而不致侵犯他人之
專利權
分析目標公司是否可以自由實施其發明或專利，使規劃產品成功地於市場 推出產品而不致侵犯他人之專利權，一般稱為＂Freedom to operate＂(簡稱 FTO)。企業可委任專利律師協助進行 FTO 檢索，清查其專利產品使否侵犯已核 發專利或申請中專利之請求範圍並出具法律意見，惟 FTO 法律意見仍無法保障 絕無侵權74 。此外，基於成本效益考量而無法查核全部產品時，買方投資人的 查核範圍應專注於目標公司核心產品與服務、或是對銷售營收貢獻較大的產品 與服務、或替代性的產品查核。主要法律分析說明如下： 併購案中進行 FTO 查核的查核重點在於： (1)目標公司的發明、專利或專利組合是否須倚賴先前已存在的技術或第三人70 35 U.S.C. § 261. See also, Waterman v. Mackenzie, 138 U.S. 252, 255-56 (1891),( “[T]he patentee or his
assigns may, by instrument in writing, assign, grant, and convey, either (1) the whole patent, comprising the exclusive right to make use and vend the invention throughout the United States; or (2) an undivided part or share of that exclusive right, or (3) the exclusive right under the patent within and throughout a specified part of the United States….”).
71 同前揭註 53；see also Enzo APA & Son, Inc. v. Geapag A.G., 134 F.3d 1090, 45 USPQ2d 1368 (Fed. Cir.
1998)(“﹝t﹞he assignment of legal title in a patent can be conveyed in the form of the entire patent, an undivided part or share of the entire patent, an undivided part or share of the entire patent, or all rights under the patent in a specified geographical region of the United States (a so-called ｀grant＇). …Anything less than a complete transfer of these rights is merely a license” ).
72 See Spindelfabrik Suessen-Schurr, Stahlecker & Grill GmbH v. Schubert & Salzer Maschinenfabrik
Aktiengesellschaft, 829 F.2d 1075, 1081, 4 USPQ2d 1044, 1048 (Fed. Cir. 1987) ("[A] patent license agreement is in essence nothing more than a promise by the licensor not to sue the licensee."), cert. denied, 484 U.S. 1063, later proceeding, 865 F.2d 268, 9 USPQ 2d 1743 (Fed. Cir. 1988).
73 Everex Sys., Inc. v. Cadtrak Corp., 89 F.3d 673 (9th Cir. 1996).
74 此係因在美國專利法制下，申請中的專利的相關資訊有18 個月保密期之保護，使得並非所有先前技術皆
