一.專利法保護電腦軟體相關發明的相關規 定

電腦軟體相關發明之保護

工研院電通所 龍美安 智慧財產權局 范銘祥

電腦軟體相關發明相較其他技術領域之發明，

在專利權的取得要件上並無不同，只要符合發明可專 利性的規定，經智慧局授與專利權證書即取得專利 權。至於專利申請時是否具備可專利性，必須先判斷 擬申請專利的標的是否適格做為專利主體，即是否是 一個利用自然法則技術思想的創作。

符合做為專利主體的大前提之後，接著必須依序 檢驗是否符合產業利用性、新穎性及進步性的相關規 定，才能確定擬申請專利的技術是否具備可專利性。

茲先就產業利用性、新穎性及進步性分述如下:

一、產業利用性

1. 原則

本年七月實施的新專利法第二十二條第一項前 段規定，凡可供產業上利用之發明得依本法申請取 得發明專利，若申請專利之發明在產業上能被製造 或使用，則認定該發明可供產業上利用，具產業利 用性。

2. 產業利用性與揭露而可據以實施

依專利審查基準規定，可供產業利用的發明必 須是已完成的發明、可以被製造或被使用的發明。

因此申請人提出專利申請時，必須在發明說明中明 確且充分地揭露專利內容，使該發明所屬技術領域 中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。

如果專利申請人不確定其擬申請的發明是否具有產 業利用性時，申請人必須將可供產業利用的方式記 載在說明書中，由審查委員判斷是否具有產業利用 性。

專利法第二十二條第一項前段規定的產業利用

性，及第二十六條第二項規定的充分揭露而可據以 實施，兩者在適用上有先後秩序，先判斷是否符合 產業利用性，再判斷是否符合充分揭露而可據以實 施。 申請專利的發明如果能被製造或使用，則仍 然應該審究發明說明在形式上是否明確且充分記載 其對先前技術的貢獻，如果能使該發明所屬技術領 域中具有通常知識者，可以依該發明的揭露內容據 以實施，即符合該要件。

二、新穎性

1. 原則

(1)非專利法在第二十二條第一項之情形

申請前已見於刊物、已公開使用，或申請前 已為公眾所知悉者，不能取得專利。 「申請專利 前已見於刊物」，指申請案申請當日之前(不包括 申請日) ，由不特定人以抄錄、影印或複製等方 式可取得的文件(例如期刊、研究報告、書籍等)，

不問不特定人是否已經閱讀該文件。刊物的形式 不限於印刷文件、微縮影片，也包括電子資料載 體、電腦資料庫、網際網路等。

「申請前已公開使用」，指不特定人在申請人 申請專利當日之前(不包括申請日)，得使用之狀 態(例如生產、開發、販賣等) ，不問不特定人是 否知道有他人在使用的情形。專利說明書所載之 發明範圍不落入先前技術，則該發明具有新穎性。

「為公眾所知悉」，指公眾所知悉，指以口語 或展示等方式揭露技術內容，使公眾處於有可能 接觸，並能獲知該技術之實質內容的狀態。

(2)專利法在第二十三條

申請專利之發明，與申請在先而在其申請後 始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明 書或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。

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2. 例外

(1)鑑於科技成果推廣的必要性

新專利法第二十二條第二項規定，在專利申 請前因研究、實驗、陳列於政府主辦或認可之展 覽會，而洩漏該專利內容時，在事實發生日起六 個月內該專利申請人仍然可以提出專利申請，但 必須在智慧財產權局指定的期間內，檢附證明文 件敘明事實及提供洩漏該專利內容的年、月、日。

此外，對於非出於專利申請人的本意，而專 利內容被洩漏的情形，例如他人違反保密約定而 將發明內容公開，以威脅、詐欺或竊取等非法手 段由申請人或發明人處得知發明內容之情形，新 專利法也提供了補救的措施，准許專利申請人在 專利被他人洩漏日起六個月內可以提出專利申 請，增加對專利申請人的保障。

(2)專利法在第二十三條(擬制喪失新穎性)

申請人與申請在先之發明或新型專利申請案 之申請人相同者，則無本條擬制喪失新穎性規定 之適用。

3. 審查原則

(1)逐項審查

a.逐項審查每一請求項是否具新穎性。

b.獨立項具備專利要件時，則其附屬項具備專利要件。

c.獨立項不具專利要件時，附屬項仍然有具備專利要件之 可能。

(2)單獨比對

必須單獨地將一個申請案中的發明與單一的 先前技術進行比對。 先前技術必須是申請日或優 先權日之前已公開而能為公眾得知的技術。

三、進步性

申請之專利不是該發明所屬技術領域中具有通 常知識者，依申請前之先前技術所能輕易完成者，具 有進步性。 該發明所屬技術領域中具有通常知識 者，指具有該發明所屬技術領域中之通常知識及執行 例行工作、實驗的普通能力，而能理解、利用申請日

（主張優先權者為優先權日）之前的先前技術。

1.「能輕易完成」與「顯而易知」

依新修正的專利審查基準規定，該發明所屬 技術領域中具有通常知識者依引證文件揭露的先 前技術，參考申請時的通常知識，而能將該先前 技術以轉用、置換、改變或組合等方式完成申請 專利之發明者為顯而易知「能輕易完成」之發明。

「顯而易知」，指該發明所屬技術領域中具有 通常知識者以先前技術為基礎，經邏輯分析、推 理或試驗即能預期申請專利之發明者。

2. 審查原則

(1)逐項審查

以專利請求項在申請日（主張優先權者為優 先權日），對於該發明所屬技術領域中具有通常知 識者而言，專利申請案與先前技術內容的組合必 須是明顯的，才能確定申請專利之發明是否能輕 易完成。

(2)單獨比對(請參考新穎性單獨比對部分)。

3. 依據專利法第二十二條第四項規定，進步性的判 斷重點如下：

(1)依申請前已公開之技術知識判斷，

(2)判斷對象範圍限於該發明所屬技術領域者，

(3)以該發明所屬技術領域中之具有通常知識之人 之能力做判斷標準。

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4. 新專利審查基準提出了以下的判斷步驟

(1)主要依下列步驟判斷申請專利之請求項是否具 進步性，並得參酌說明書、圖式及申請時的通

常知識瞭解該發明。

a.確定申請專利之發明的範圍；

b.確定相關先前技術所揭露的內容；

c.確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常 知識者之技術水準；

d.確認申請專利之發明與相關先前技術之間的差 異；

e.該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相 關先前技術所揭露之內容及申請時的通常知 識，判斷是否能輕易完成申請專利之發明的整 體。

(2)如果申請人提供證明進步性的輔助性資料時，

應一併審酌。

電腦軟體相關發明符合可專利性，通過專利審查 取得專利權後，該專利依專利法及著作權法將受到不 同的保護，專利權人一旦遭到侵權時應權衡個案情 況，選擇最有利的法規主張權利。 茲就專利法及著 作權法相關規定探討如下:

一.專利法保護電腦軟體相關發明的相關規 定

1. 發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，

並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止。

發明專利權人為前述請求時，對於侵害專利權之物 品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷燬或為 其他必要之處置。(專利法第八十八條第一項、第二 項)

2. 發明人之姓名表示權受侵害時，得請求表示發明人 之姓名或為其他回復名譽之必要處分。(例如：在產 品或文宣上將原記載發明人姓名的文字刪除)(專利 法第八十八條第三項)

3. 物品專利權人，對未經其同意而製造、販賣、使用 或為上述目的而進口該物品之行為，有排除的權 利。 方法專利權人，對未經其同意而使用該方法 及使用、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成 物品之行為，有排除的權利。 (專利法第五十六條)

4. 發明專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利 證書號數。發明專利權人未附加標示者，不得請求 損害賠償。但侵權人明知或有事實足證其可得而知 為專利物品者，發明專利權人即使未附加標示，亦 得請求損害賠償。 (專利法第八十二條)

二.著作權法保護電腦軟體程式的相關規定

著作權法第五條第十項明定電腦程式著作受到 著作權法的保護，相關保護規定如下：

1.著作權人有請求排除侵權人侵害其著作權的權利，

及請求防止對其著作權產生侵害之虞行為的權利。

(著作權法第八十四條)

2.侵害著作人格權者，侵權人負損害賠償責任。(著作 權法第八十五條)

3.侵權人因故意或過失不法侵害他人之著作財產權，

負損害賠償責任。 數人共同不法侵害者連帶負賠償 責任。(著作權法第八十八條)

上述侵害行為包括以意圖營利而犯的重製行 為、以移轉所有權之方法散布著作原件或其重製物 的行為，或以公開演出、公開展示、改作、或出租 之方法侵害他人著作財產權的行為。(著作權法第九 十一條至第九十三條)

4.對於因侵害行為作成之物或主要供侵害所用之物，

前述1至3項之著作權人有權請求銷燬或為其他必要 之處置。(著作權法第八十八條之一)

5.侵權人明知為侵害電腦程式著作財產權之重製物，

而仍作為直接營利使用，視為侵害著作權。(著作權

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智慧財產季刊 第五十一期 39 法第八十七條)

三.著作權法對電腦軟體程式侵權損害賠償 的規定及專利法對電腦軟體相關發明的 侵權損害賠償規定

1. 受害人得請求損害賠償的期間

(1)相同規定:自有侵權行為時起十年內，得請求損 害賠償。

(2)相異規定

著作權法:自受害人知道有損害及賠償義務人時 起二年內，得請求損害賠償。 (著作權法第八十 九條之一)

專利法:自受害人知道有侵權行為及賠償義務人 時起二年內，得請求損害賠償。 (專利法第八十 八條第四項)

四.依著作權法及專利法規定被害人得請求 損害賠償的方式

由於市場需求及產品生命週期等不確定因素的 影響，使得被害人非但不易證明侵權行為所造成的實 際損害，對於因侵權行為所失的利益也很難提出明確 的數額。 著作權法對於故意且情節重大的損害行 為，最高可以給予新臺幣五百萬元賠償額的規定，專 利法對於故意之侵害行為，法院最高得依侵害情節酌 定損害額三倍以內之損害額。 因此，在被害人能證 明侵權人故意的情況下，被害人得循求最有利於已的 法律途徑。

本篇先就發明之專利要件及電腦軟體相關發明 在著作權法與專利法上損害賠償之效力予以介紹，至 於電腦軟體相關發明專利之要件判斷以及相關案例 之實務說明將於續篇加以探討。

四.依著作權法及專利法規定被害人得請求損害賠償的方式

被侵害

之權利 被害人權利被侵害後得請求損害賠償的方式

途徑1：民法第二百十六條規定1。

例外：被害人不能證明其損害時，

被害人得請求賠償其所受損害

途徑2：請求賠償侵害人因侵害行為所得之利益。

例外：侵害人不能證明其成本或必要費用時，以其侵害 行為所得之全部收入，為其所得利益。

電腦程式

著作 如被害人不易證明其實際損害額，得請求法院依侵害情節，在新臺幣一萬元以上一百萬元以下酌 定賠償額。如損害行為屬故意且情節重大者，賠償額得增至新臺幣五百萬元。 (著作權法第八十 八條)

所受損害= 行使權利依通常情形可得預期之利益-被侵害後行使同一權利所得利益之差額

電腦軟體 相關發明

途徑1：依民法第二百十六條規 定。

例外：被害人不能提供證據方法 以證明其損害時發明專利 權人得請求賠償其所受損 害。

途徑2：發明專利權人依侵害人 因 侵 害 行 為 所 得 之 利 益。

例外：侵害人不能就其成本或必 要費用舉證時，以銷售該 項 物 品 全 部 收 入 為 所 得 利益。

途徑3：法院囑託專利專責機關 或專家代為估計之賠償 數額。

發明專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額。

侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。

(專利法第八十九條)

所受損害=實施專利權通常所可獲得之利益-受害後實施同一專利權所得之利益之差額。

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