第三章 設計專利侵權判斷與分析
第四節 判斷方式之分析與比較
經由上述冗長之司法實務案例介紹、判決數量統計，與發展進程，本研究嘗試 提供與其他相關著作不同之分析方法488；藉由依照時間順序排列與較為詳盡之事實，
吾人應可觀察出各種判斷方式不僅皆非一夕而成，及上級法院於個案採取特定判斷 方式，亦與個案背景事實或前審法院見解，具有高度依附性，且各種判斷方式皆有 其利弊；與其認為上級法院不斷的建立新見解，毋寧僅係參酌個案背景事實，選擇 以往曾使用過之最適見解；本節以下將針對各主要判斷方式之利弊為論述，並嘗試 提出本研究認為最適之作法。
第一項 不同判斷方式之利弊分析
由前揭我國或美國的判決以觀，吾人應可認同者，此些判決對於侵害之判斷，
皆無法脫離 Gorham 案確立的通常觀察者測試、Litton Systems 案往後 20 餘年間 採取的融合或附加新穎特徵測試、與 Egyptian Goddess 案融合過去見解而產生的 修正式通常觀察者測試等三種；縱個案採取之見解非全然相同，仍不至完全背離 此三筆判決先例，原因亦不難理解，若以侵害判斷之寛嚴程度為依據，其實 Gorham 案、Litton Systems 案、Egyptian Goddess 案，分別係表彰寛鬆主義、嚴格 主義、折衷主義，且 Gorham 案係由 SCOTUS 作成，相較於 Litton Systems 案、
Egyptian Goddess 案係由 CAFC 作成，且未明確得到 SCOTUS 背書，Gorham 案 自然係法院於個案中，欲採取較寛鬆之判斷標準的合理依歸。
488 參照註 209、註 210。
本研究將藉由此三案件，嘗試說明這些個案所確立之見解，與其背景事實，
或前審法院之判斷間，具有高度依賴性；復以前一節介紹之個案，突顯各種測試 發展，未必係上級法院不斷建立新見解，進而分析不同判斷方式之利弊。
第一款 判斷標準之個案依賴性
在 Gorham 案中，雙方當事人僅係請求法院判斷，被控物是否構成專利 侵害，原告為專利權人，越寛鬆之判斷對其越有利，遂主張由通常觀察者 角度觀察，被告似乎未為爭執，而如何判斷侵害之爭議，實係法院於不同 審級間之戰爭；本研究猜測，儘管鑄鐵工業產品品質，於 19 世紀下半葉的 技藝水平489，已逐漸提升，欲重覆製造樣式相同之產品490，且又可與其他 設計區別，仍舊相當不容易，巡迴法院或係基於此原因，認為此時若採取 寛鬆之判斷，雖能夠提升專利權人之保護，惟過度的壓抑其他設計於市場 競爭之可能，對促進產業發展，不但毫無助益，甚至可能使產業停滯發展，
因而，採取接近特定設計所屬領域之專業人員的標準為判斷，此見解雖能 表彰其意念，但卻係相當極端的作法，縱此看法未必有誤，惟未詳細說明 其價值判斷之論理時，勢必將受到上級法院嚴格檢視；的確，SCOTUS 係 毫不留情的，以「我們無法同意，因其將導致國會欲賦予之保護蕩然無存491」 回應巡迴法院之看法，而兩審級間的另一衝突，在於巡迴法院認為侵害，
係考量兩設計是否近似，而非是否會使觀察者誤認，但 SCOTUS 對此亦持 相反看法，徹底的採取寛鬆之判斷。
吾人由本案可見，SCOTUS 原本未必會建立任何判斷標準，即便確有 建立判斷標準之想法，亦未必會採取如此寛鬆之判斷，實係受到巡迴法院，
489 詳參本研究第二章.第二節.第一項。
490 縱設計專利不以實施為保護要件，但若實施其設計，無法重復製作出具有相同設計之產品，亦即實施之結果
僅係偶然，則該設計不應受專利所保護。
491 See Gorham II, supra note 222, at 527 (“With this we cannot concur. Such a test would destroy all the protection which the act of Congress intended to give.”).
未附說理，即採取過度極端之作法所致，而 SCOTUS 有心或無意所建立之 標準，就當時之技藝水平以觀，是否妥適，實有得商榷。
在 Litton Systems 案中，CAFC 之所以會增加侵害設計專利之成立要件，
原因大致有三：首先，該案事實係原告為迅速取得其市場地位，因而短視 近利，罔顧商業誠信，且未遵循互惠雙贏之商業常規，幾乎可謂係惡意的 排除其競爭對手；其二，藉由本研究分析該案判決，亦充分說明下級法院，
對地方保護主義的徹底展現，保護地方企業並非當然有誤，惟基於此意識 型態所為之判決，必然將較為偏頗，故須透過縝密的分析，始能夠合理化 其見解，建構於本案事實，對原告明顯將產生負面評價之情形，地方法院 未附具充分理由，即判決原告全部勝訴，自無法為欲維護公平正義之中立 審判者所接受，而實質惹惱了 CAFC 的法官；其三，則係本案發生時點之 巧合，觀諸本案適用之法律見解，與第八巡迴上訴法院，於 1944 年的 Sears Roebuck & Co.案採取之見解，幾乎完全相同，且本案僅係 CAFC 合議庭之 判決，而非 SCOTUS 或 CAFC 全院聯席審理之判決，其之所以具有其重要 地位，無非係本案為 CAFC 於 1982 年 10 月 1 日成立以來，第一筆審理之 設計專利侵害案件492，藉由重申他院相關見解，CAFC 得以宣誓其對專利 案件具有專屬管轄之權力。
在 Egyptian Goddess 案中，司法見解之改變，正好印證所謂「物極必反」， 從 Gorham 案的寛鬆主義，經過逐步的限縮，到了 Litton Systems 案的嚴格 主義，乃至該案後期，專利權人幾乎沒有成功主張權利之可能，可見美國 司法實務，逐漸的步入另一極端。然而，司法見解的不斷改變，對於法律 安定性，絕對係弊大於利，因此，Litton Systems 案以來，若法官不欲採納 新穎特徵測試，皆僅迂迴迴避，而未嘗試挑戰之見解；直到 CAFC 合議庭，
於 Egyptian Goddess 案中，進一步的將此極端，推向末路，認為新穎特徵，
492 於 Westlaw 資料庫，以「"novelty" & "design patent" & "infringement" & "gorham" & DA(AFT 1/10/1982 & BEF 15/2/1984)」作為檢索條件，僅有 Litton System 案一筆判決。
須符合非微小進步要件，始足當之，Dyk 法官因而撰寫不同意見書，駁斥 此作法，該不同意見書亦為 Litton Systems 案後，對於新穎特徵測試於設計 專利侵害案件中，應如何適用，唯一的不同意見書493。
新穎特徵測試雖面臨空前挑戰，於 CAFC 全院聯席審理時，有了過度 寛鬆之 Gorham 案為藉鏡，加上蘋果公司(Apple Inc.)在內，許多法院之友的 意見顯示，欲適當放寛侵害成立之限制，較合理的作法，毋寧係採取三方 比對測試，此種折衷之作法。
第二款 判斷標準之歷史回溯性
因 Gorham 案約略係於美國開放設計專利 30 年後作成，而該 30 年間，
相關判決亦僅有 10 筆，且經過濾後，與如何判斷相關者更僅有一筆，該案 採取相當寛鬆的標準，認定設計是否構成近似，但藉由指定物品，與要求 陪審人員主觀上須達到「理所當然」的程度，加以限縮，惟 Gorham 案絲毫 未提及此案，似乎無從認為其係 Gorham 案回溯之依據；然而，該案之作法，
依本研究作者觀察，實與 Gorham 案欲建立之見解相當，甚至，因係由未必 具備特定技藝領域知識之陪審人員為觀察494，藉由達到「理所當然」程度，
此主觀要件之限縮，亦避免陪審人員過度注重細節之問題，實係更正確的 適用 Gorham 案建立之通常觀察者測試；至於 Gorham 案對於歷史之回溯，
則可認 SCOTUS 係以英國相關案例 McCrea v. Holdsworth 為藉鏡，而作出 本案判決為依據。
從 Gorham 案接續到 Litton Systems 案的百餘年間，縱然多數案件仍係 以 Gorham 案為依歸，部分案件開始對於通常觀察者測試，採取較為保守且
493 於 Westlaw 資料庫，以「"design patent" & "infringement" & "novelty" & "dissent" & DA(AFT 14/2/1984 & BEF 22/9/2008)」作為檢索條件，共有三筆不同意見書；僅有 Dyk 法官之不同意見書與設計專利有關，另外兩筆分別 針對案件中發明專利之適格標的(See In re Nuijten, 500 F.3d 1346, 1358-69 (C.A.Fed., 2007))，與案件中發明專利之 新穎性喪失(C.R. Bard, Inc. v. M3 Systems, Inc., 157 F.3d 1340, 1374-83 (C.A.Fed., 1998))為討論。
494 本研究對於 Gorham 案實際進行通常觀察者測試之判斷者技藝水平，與現實不符，有嘗試為若干批判；詳參
本研究第三章.第四節.第一項.第三款。
限縮之認定，因接受此見解之司法案件越來越多，最終於 Litton Systems 案 新增了新穎特徵測試，從而此測試自非憑空捏造。此限縮之見解，可認係 萌芽於 1893 年的 Whitman Saddle Co.案，接續至 1920 年的 Zidell 案，到了 1944 年的 Sears Roebuck & Co.案，此限縮見解之雛形，已相當完整，乃至 1975 年的 Horwitt 案，甚至逐漸成為主流看法，如該二案皆表示除了通常 觀察者測試，尚須證明被控物，盜用(appropriate)系爭專利之新穎元素(novel element)，始可認構成侵害；然而，直至今日，Litton Systems 案仍舊被認為 係新增特徵測試之主要原因，本研究認為係以往案例中，大多以「被控物 包含系爭專利用於區別其與先前技藝之特徵」描述之，而 Litton Systems 案 則係第一筆於設計專利侵害案件中，明確稱此概念為新穎特徵測試(point of novelty)之判決。
不同於 Litton Systems 案的歷史回溯性較類似於，見解產生嚴重分歧時，
法院嘗試化零為整之作法，Egyptian Goddess 案係完整回顧大量案件，包含 範圍不以 Litton Systems 案以後之案件為限，亦囊括該案以前之相關判決；
Egyptian Goddess 案之重要性在於，其揚棄了新穎特徵測試，進而採取三方 測試法，惟此見解並非該案創舉，在 Litton Systems 案以前，如 1902 年的 Bevin Bros. Mfg. Co.案、1927 年的 Sidney Blumenthal & Co.案、同年的 Coca-Cola Co.案495，及 1933 年的 Applied Arts Corp.案皆係採取類似見解，
而在 Litton Systems 案以後，亦有如 1992 年的 Braun Inc.案496、1995 年的 Elmer 案497、2003 年的 Unique Functional Products, Inc.案498，皆未特別採納
495 See Coca-Cola Co. v. Whistle Co. of America, 20 F.2d 955 (D.C.Del.1927); See also Brief of Apple Inc. at 22, supra note 420.
496 See Braun Inc. v. Dynamics Corp. of America, 975 F.2d 815 (C.A.Fed., 1992); See also Brief of Apple Inc. at 22, supra note 420.
497 See Elmer v. ICC Fabricating, Inc., 67 F.3d 1571 (C.A.Fed., 1995); See also Brief of Apple Inc. at 22, supra note 420.
498 See Unique Functional Products, Inc. v. Mastercraft Boat Co., Inc., 82 Fed.Appx. 683 (C.A.Fed., 2003); See also Brief of Apple Inc. at 22, supra note 420.
新穎特徵測試，而係以三方比對法，為判斷之基礎，此亦印證本研究前述499， 法院迂迴迴避適用新穎特徵測試之情形。
第三款 判斷標準之利弊分析
SCOTUS 於 Gorham 案大幅放寛了判斷標準500，的確使判斷簡便許多，
SCOTUS 於 Gorham 案大幅放寛了判斷標準500，的確使判斷簡便許多，