第四章 設計專利損害賠償之計算
第四節 計算方式之分析與比較
透過上述，本研究相信吾人對於我國與美國，對於侵害設計專利，可能面臨之 損害賠償種類與司法實務概況，皆已有所體認，以下將分別針對不同的計算方式，
於操作上可能造成之問題為批判，並嘗試提出本研究認為未來可行之作法。
第一項 不同計算方式之利弊分析
由上述可知，損害賠償之計算方式包括：①所受損害與所失利益、②侵權人 獲利(全部獲利或因侵害行為所得利益比例)、③合理權利金(侵害前自願性協商或 侵害後之假設性協商)、④專業人員判斷；復由法院依案情，將計算之損害賠償，
酌定為至高三倍之懲罰性損害賠償。
585 See e.g. VirnetX Inc. v. Apple Inc., 925 F.Supp.2d 816 (E.D.Tex., 2013); Jaguar Imports, LLC v. Phoenix Global Ventures, Inc., 2013 WL 3491160 (M.D.Fla., 2013); Deckers Outdoor Corp. v. ShoeScandal.com, LLC, 2013 WL 6185203 (C.D.Cal., 2013); Apple, Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., 2012 WL 2571332 (N.D.Cal., 2012); Safco Products Co. v. Welcom Products, Inc., 799 F.Supp.2d 967 (D.Minn., 2011); Amini Innovation Corp. v. KTY Intern.
Marketing, 768 F.Supp.2d 1049 (C.D.Cal., 2011); Degelman Industries Ltd. v. Pro-Tech Welding and Fabrication, Inc., 2011 WL 6754051 (W.D.N.Y., 2011); DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., 567 F.3d 1314 (C.A.Fed., 2009); Yurman Studio, Inc. v. Castaneda, 591 F.Supp.2d 471 (S.D.N.Y., 2008); Mobile Hi-Tech Wheels v. CIA Wheel Group, 514 F.Supp.2d 1172 (C.D.Cal., 2007); Bernhardt L.L.C. v. Collezione Europa USA, Inc., 436 F.Supp.2d 739 (M.D.N.C., 2006); Catalina Lighting, Inc. v. Lamps Plus, Inc., 295 F.3d 1277 (C.A.Fed., 2002); Nike, Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc., 138 F.3d 1437 (C.A.Fed., 1998); L.A. Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co., 988 F.2d 1117 (C.A.Fed., 1993);
Braun Inc. v. Dynamics Corp. of America, 975 F.2d 815 (C.A.Fed., 1992); Trans-World Mfg. Corp. v. Al Nyman & Sons, Inc., 750 F.2d 1552 (C.A.Fed., 1984); Bergstrom v. Sears, Roebuck and Co., 496 F.Supp. 476 (D.Minn., 1980); Schnadig Corp. v. Gaines Mfg. Co., Inc., 620 F.2d 1166 (C.A.6, 1980); Sel-O-Rak Corp. v. Henry Hanger & Display Fixture Corp.
of America, 159 F.Supp. 769 (S.D.Fla., 1958); Laskowitz v. Marie Designer, Inc., 119 F.Supp. 541 (S.D.Cal., 1954);
Young v. Grand Rapids Refrigerator Co., 268 F. 966 (C.C.A.6, 1920); Bush & Lane Piano Co. v. Becker Bros., 234 F. 79 (C.C.A.2, 1916); Untermeyer v. Freund, 58 F. 205 (C.C.A.2, 1893).
586 詳參本研究第四章.第四節.第一項.第二款。
第一款 所受損害與所失利益
此種計算方式為損害賠償計算之一般原則，其主要目的在於完全填補 權利人之損失，而所受損害與所失利益之成立要件，皆須證明損失結果與 侵權人行為之間，具有因果關係，亦即倘若侵權人未為侵害行為，則損失 結果將不會發生587，兩者之不同，在於前者為積極損害，後者為消極損害；
又所謂積極損害，係指權利人既有財產，因侵害行為造成減少，消極損害 則係指權利人可合理預期取得之利益，因侵害行為而受到妨害588。
基於專利屬於無體財產權，故與一般有體財產權可能發生之情形不同，
時常無法明確的區別專利權人主張之損失，究竟係損害或利益，主要原因 在於所受損害往往與所失利益緊密相關，且於現行規定架構下，計算損害 賠償時，往往須參酌侵權人實施專利所取得之「非法專利物」之銷售情形，
如侵害行為致專利物滯銷589，而滯銷之結果可能不僅使專利物銷售銳減，
毋寧使已製造之專利物，永無可能進入市場，導致企業最後須將該批貨物 報廢，並認列虧損；例如：與食品外觀相關之設計專利「物」，專利權人 因專利物滯銷過期而必須銷毀，下圖呈現者係「蝦漢堡」之設計專利(詳參 圖三一)，專利權人為連鎖速食店業者，其製造相當數量之蝦堡肉餅待銷售，
假設其競爭者仿傚其設計，並製造相同或近似之肉餅，導致其客源減少，
已製造之蝦堡肉餅亦因而過期，此難謂非專利權人因侵害行為所受損害。
本研究認為既謂「專利侵害」，將「專利」與「專利物」合併考量，確有 不妥之處，惟若法規不變，且專利權人以此為主張時，法院似乎仍有必要 予以合併考量，否則專利權人可能將無從獲得適當之補償；當然，立法者 若能夠明辨專利此種無體財產權有其特別之處，不應受傳統財產法思維之 束縛，而另為適當之規定，實為本研究作者所樂見。
587 參照王澤鑑，侵權行為法，頁 190-95，1998 年 12 月；林洲富，前揭註 531，頁 75-76。
588 參照王澤鑑，同上註。
589 參照林洲富，前揭註 531，頁 75-76；陳群顯，前揭註 531，頁 21、31；鍾亦奇，論專利侵權與損害賠償，國
立台北大學法律學系，頁 41-42，2013 年。
(圖三一) 美國設計專利第 D691,777 號
至於，適用此法的首要難處在於專利權人所失利益與侵權人行為間之 因果關係，不易建立；可歸責予己者，如專利權人產品滯銷，可能應歸咎 於其產品品質良莠不齊、行銷手法未為消費者接受、定價過高，亦即此時 即便侵害行為不存在，專利權人仍舊無法取得產品銷售之利潤；除此之外，
尚有其他與侵權人無關，而可能否定因果關係者，如市場上是否存有其他 可供替代之不侵權產品，供消費者選擇，亦或此類產品已供過於求，甚或 單純因經濟不景氣，使消費者除民生必需品外，普遍皆無購買其他產品之 慾望590；縱使，假設專利權人產品滯銷，的確係因侵權人之侵害行為所致，
下一難題在於：如何認定專利權人之成本？換言之，採取此法為損害賠償 計算時，專利權人勢必無所不用其極的隱藏其成本，甚至僅止於直接製造 成本，以提升產品銷售額之利潤比例591。
舉例而言，Google 近期開始局部性推出 Google Glass 產品，依本研究 作者進行專利檢索發現，該產品外觀，的確為美國 12 項設計專利所保護592， 而 Google 將該產品之零售價，定為美金 1,500 元，但經由 Teardown.com 的
590 參照陳群顯，前揭註 531，頁 21、31；簡秀如，論專利侵權損害賠償範圍之確定，國立政治大學法律學研究
所，頁 29，2003 年。
591 See DONALD S.CHISUM, supra note 15, §20.05 Lost Profit; WILLIAM J.MURPHY ET AL,supra note 535, at 275-86.
參照葉雪美，前揭註 535，頁 20-21。
592 依本研究作者於美國專利商標局之資料庫，以「TTL/("WEARABLE DISPLAY DEVICE") AND APT/4 AND AN/(GOOGLE)」作為檢索條件，並逐筆檢視結果後，發現至少有 12 筆設計專利，與 Google Glass 之外觀有關，
分別為 D703,726、D703,724、D697,962、D688,727、D671,589、D665,008、D664,586、D664,184、D662,964、D660,341、
D659,740、D659,739。
技術人員將其拆解，並估算包含零組件、組裝、測試等成本總額後，認定 僅為美金 79.78 元(詳參圖三二)。
(圖三二) Google Glass 製造成本估算593
假設其競爭者 Bingo 公司，為與 Google 競爭，遂製造並於美國全面性 推出穿戴裝置 Bingo Glass，並將售價訂為美金 1,200 元，且該產品與前述 12 項設計專利相似，外觀亦酷似 Google Glass，市場上並無其他具有相似 外觀之產品，暫不論所受損害為何，Google 可否主張其所失利益即為($1,500 - $79.78)乘以預估減少之銷量？
分析此問題之第一步，為透過各種證據，嘗試了解 Google Glass 銷量 減少與 Bingo Glass 之間是否具因果關係；任何理性的判斷者，直覺皆可能 會認為 Google Glass 此類產品，未曾於市場出現，屬於創新設計，Bingo Glass 外觀既酷似 Google Glass，故必然具有因果關係。
然而，進一步推敲，不禁會產生：①此種創新產品，代工製造之廠商 恐尚未熟悉相關技藝，且 Google 為消費性電子裝置之新競爭者，產品良率 有待觀察、②Bingo Glass 係全面性於市場上販售，反觀 Google 採取局部性 行銷，可能造成消費者不願繼續等待、③Google 為研發此穿戴裝置，的確 須聘請相當多的研發人員與工程師，且於研發過程，亦須投入大量資金，
但相較於 Bingo Glass 的美金 1200 元，Google Glass 似乎太貴了、④Bingo
593 See Teardown.com, Google Glass is Finally Here: What is Inside and What Does it Cost?, available at http://www.techinsights.com/teardown.com/google-glass/. Last Visit on May 20th, 2014.
Glass 的防震功能，似乎比 Google Glass 來的靈敏、⑤不管是 Google Glass 或 Bingo Glass，戴了會影響視線範圍，可能不安全，還是暫時先別買好了。
由上述可見，因果關係之建立，看似簡單，其實相當不易，即便採取 本研究先行推定因果關係存在之作法，欲動搖或推翻此關係，並不困難，
僅須藉由若干簡單且基礎之問題，如本研究前揭質疑之品質、行銷策略、
價格、非視覺訴求、市場需求，即可達成；本研究作者亦認同，若不先行 確認因果關係，則可能造成專利權人濫權，惟過度講究因果關係，即可能 致使專利權人無法取得合理之保護，除此之外，因果關係建立之難易度，
隨著所屬技藝領域相關產業，亦有所不同，足見欲適用此方法，得到合理 結果，顯有極大之挑戰。
第二款 侵權人獲利
此種計算方式為專利權人，最常採取之作法，而實務上面臨的第一個 爭議為所稱利益，究應以毛利、稅前淨利或稅後淨利為計算基礎？惟相關 見解皆有其道理及支持者，即便實務見解亦不一而足594，確定計算基礎後，
下一個困難係如何判斷侵權人之全部利益中，因侵害行為所得利益占全部 利益之比例595；值得注意者，此種計算方式於我國，不論係何種專利侵害，
皆得適用596，惟相關規定於美國則有所不同，如前所述597，發明專利權人 於 1946 年以後，已無法以侵權人獲利作為損害賠償之依據，至多僅能作為 法官衡量損害賠償之部分因素，反觀設計專利，因具有特別規定之保障其
594 See DONALD S.CHISUM,supra note 15, §20.05[4] Amount of Profits. 參照葉雪美，前揭註 535，頁 28-35；張林祐 均，專利侵權損害賠償計算之研究 － 兼論專利侵權損害賠償訴訟程序及證據法則之適用，國立東華大學財經法 研究所，頁 81-90，2006 年；簡秀如，以侵害人所得利益計算專利侵權損害賠償時應以「毛利」或「淨利」為準？，
理律雙月刊，101 年 3 月，線上全文於：http://www.leeandli.com/web/bulletin/artical.asp?id=4752。 最後瀏覽日：
2014 年 5 月 21 日。
595 See DONALD S.CHISUM,supra note 15, §20.05[3] Apportionment; Parts and Accessories; Product and Process; Josh Friedman, Apportionment: Shining the Light of Day on Patent Damages, 63 CASE W.RES.L.REV. 147, 155-65 (2012);
Peter D. Haroldson, Catalina Lighting, Inc. v. Lamps Plus, Inc.: Shedding some Light on Recovery when a Design Patent and Utility Patent are Infringed by a Single Act, 5 TUL.J.TECH.&INTELL.PROP. 153, 161 (2003).
596 詳參本研究第四章.第二節.第一項。
597 詳參本研究第四章.第二節.第二項。
仍得以請求侵權人之獲利，且係為其全部獲利，而非僅為因侵害行為所得 利益之比例598。
此作法對於專利權人之保護固然充分，但亦將造成專利權人受到過度 補償之不公平結果，及產生相當詭異且不合理之現象599，例如 Pfizer 藥廠 曾暢銷一時的藥物 Viagra，於美國亦受到 16 項設計專利所保護600，對任何 理性判斷者而言，暫不論其是否為該藥物之消費者，應可認同絕大多數之 消費者係基於藥物功能而購買，而非藥物外觀，惟依美國現行規定，假設 任何人製造或販賣，具有與上述 16 項設計專利相似之藥物，即便該藥物之 功能與 Viagra 不同601，Pfizer 皆得據以請求其獲得之全部利益；此種結果 顯非合理，但卻係美國現行規定所允許，從而，近期陸續有若干文獻反思 此特別規定，表示反對意見，並認為應該透過修法加以改善。
明尼蘇達大學的 Thomas Cotter 教授602，藉由 2012 年 Apple v. Samsung 對於數個設計專利與發明專利專利訴訟的判決603，以法律經濟方式分析，
明尼蘇達大學的 Thomas Cotter 教授602，藉由 2012 年 Apple v. Samsung 對於數個設計專利與發明專利專利訴訟的判決603，以法律經濟方式分析，