第二章 美國學說爭議
第二節 商標使用理論反對說
第一項 理論簡介
「商標使用理論」的提出引起很大的迴響，然而仍有持反對意見者撰文回 應，其中以 Graeme B. Dinwoodie 與 Mark D. Janis 在 Confusion over Use:
Contextualism in Trademark Law 一文中的批評最為詳盡，故本節對於「商標使用 理論」反對說的介紹將以該文為主軸，兼輔以其他學者的觀點作論述。
反對說分別就實然面與應然面駁斥「商標使用理論」的立論基礎：在實然面 方面，反對說自法條、普通法與案例法的角度觀之，推翻提倡者所謂「商標使用」
是一個已默然存在的商標法原則之論述；在應然面方面，反對說認為採取「商標 使用」並無法如提倡者所說能增加確定性，它們稱「商標使用理論」學者所追求 的其實是「虛幻不實的決定論（a false and illusory determinacy）」53
相較於「商標使用理論」擔憂漸行擴張的商標權利，而主張以「商標使用」
作為限制商標權利的工具；反對論者則重視商標法在新興市場的管制功能，認為 採用「商標使用」將導致不足的市場管制
。
54
反對論者拒絕「商標使用」作為商標法的萬能理論，不讓「商標使用」一詞 掩蓋許多行為免責的真正理由；主張採取「保留混淆作為侵權判斷的核心地位，
再配合下游案例法原則的發展」之脈絡分析方式，以反映商標在現代社會的多價 值性之本質
。
55
第二項 理論基礎
。
反對說同樣分為實然面與應然面分別回應，說明「商標使用」要件並不被現 行商標法或普通法原則所包含，在應然面上也不應該被採用：
53 Dinwoodie & Janis, Confusion over Use, supra note 5, at 1602-1603.
54 Id. at 1603.
55 See id. at 1608.
19
第一目 實然面
對採取反對說論者而言，法條文字從未明文承認「商標使用理論」（即使是 支持使用理論者亦承認此點），因此「商標使用理論」的支持者，只好被迫在眾 多的商標法原則中仔細搜索，以找出能支持其論點之根據。有的主張侵權條文中 的用語（如「商業上使用」、「與商品或服務銷售有關之使用」等文句）；有的 則聲稱「商標使用」存在於普通法原則或案例法下，但上述說法均無法為「商標 使用理論」提供一個堅實的實然面立足基礎56
第一款 Lanham Act
。反對說論者將「商標使用理論」
聲稱能支持其理論確實存在之「根據」一一予以反駁。
1.「商業上使用（use in commerce）」之解讀
針對「商標使用理論」學者主張Lanham Act第 45 條中對「商業上使用」定 義，應與第 32 條、第 43 條侵權條文中出現之「商業上使用」作對稱性解釋，作 為其理論在法條上的根基，反對論者則批評這樣的說法。其主張自立法歷程觀 之，第 45 條定義條款中對「商業上使用」之定義是針對取得商標權利之「使用」
所制定，僅欲適用於商標註冊程序；而第 32 條、第 43 條則是討論侵權脈絡下之
「使用」，兩者目的根本不同，自然不應做相同解釋57
商標權人要取得商標權利，一定是要將標章作為「商標」使用，才可能使消 費者心中建立標章與來源的連結。就如第 45 條中出現貼附（affixation）的概念，
也是因為在傳統的商標法中，要求建立商標權利之使用必須要符合貼附的要件—
因為透過將標章貼附在商品上，如此才可能對消費者建立起標章與來源之連 結
。
58
56 Dinwoodie & Janis, Confusion over Use, supra note 5, at 1609.
57 See id. at 1609-12.
58 See id. at 1613-14.
。然而侵權條款的目的是判斷消費者的認知是否遭受混淆減損，有非常多類 型的第三人使用都可能干擾消費者，並不見得一定要作為標章使用才可能構成侵 權使用。取得商標權利的「使用」與侵害商標權利的「使用」兩者目的根本不同，
20
恐難強加以一致之解釋。
2.「與銷售、提供銷售、散佈、廣告商品或服務有關 (in connection with the sale , offering for sale, distribution, or advertising of any goods and services) 」之解 讀
來限制侵權條款，大可仿照Lanham Act第 33 條(b)項(4)款之用語，將「非作為商 標使用者（uses otherwise than as a mark）」排除於侵權責任外，但國會並未採取 這樣的作法，使得「商標使用理論」的支持者也僅能望文生義了 直是普通法（common law）的基本原則，並且在 1946 年制訂的Lanham Act也已 暗示性地將其包含在內62。惟反對見解認為，要證實「商標使用理論」所主張的 普通法原則立論基礎，必須符合以下兩點：一為確有商標使用理論此普通法原則 存在，二為現行法未顯現反對此普通法原則之立場63
59 在第 32 條(1)項(a)款為“in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising”；
在第 43 條(a)項中則為“on or in connection with any goods or services”。
60 Dinwoodie & Janis, Confusion over Use, supra note 5, at 1615-16.
61 Id. at 1616.
。
62 Id. at 1616; see also, Dogan & Lemley, Trademark Search Costs, supra note 2, at 798; id. at 805.
63 Id. at 1617.
21
即使針對上述第一點不為爭執，「商標使用理論」卻顯然與Lanham Act中的 合理使用抗辯條文有所衝突。觀看Lanham Act第 33 條(b)項(4)款64所述，被告得 抗辯「其使用非作為標章使用，而是善意使用標章為說明之文字或方式」而主張 免除侵權責任。惟若以「商標使用」作為侵權與否的門檻，則所有「非作為標章 的使用行為（use otherwise than as a mark）」將一律被排除於商標權利範圍外，
無論該行為是否屬於「善意（good faith）」或是否符合Lanham Act第 33 條(b)項 (4)款條文之規定65
例如在涉及言論自由的案件中，第二巡迴上訴法院在Rogers v. Grimaldi
。
68一 案中，即採用了利益衡量的分析方式，將「防止消費者混淆的公共利益」與「自 由表達的公共利益」兩相權衡下，認定以“Fred and Ginger”作為電影名稱並未侵 犯原告的商標權；第九巡迴上訴法院亦在Mattel, Inc., v. Walking Mountain Prods.69 一案中採取相同的衡平分析方式70。這些案件中均未提及「作為商標使用」之規 定，事實上，這些案件所採用注重案情的脈絡方法論，與「商標使用理論」所提 倡之形式使用要件，正好是鮮明的對立立場71
64 15 U.S.C. §1115(b)(4).
65 Dinwoodie & Janis, Confusion over Use, supra note 5, at 1617-18.
66 See Dogan & Lemley, Trademark Search Costs, supra note 2, at 809-810.
67 Dinwoodie & Janis, Confusion over Use, supra note 5, at 1619.
68 Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989).
69 Mattel, Inc., v. Walking Mountain Prods., 353 F.3d 792, 807 (9th Cir. 2003)
70 Dinwoodie & Janis, Confusion over Use, supra note 5, at 1619-20.
71 Id. at 1620.
。
22
同樣地情形亦出現在合理使用的案件中。在New Kids on the Block v. News Am.
Publ'g Inc.72一案中，Kozinski法官提到：「合理使用案件最好被理解為涉及非作 為商標的使用」73，單就此話看來似有將「商標使用」作為門檻要件之意味。惟 事實上Kozinski法官在該案並未採用「商標使用」要件，而是提出了指示性合理 使用抗辯，認為法院必須就被告的使用是否暗示有商標權人之贊助或支持、是否 有其他替代辭彙可選擇、其使用是否超乎必要，此三項判斷因素予以調查。這些 倚賴案情背景（context-dependent）的判斷因素顯然與商標使用的形式論
（formalism）並不一致74
第二目 應然面
。
綜上所述，這些「商標使用理論」學者宣稱能作為其理論案例法根據之案件，
並未採用所謂的「商標使用」要件，反倒是採納了依案情為利益權衡之分析方式。
「商標使用理論」提倡者欲以案例法作為立論基礎，恐怕亦無法成立。
除了在實然面推翻「商標使用理論」的立論基礎外，持反對見解者亦從應然 面論述，駁斥提倡者所羅列之理由，說明「商標使用」不應作為商標侵權的門檻 要件。
第一款 「搜尋成本理論」之缺陷
「商標使用理論」將其理論奠基於 1987 年芝加哥學派所提出的「搜尋成本 理論」—以資訊功能的觀點來認定商標法存在目的—為了將兩者結合，「商標使 用理論」學者主張以「商標使用」來限制商標法適用範圍，防止將商標作為品牌 之混淆性使用（認為只有作為商標使用時，才有動機與機會干擾原標章傳達商品 資訊給消費者意義的清楚性，並增加搜尋成本），得確保商標權嚴謹限於其搜尋
72 New Kids on the Block v. News Am. Publ'g Inc., 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992).
73 Dinwoodie & Janis, Confusion over Use, supra note 5, at 1620; New Kids on the Block, 971 F.2d at 307 ("best understood as involving a non-trademark use of a mark").
74 Dinwoodie & Janis, Confusion over Use, supra note 5, at 1621.
23
成本推理75。至於一些毫無疑問地降低搜尋成本的使用類型—例如「非作為商標 之使用（non-trademark use）」--則不應落入商標法權利內76
反對說論者則認為「搜尋成本理論」並無法支持「商標使用理論」。最明顯 的理由即在於雖然「商標使用理論」主張只有「作為商標之使用」才會干擾商標 意義的明確性，進而增加搜尋成本，因而須受商標法禁止，然而事實上有許多「非 作為商標之使用」行為也可能混淆消費者的認知、造成搜尋成本增加。例如最高 法院在KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.
。
75 Dogan & Lemley, Trademark Search Costs, supra note 2, at 798.
76 Dinwoodie & Janis, Confusion over Use, supra note 5, at 1624; See generally Dogan & Lemley, Trademark Search Costs, supra note 2; Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, A Search Costs Theory of Trademark Defenses, in Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research (Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis eds., 2008) (forthcoming) (manuscript on file with the authors).
77 KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 543 U.S. 111 (2004).
78 Id. at 1625.
79 See Dogan & Lemley, Trademark Search Costs, supra note 2, at 810.
80 See Dinwoodie & Janis, Confusion over Use, supra note 5, at 1630.
。尤其是在網路資訊的提供上，消費者的搜尋成本恐怕會因為資訊
24
25
即曾批評商標法的規範目的不僅限於資訊功能，在 1987 芝加哥學派的法律經濟 分析提出「資訊功能」論述之前，商標法的判決其實是基於其他種的規範目的，
亦即保護商標權人的財產權。McKenna認為目前商標法的涵蓋範圍及規範基礎已 經比二十世紀更廣許多，不能狹窄地認為商標法僅在滿足「促進資訊」的目的86
例如對「個人自主性（individual autonomy）」的尊重即可能是商標法所應 考慮的價值之一。「商標使用理論」主張商標法的目的在於促進市場資訊的自由 流通，允許搜尋引擎業者提供關鍵字廣告能提供消費者更多的資訊與消費選擇
（consumer choice），例如提供同一商品比價資訊，還有競爭商品、互補商品等 資訊。更多的消費者選擇往往被視為經濟、社會、政治自由的象徵，但在某些情 形下這樣的論述恐怕是虛假的，更多的消費選擇反映的或許不是個人自主行動的 能力，而是對第三人暗示的順從（暗示消費者基於其在先的購物行為，其會對某 些互補商品具有購買需求）。因此，即使搜尋引擎對商標的使用真的能降低搜尋 成本，仍有其它的價值考量可能會作出與「『商標使用理論』主張此類行為應免 責」不同的結論
（consumer choice），例如提供同一商品比價資訊，還有競爭商品、互補商品等 資訊。更多的消費者選擇往往被視為經濟、社會、政治自由的象徵，但在某些情 形下這樣的論述恐怕是虛假的，更多的消費選擇反映的或許不是個人自主行動的 能力，而是對第三人暗示的順從（暗示消費者基於其在先的購物行為，其會對某 些互補商品具有購買需求）。因此，即使搜尋引擎對商標的使用真的能降低搜尋 成本，仍有其它的價值考量可能會作出與「『商標使用理論』主張此類行為應免 責」不同的結論