第四章 我國法之規定與實證研究
第二節 我國商標侵害案件實證研究
為了解我國司法實務見解是否採取「商標使用要件」（即需作為商標使用者 始能構成侵權），以及若真有採取此要件，其在商標侵權判斷過程中又扮演何種 角色、是否真正發揮效用，本文首先以量化統計方式，針對智慧財產法院的商標 侵害案件作實證研究，並對量化結果加以分析。再者，本文亦將針對數則不同使 用類型之判決進行深入探討，分為使用於商業名稱、商標商品化、合理使用等等 類型。另外，因為我國目前關於網路廣告涉及商標侵權的相關案件甚少，截至民 國 99 年 8 月為止只有一起關鍵字廣告案件32
第一項 案件挑選原則與方法
，恐無法如美國網路上使用案件予 以獨立一章之篇幅予以討論，僅能將關鍵字廣告使用類型案件一併於本節作介 紹。希冀能夠過實際案例的研討來檢視商標使用要件之妥適性究竟為何。
本文使用司法院法學檢索系統33
32 智慧財產法院 98 年民商上字第 11 號民事判決，請參見本節第四目之介紹。
，以關鍵字「商標法＆侵害」搜尋自民國 97 年 7 月起至 99 年 8 月 8 日之間，智慧財產法院所作出的商標侵害之民、刑事 判決。因智慧財產法院為統一處理智慧財產權議題之專門法院，相較一般法院其 見解較具有指標性之意義，故本文將實證研究範圍設定為智財法院之判決，合先 敘明。
由於本文希望透過觀察法院對商標侵害案件之論理過程，以便歸納商標使用 是否屬商標侵害之要件，故本文僅針對以「侵權與否」作為爭點之案件作統計歸 納，因此若判決理由主要是針對「原被告之間是否存有授權關係」、「損害賠償 金額計算」、「商標權利歸屬」、「是否具有證據能力」、「管轄權」等案件將 予以刪除。
33 司法院「法學檢索系統」，http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm。(最後點閱日期 2010 年 9 月 27 日)
103
此外，由於本文欲研究之主題是「一般」商標侵害下之商標使用要件的妥適 性，故在民事判決部分僅針對涉訟法條為商標法第 61 條第 2 項之案件作討論，
對於商標法於第 62 條所規範之特殊侵害態樣，一般認為此類行為因屬於「非作 為商標使用」所以特別立法定為擬制侵害，故解釋上殊難想像法院會對此類行為 作「商標使用」之檢驗，為了避免將此類案件計入案件母數導致統計比例失真，
亦予以排除。再者，第 62 條對於著名商標淡化保護之規範亦非本文研究範圍，
亦不予計入。最終，民事判決以關鍵字搜尋獲得 129 筆資料，符合研究範圍者則 為 26 件。
刑事案件部分，則主要針對涉訟法條為商標法第 81 條、第 82 條之案件作討 論。對於案由屬違反藥事法、毒品管制條例等案件，由於判決對於商標侵害之判 斷往往僅以「被告所為係犯商標法第 82 條明知係仿冒商標之商品而販賣罪」一 語帶過，故予以排除。另外，因多數刑事案件的判決重心都在於主觀要件，如被 告是否具有侵害商標之故意、被告是否明知系爭商品為偽品等等，此類判決雖亦 以「侵權與否」作為爭點，惟其判決理由多關注於被告之主觀要件，對於商標之 使用情形、混淆誤認之虞等論理甚少，與本文欲透過觀察法院對商標侵害案件之 論理過程，以便歸納商標使用是否屬商標侵害的要件之研究目的不符，並不具歸 納之價值，是故予以刪除。故刑事判決以關鍵字搜尋獲得 199 筆資料，符合研究 範圍者共計 33 件。
104
第二項 量化統計結果與分析
第一目 民事判決
圖表 四-1
在智慧財產法院的商標侵害民事判決中，有 42%的案件在判決之中有採用
「商標使用」要件，這些判決對商標之使用均採此定義：「商標法所稱商標之使 用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、
數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標，商標法第 2 條、第 6 條分別定有明文。是依上開規定可知，商標之使用應具備下列要件：
1.使用人須有表彰自己之商品或服務來源之意思；2.使用人需有行銷商品或服務 之目的；3.需有標示商標之積極行為；4.所標示者需足以使相關消費者認識其為 商標。」其中第 4 點要件「所標示者需足以使相關消費者認識其為商標」意指系 爭侵權行為須將所標示之（原告）商標作為（被告）商標使用，此要件即本文所 稱之「商標使用」要件。另外，民事判決中有 58%的判決並未討論商標使用。兩 者相較之下，「未討論商標使用者」比例略多於「有討論商標使用者」，但並不 當然代表多數實務見解不採用商標使用要件，這可能可歸因於在傳統典型的商標 侵害案件中，被告大多將原告之商標作為商標使用，因此對使用之認定並沒有爭
105
執，故判決對此自然無須多所著墨。因此，本文以為應該將案件區分為典型案件 與非典型案件後，再觀察判決是否採用「商標使用」要件較具實益。
圖表 四-2
在智慧財產法院的商標侵害民事判決中，有 65%的案件屬於典型案件，另有 35%的案件屬於非典型案件。本文所稱之典型案件，意指最傳統的商標侵害類 型—意即被告將原告商標「貼附」於商品、使用於服務或廣告中，並且毫無疑問 地將原告之商標作為商標使用，如常見的仿冒案件即屬之。而所謂非典型案件，
則係指非屬典型「使用商標來表徵商品或服務的來源」之案件，或者至少是對於 是否表徵商品或服務來源有爭議者，例如商標商品化、商標的合理使用、作為營 業名稱使用、網路關鍵字使用等等類型之案件。將非典型案件特別區分的原因在 於：如果侵害判斷的標準中的確有「商標使用」這個要件，則這幾種案件是法院 判決最可能直接以「商標使用」來解決的，也因此只有觀察這些非典型案件，才 能得知「商標使用」要件是否在商標侵害案中有真的有積極的作用。
106
圖表 四-3
在民事判決中屬典型案件者，高達 82%的判決並未討論「商標使用」要件，
僅 18%的判決有討論使用要件。此乃因在傳統典型的商標侵害案件中，因此對使 用之認定大多沒有爭執，故判決對此自然少有著墨。
圖表 四-4
107
如上圖所示，在民事判決中屬非典型案件者，有 100%的判決中會討論「商 標使用」要件。誠如前述，如果侵害判斷的標準中的確有「商標使用」這個要件，
則非典型案件是法院判決最可能直接以「商標使用」來解決的。則由本圖結果可 得知，在民事非典型案件中，幾乎全部的案件判決均討論「商標使用」要件，足 見「商標使用」要件確實為我國智慧財產法院民事判決實務見解所採用。
圖表 四-5
承上所述，在非典型案件中有 100%的判決中會討論「商標使用」要件。而 在這些有討論「商標使用」要件的判決中，有高達 89%的判決最終認定被告行為 不構成「商標使用」，僅有 11%的判決最終認定被告行為構成「商標使用」。本 文以為這樣的數據應屬合理現象，因為這些判決之所以會對「商標使用」要件進 行討論，乃因系爭使用行為大多非屬典型使用商標來表徵商品或服務的來源，始 有討論之必要。是故，最終判決認定不構成「商標使用」的比例顯高於構成「商 標使用」應屬無誤。
108
圖表 四-6
承前所述，我國智慧財產法院民事判決實務見解確實採用了「商標使用」要 件。惟「商標使用」要件在侵害商標侵權判斷過程中扮演何種角色、其與混淆誤 認之虞的關係又何如？對美國「商標使用理論」學說而言，「商標使用」應作為 一門檻要件適用，若個案不構成「商標使用」，則自然不構成侵權，亦無須討論 混淆誤認之虞，意即兩者間應作為具先後關係的不同要件個別適用。本文調查民 事案件中屬非典型案件且被認定不構成「商標使用」之判決，有 50%的判決並未 討論混淆誤認之虞；然而，亦有 50%的判決仍作混淆誤認之虞的討論。
對其中 50%未討論混淆誤認之虞的判決而言，不構成商標使用者自然無侵害 商標權可言34
34 參見智慧財產法院 99 年民商訴字第 2 號民事判決：「是以本款以第三人使用相同於其註冊商
標之商標為要件，而所謂使用商標，即應回歸商標法第 2 條、第 6 條之商標使用定義，故如非 做為商標使用，即無構成第 29 條第 2 項第 1 款之侵害商標權可言。」
，自毋須討論混淆誤認之虞，其見解同於美國「商標使用理論」學 說，「商標使用」應作為前提要件適用，與「混淆誤認之虞」之間屬具先後順序 的個別要件。至於另一半雖認定不構成「商標使用」卻仍作混淆誤認之虞討論之 判決，有的判決在論理過程中先認定系爭行為不構成「商標使用」後，接續著檢
109
驗混淆誤認之虞35；也有的判決在論理過程中先對混淆誤認之虞的因素作檢驗 後，始為系爭行為不構成「商標使用」之論述 36
35 如智慧財產法院 98 年民商訴字第 28 號民事判決：「一、……足見被告僅在表彰系爭產品之
名稱，顯非以行銷「婦潔」之女性保養品為其目的，亦無從使消費者辨識係將「婦潔」2 字使用 於「婦女生理用清潔劑」、「潤（護）膚凝膠、... 人體用清潔劑」之商品，或有關物件或媒介 物，而足使相關消費者認識「婦潔」為其商標，故此非屬商標之使用，被告即無違反商標法第 29 條第 2 項第 3 款規定。……(三)系爭產品並未致相關消費者混淆誤認之虞：…… 4.衡酌系爭 產品與系爭商標指定使用之商品同一，而系爭產品之整體圖樣與系爭商標圖樣之近似程度低，並 無證據證明有何實際混淆誤認之情事，原告所提檢索結果可明顯區別系爭產品與原告系爭商標產
名稱，顯非以行銷「婦潔」之女性保養品為其目的，亦無從使消費者辨識係將「婦潔」2 字使用 於「婦女生理用清潔劑」、「潤（護）膚凝膠、... 人體用清潔劑」之商品，或有關物件或媒介 物，而足使相關消費者認識「婦潔」為其商標，故此非屬商標之使用，被告即無違反商標法第 29 條第 2 項第 3 款規定。……(三)系爭產品並未致相關消費者混淆誤認之虞：…… 4.衡酌系爭 產品與系爭商標指定使用之商品同一，而系爭產品之整體圖樣與系爭商標圖樣之近似程度低，並 無證據證明有何實際混淆誤認之情事，原告所提檢索結果可明顯區別系爭產品與原告系爭商標產