第二章 美國學說爭議
第三節 非典型案件研究
在網路出現前的時代，商標的使用通常沒有爭執，法院在商標侵害案件的判 斷上往往也未對「使用」要件有所著墨，此乃因使用商標的手段仍然停留在傳統 習慣--在過去多數的商標侵權案件中，標章的利用通常都是直接與商品作連結
（如貼附在被告的商品或印在廣告媒介物上）並可被消費者清楚看見，因此「商 標使用」是一個不需要特別去理解的概念105
例如被第九巡迴法院採用作為認定「混淆誤認之虞」因素清單的AMF, Inc. v.
Sleekcraft Boats
。
106一案中，被告即使用與原商標相似之標記於其廣告、招牌、卡 車等處107，屬於將商標使用於廣告來表彰服務來源之典型案件。法院在判斷侵 權的過程中，即完全未針對「使用」部分作討論，而直接讓案件進入混淆誤認之 虞的檢驗；同樣地，在第六巡迴法院採用作為認定「混淆誤認之虞」因素清單的 Frisch's Rest. v. Elby's Big Boy108
也就是說，在這些傳統的典型商標侵害案件中—被告將標記被印在廣告媒介 物上或是貼附在被告的商品，「商標使用」並不是法院在作侵權判斷時所關注的 焦點（對採取「商標使用理論」者而言，「商標使用」要件在典型案件中被忽略 了；對反對者而言，「商標使用」是自始從未存在過的要件）。因此，若想從案 例研究著手以觀察了解「商標使用」是否為美國法院所採納的侵權要件，典型案 件顯然非恰當的研究對象。有論者認為應自「非典型使用」的案件觀察法院對於 一案中，被告於廣告中使用原告的”Big boy”商標 來促銷自己產品，亦屬於將商標使用於廣告來表彰服務來源之典型案件，該案法 院同樣並未針對被告「使用」的本質多作討論。
105 參見王石杰，「商標使用原則的探討-以網際網路關鍵字廣告為例」，法學新 論，第 8 期，103 頁，2009 年 3 月；See Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc., 985 F. Supp. 949, 958 (C.D.
Cal. 1996) (”explaining that in the ordinary trademark infringement case…there is no question that the defendant used the mark and the analysis proceeds directly to the issue of whether there is a likelihood of confusion.”).
106 AMF, Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341, 347 (9th Cir. 1979).
107 Id. at 347.
108 Frisch's Rest. v. Elby's Big Boy, 670 F.2d 642 (6th Cir. 1982).
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「使用」要件之見解：「『使用』要件是否在商標侵害案中有真的有積極的作用，
還是只是一個『盲腸』，必須從非典型的使用─即不是通常的貼附於商品、使用 於服務、使用於廣告─的案例來觀察」109
第一項 促銷商品案件
。是以，本節選取數則網路出現以前的
「非典型案件」予以分析，包括將商標使用於促銷商品以及合理使用等不同類型 的案件。
將著名之商標印製於T-shirt、帽子、咖啡杯、滑鼠墊或錀匙圈等單價不高的 商品加以販售，此類商品被稱為「促銷商品」(promotional goods)，而擁有這些 被印製之商標的公司往往並非從事上述商品之行業110
第一目 International Order of Job’s Daughters v. Lindeburg & Co.
。消費者不見得會認為這 些促銷商品是由商標權人所製造的，他們的購買行為可能是出自對該商標權人的 支持或是忠誠的表彰，也就是說此類商品的真正價值在於商標本身。因此，此種 商標「使用」類型不見得會符合「商標使用理論」對「商標使用」的定義。若「商 標使用」要件真為法院所採，此類案件判決極有可能會直接以「商標使用」排除 被告的侵權責任。
在International Order of Job’s Daughters v. Lindeburg & Co.111
109 參見王敏銓，「商標使用之研究」，98 年度智慧財產訴訟新制專題研究論文集，頁 308，2009 年。
110 ROGER E.SCHECHTER &JOHN R.THOMAS, INTELLECTUAL PROPERTY:THE LAW OF COPYRIGHTS, PATENTS AND TRADEMARKS 661-62 (2003).
111 International Order of Job’s Daughters v. Lindeburg & Co., 633 F.2d 912 (9th Cir. 1980).
一案中，原告 International Order of the Daughters of Job (Job's Daughters)為一姐妹會組織，它曾 授權給至少一家以上的珠寶製造商，製造刻有其組織名稱與徽章之珠寶並販售，
同時市面上也有許多零售商販售未經原告授權的上述產品。被告Lindeburg公司 從事珠寶之製造與銷售工作，在未經原告同意的情況下製造並銷售刻有其原告組
32 (functional aesthetic components)，它是因為其內在價值而被銷售，而不是作為來 源或贊助關係的指稱而被銷售114，其屬「功能性目的之使用」不應為商標權利
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McCarthy所述：「『商標使用』並非獨立之法定要件，其僅是侵害的混淆之虞要 件中的一個面向」118
第二目 Boston Professional Hockey Association, Inc., v. Dallas Cap & Emblem Manufacturing, Inc.
，與「商標使用理論」主張「商標使用」是商標侵權的前提 要件之論述並不相符。
在Boston Professional Hockey Association v. Dallas Cap & Emblem
Manufacturing, Inc.119一案中，原告是全國冰上曲棍球聯盟（National Hockey League Services, Inc.）以及其下的十三支球隊，被告則銷售並販賣衣飾用的貼布 繡章（embroidered emblems）。被告在未經原告授權情形下，製造並銷售與原告 ed. 2010)(“It is my view that there is no separate statutory requirement of ’trademark use.’ A
requirement of trademark use is implicit in the requirement that there be a likelihood of confusion for infringement to occur. Thus, ’trademark use’ is not a separate element of plaintiff's case, but is only one aspect of the likelihood of confusion requirement for infringement.”).
119 Boston Professional Hockey Association v. Dallas Cap & Emblem Mfg., Inc., 510 F.2d 1004 (5th Cir. 1975) .
120 Id. at 1008-1009.
121 Id. at 1010.
122 Id. at 1011.
123 Id.
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原告球隊標章的貼布，即等同被告對商標作與銷售有關之使用，即使該商標覆蓋 了商品的全部表面仍不改變商標之使用與產品銷售有關之事實124
本案原先的爭點在於「販賣商標本身是否屬於侵害商標的使用」，但是第五 巡迴上訴法院巧妙的避開了這個問題，將商標與其所依附的貼布繡章產品切割認 定。但本案法院的確把部分判決重心放在「使用」要件的論述，判決援引了侵權 條文中的第四個要素：「使用須與商品的銷售、提供銷售或廣告有關」。雖然依
「商標使用理論」提倡者Barrett之解讀，Dallas Cap案顯示「商標使用」是商標 侵權的必要前提，同時「商標使用」限制也防止法院將商標權認定為絕對獨立之 權利（right in gross）
。法院最終認 定本案之事實應可構成贊助關係的混淆，下令禁止被告製造與銷售系爭商品。
125
第二項 合理使用案件
。
惟若暫先不論提倡說與反對說就侵權條文中第四要素解讀之歧異（提倡者認 為該法條用語是商標法採用「商標使用」的根據之一，反對者則從法條文義解釋 觀之，無法從該要件導出商標使用要件的存在），單就本案判決觀之，法院似無 採用提倡說所述「商標使用」要件之意思，判決的重心在於認定「商標的使用與 商品之銷售相關」（而非「商標」之銷售），至於使用的性質—被告是否使用商 標來指示來源或贊助關係--則非此處討論之焦點。本文以為提倡者以此案作為其 理論的論證並不足以令人信服。
第一目 KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.
美國商標法第 33 條(b)項(4)款126
124 Id.
125 See Barrett, Internet Trademark Suits, supra note 3, at 387-89.
126 15 U.S.C. § 1115(b)(4).
為「說明性合理使用(descriptive fair use)」
的明文規定，允許第三人使用他人商標的主要意義（primary sense）來說明自己
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的商品或服務。KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.案127即為 一涉及「說明性合理使用」爭議之案件。本案之兩造均為製造持久彩妝品的公司，
被告公司（Lasting Impression I, Inc.，下稱 Lasting）向PTO申請註冊有“micro color”
商標，指定使用於上述彩妝產品，而原告（KP Permanent Make-Up, Inc.，下稱 KP）亦於其產品與廣告宣傳上使用相同字樣，在接獲Lasting要求停止使用其商
127 KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 543 U.S. 111 (2004).
128 Id. at 114-15.
129 Id. at 115.
130 Id. at 116.
131 Id. at 120.
132 Id. at 122.
133 Dogan & Lemley, Grounding Trademark Law, supra note 2, at 1359.
。然而在本案件之中，法院並未論及被告的使用是否為商標法上的使用，
而是將商標權利的保護、公平競爭的維護、公眾使用辭彙的權利等等價值衡量，
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透過混淆之虞與合理使用的檢驗來體現。
判決意見指明合理使用確實可能與混淆之虞同時存在，雖然沒有明確說明界 線為何，但混淆之虞的程度的確成為認定合理使用的因素之一，同時法院也不排 除採用說明的正確性、商業上正當理由以及原告標章的強度等等因素134
第二目 New Kids on the Block v. News Am.
Publ'g, Inc.
來評估 使用是否合理。顯見「說明性合理使用」並無法簡單藉由區分「作為商標使用」
或「作為說明性使用」而判斷，屬於何者有時只是說明程度高低的區別，並沒有 明確的界線可以把兩個概念一分為二，也因此需要藉由不同的參酌因素來判斷是 否屬於合理的說明使用。
相較於採取「商標使用」要件來過濾說明性合理使用案件，聯邦最高法院首 先以混淆之虞檢驗排除「無致混淆之虞」之說明性使用的侵權責任，再搭配合理 使用抗辯原則使部分可能會引起混淆之說明性使用免除侵權責任，本案無疑地協 助了反對論者所謂雜項原則之發展，與「商標使用理論」有別。
「指示性合理使用（nominative fair use）」係指被告使用原告之商標以說明商 標權人或其提供之商品或服務，不過被告最終之目的仍係為了說明其自己之商 品。「指示性合理使用」最初是由New Kids on the Block v. News Am. Publ'g, Inc.135 案所確立的，該案之原告New Kids on the Block是一流行樂團，被告則為兩家新 聞報社，被告為對原告樂團成員的受歡迎度進行民意調查，在其所出版的報紙上 廣告中刊登了一張原告樂團的照片，並且要求讀者評出其中「最喜歡的New kids」
因而使用了原告之商標，原告遂提出商標侵害之控告136
第九巡迴上訴法院認被告使用原告商標以指示原告之商品或服務屬於「指示 性使用（nominative use）」，此類指示性使用的案件最好被理解為對標章「作非
。
134 最高法院對於何者能為判斷合理使用的參酌因素持開放態度，Id. at 124.。
135 New Kids on the Block v. News Am. Publ'g, Inc., 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992).
136 Id. at 305.
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139 Dogan & Lemley, Grounding Trademark Law, supra note 2, at 1359-60.
。是故，本案中系爭使用免責的原因其實在於「指示性合理使用」法
140 Id. at 1359-60 & n.57; Barrett, Internet Trademark Suits, supra note 3, at 417; Trademark Dilution Revision Act of 2005: Hearing on H.R. 683 Before the Subcomm. on Courts, the Internet, and Intellectual Property of the H. Comm. on the Judiciary, 109th Cong. 1, 16 (2005) (testimony of Anne Gundelfinger) (suggesting that the trademark use requirement would immunize nominative and descriptive uses of marks, such as uses in comparative advertising and in newspaper stories, as well as parodies and satires) (citing, inter alia, Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc. 28 F. Supp. 2d 1120 (C.D.
Cal. 1998), aff'd, 296 F.3d 894, 905 (9th Cir. 1992) and New Kids on the Block v. News Am. Publ'g, Inc., 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992)).
141 See Barrett, Internet Trademark Suits, supra note 3, at 417.
142 McKenna, Trademark Use, supra note 4, at 806-08; Brother Records, Inc. v. Jardine, 318 F.3d 900, 908 & n.5 (9th Cir. 2003).
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則說明了該行為無致混淆之虞的產生，因而不該當侵權。綜上觀之，與其說本案 中未構成「商標使用」要件是被告免責的真正原因，本文以為該案法院採取的是
則說明了該行為無致混淆之虞的產生，因而不該當侵權。綜上觀之，與其說本案 中未構成「商標使用」要件是被告免責的真正原因，本文以為該案法院採取的是