第三章 美國網路商標使用案件
第一節 網站標記
網站標記（metatags）是最早出現商標爭議之網路行銷型態，所謂之網站標 記是一種特殊的超文字標記語言（hypertext markup language，HTML）中的某種 指令，作為網頁索引的網站標記可便利網路使用者搜索帶有相關資料的網頁，業 者利用此種技術，以期能在消費者輸入關鍵字進行搜尋時，增加自身網頁的能見 度和點選次數5。因為網站標記是通過HTML語言的一種語言符號書寫並且嵌入 網站文件的標題部分，就一般網 路使用者而言，並無法直接由網頁上看到該網頁 之網站標記或其他相關標記的具體內容6。因為網站標記有助於搜尋引擎建立搜 尋索引，故網站標記主要之功用在於讓搜尋引擎網站可以透過網站設計者於標記 內容中所提供之關鍵字，與描述性用語，藉由搜尋引擎輸入搜尋關鍵字而呈現出 含有該網站標記字詞之網站7。這樣的技術若運用得宜，可使其網站的搜尋結果 排名在前，大幅增加網站曝光的機會，故企業紛紛利用此種技術，在網頁的網站 標記中設計了與自家公司、產品相關的文字，甚至包括競爭對手的商標8
5 郭戎晉，網路廣告商標侵權爭議之最新實務發展趨勢介紹，科技法律透析，頁 8-9，2006 年 10 月。
6 同前揭註 2。
7 葉德輝、陳帝利，論網站標記構成商標侵權之可能性，科技法律透析，頁 52-53，2006 年 1 月。
8 前揭註 5，頁 8。
。如此 一來，當網路使用者在搜尋引擎上鍵入某商標字詞時，搜尋列表即可能會出現網 站標記中包含該商標之網站，即使該網站是由商標權人之競爭對手所建立、或該 商標並未出現於網頁內容者亦同。然而在這樣的情形中，網站經營者顯然是利用 他人商譽，使得其網站在搜尋列表下的排名提前，以吸引消費者之目光，如此使 用他人商標作為描述網站的網站標記之行為是否涉及商標侵權，本文將透過下面 案例探討，並分析法院對於此類商標「使用」之見解。
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第一項 Brookfield Communications, Inc. v.
West Coast Entertainment Corp.
第一目 案件介紹
本案Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp.910之 原告Brookfield Communications, Inc.為一家提供美國娛樂產業資訊公司，被告 West Coast Entertainment Corp.是全國最大的錄影帶出租連鎖業者。原告將
“MovieBuff”一詞用於其所提供的娛樂資訊資料庫，後亦向其向美國專利商標局 申請“MovieBuff”商標註冊獲准。原告曾欲註冊“moviebuff.com”作為其網域名 稱，惟該網域名稱已經為被告West Coast Entertainment公司所註冊，原告只好註 冊“brookfieldcomm.com”及“moviebuffonline.com”等網域名稱，並於該網站上銷售
“MovieBuff”電腦軟體及並提供“MovieBuff”線上搜尋資料庫11
原告在 1998 年 11 月發現被告有意於其註冊之“moviebuff.com”網站提供類 似於“MovieBuff”之娛樂資料庫服務。被告在原告寄發警告函的隔天發布消息，
13或以其做為網頁之網站標記（metatags）等14
9 Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp., 174 F.3d 1036 (9th Cir. 1999).
10 關於本案之介紹，多參考自曾雅玲，《論商標合理使用之判斷原則》，國立交通大學科技法
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然而，法院認為被告將近似原告商標之字詞作為網站標記之使用仍會造成初 始興趣混淆（initial interest confusion）。原先欲搜尋原告產品的使用者卻被搜尋 引擎帶領至被告網站後，發現與原告相似之搜尋資料庫服務，有相當數量的使用
第二項 North American Medical
Corporation v. Axiom Worldwide, Inc.
。
第一目 案件介紹
在North American Medical Corporation v. Axiom Worldwide, Inc.2122
18 Id. at 1062.
19 Id. at 1064.
20 Id. at 1064-65.
21 North American Medical Corporation v. Axiom Worldwide, Inc., 522 F.3d 1211 (11th Cir. 2008).
一案中，原 告North American Medical Corporation (“NAM”)是一家脊椎物理治療器具的製造
22 關於本案之介紹，多參考自宋逸婷、湯芃思，「淺析 meta tag 之商標侵權爭議」 ，聖島國際 智慧財產權，2009 年 4 月，http://www.saint-island.com.tw/news/shownewsb.asp?seq=368&stat=y。
(最後點閱日期：99 年 9 月 27 日)
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商，被告Axiom Worldwide, Inc. (“Axiom”)則為原告的競爭對手。被告在其網站 的網站標記中，使用了原告的兩個註冊商標“Accu-Spina”、“IDD Therapy”。雖然 被告的網站中並未顯示（display）原告的商標，亦未提及原告或其產品，但當網 路使用者以上述商標作為關鍵字，使用Google搜尋引擎進行搜尋時，被告的網站 在搜尋結果中排名第二名，僅次於原告的網站。此外，在搜尋結果後面對於被告 網站的簡短敘述中，亦出現了特別被標明突顯出來的原告商標文字。據此，原告 以被告侵害其商標權為由，向喬治亞州北區地方法院，聲請初步禁制令
（preliminary injunction）。
地方法院審理後，認定被告使用原告的商標作為自己網站網站標記之行為，
確實構成商標侵害，故准許原告初步禁制令之聲請。然而被告不服地方法院之判 決，主張其在網站的網站標記使用原告的商標，並不會為消費者所見，故不構成 聯邦商標法下商標侵權之「使用」，亦無致混淆誤認之虞，以此向第十一巡迴上 訴法院提出上訴。
第二目 第十一巡迴上訴法院判決
上訴法院首先引述聯邦商標法第 32 條第 1 項(a)款23商標侵權法條，說明原 告若欲主張被告有商標侵權事由，必須先證明以下五點：原告擁有受商標法保 護之有效商標。被告使用原告商標。於商業上使用。使用於商品或服務上而 為販賣，或為販賣而陳列，散布或廣告。被告之使用有致消費者混淆誤認之虞。
本案中，被告Axiom並未爭執原告商標有效性，亦不否認其對原告商標之使用會 影響州際商業24
23 15 U.S.C. § 1114(1)(a).
24 判決之所以提及此點，乃為說明被告並不爭執要件三「於商業行為中使用 (use “in commerce”)」。上訴法院於判決註五中說明，聯邦商標法為因應管轄權之目的，將「商業 (commerce)」一詞作寬鬆之認定。並舉前案說明 use in commerce 是管轄權用語(describing “use in commerce” as a “jurisdictional predicate”)。Id. at 1218.
，被告僅針對上述要件中第二點、第四點與第五點提出抗辯。又 因被告將其對「使用」的抗辯與混淆誤認之虞的抗辯作分割，故判決將先針對「使 用」做回應後，再接續討論混淆誤認之虞部分，下詳述之：
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要判斷被告將原告商標作為網站標記之行為是否構成侵權「使用」，上訴法 院認為依商標法第32條第1項(a)款條文的通常解釋，認為受本條規範的「使用」
行為指的是「在商業上使用，並與商品之銷售或廣告相關 (use "in commerce" " in connection with the sale ...or advertising of any goods”)」之行為。而本案事實清楚 顯現被告使用了原告的兩個商標作為網站標記，作為被告在網路上推銷與廣告其 產品的方式之一，這種使用已構成了商業上與商品的廣告有關的使用。
至於被告引證 1-800 Contacts案25來支持其非「商標使用」之抗辯，上訴法 院則說明該案與本案有兩點不同，第一，本案被告確實使用原告的兩個商標作為 網站標記，而該案被告則是使用原告未受保護的網址。第二，本案被告確實使原 告的商標出現在搜尋結果的網站說明裡，而該案在彈出廣告時並未出現原告商 標。上訴法院在比較本案與 1-800 Contacts案後，認為二案之事實不同，無從比 附援引。 此外，上訴法院也認為第二巡迴上訴法院在 1-800 Contacts案中，僅依 賴「被告未展示（display）原告商標」此一事實而作出關於「使用」之分析，這 樣的分析方式是有疑問的。儘管上訴法院相信「欠缺商標的展示」的確會影響是 否構成混淆誤認之虞的判斷，但若法院將混淆誤認之虞與其它要素分開討論時，
則「欠缺商標的展示」此一事實並不能用來決定被告是否將原告商標做「於商業 行為中，並與商品或服務的販賣或廣告有關」之「使用」。因為第二巡迴上訴法 院採取了「使用」與混淆誤認之虞分離的分析方式，降低了其僅依賴「欠缺商標 的展示」而作出不構成「使用」之推論的說服力26
在混淆誤認之虞要件的認定上，上訴法院肯認地方法院對本案構成混淆誤認 之虞的判斷並無明顯錯誤。本案中，被告使用了與原告商標完全相同之標章；被 告為原告之直接競爭者；並且很明顯的被告故意使消費者誤以為其商品與原告商 標間具有某種關連，以獲取競爭優勢。上訴法院亦指出本案與 Brookfield 案等其 他「使用他人商標作為網站的網站標記」案件不同之處，在於本案被告在搜尋結
。
25 1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.com, Inc. and Vision Direct, Inc.,414 F.3d 400 (2d Cir. 2005).關於 本案請見本文第三章第二節之介紹。
26 Axiom Worldwide, Inc., 522 F.3d at 1219-20.
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果後面對於其網站的簡短敘述中，顯示了被標明突顯出來的原告商標，如此顯會 導致消費者誤以為被告商品出自商標權人，或被告與原告間具有某種關聯，因此 構成直接「來源」的混淆之虞（a likelihood of actual source confusion）。但在 Brookfield 案中，原告的商標並未出現在搜尋結果中被告網站的簡短說明內，故 在此類案件中並不會構成來源的混淆之虞，法院轉而認定構成初始興趣混淆。
綜上所述，法院認定原告已證明構成商標法第 32 條第 1 項(a)款法條所需的 五個要件，地方法院認定原告已證明勝訴可能性、同意判發初步禁制令的決定並 無明顯錯誤，據此肯認地方法院之判決。
第三項 分析
本節討論美國法院對於「使用他人商標作為網站的網站標記是否構成商標侵 權下的『使用』」之見解，選取的兩個案件中，法院最終都認定此種行為屬於商 標侵權的「使用」，並且均構成混淆誤認之虞。目前美國法院多將使用的定義予 以廣義之解釋，認為網站標記的使用亦符合商標法上使用之要件27
觀察本節所選取的兩個案件，在Brookfield案中，法院並未針對此類使用行 為是否屬於商標侵權的「使用」特別討論
。
28，而是在論述的過程中自然而然進入 混淆誤認之虞的判斷。因為「將他人商標作為網站標記使用」，與商標使用理論 學者所主張的「將他人商標作為商標使用」不同，假若該理論所主張之「商標使 用」確實為商標侵權的要件之ㄧ，則法院很可能直接判定不構成「商標使用」而 駁回原告之訴；但此案法院似乎並未懷疑過此類使用屬於商標法所欲規範對象的
28，而是在論述的過程中自然而然進入 混淆誤認之虞的判斷。因為「將他人商標作為網站標記使用」，與商標使用理論 學者所主張的「將他人商標作為商標使用」不同，假若該理論所主張之「商標使 用」確實為商標侵權的要件之ㄧ，則法院很可能直接判定不構成「商標使用」而 駁回原告之訴；但此案法院似乎並未懷疑過此類使用屬於商標法所欲規範對象的