緒論

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

什麼的使用方式可能構成商標侵權？隨著科技發展、社會變遷與現代商業模 式的改變，廣告、宣傳、行銷方式不斷推陳出新，商標的運用也顯得更多樣化。

尤其是網際網路的盛行，創造與傳統將商標印在廣告上或貼附在商品上等交易習 慣迥然不同的利用方式。隨著這些全新的商標利用型態出現的，是更為複雜的商 標法爭議。商標權人試著於全新的領域中主張其商標權利，這對於一直以來主張 商標權過份發達的論者而言更是隱隱作憂¹

究竟怎樣的「使用」方式可能構成商標侵權，成為了商標法高度關注的議題，

美國學術界更為此掀起一場學術論戰，有論者主張要以「商標使用」要件

，兩者衝突的結果引起了對商標法原 理原則的重新檢視—尤其是「使用」要件之檢視。

2來限 縮商標權利的範圍，並認為這個長期被忽視的「要件」是諸多行為免除侵權責任 的真正解答；持反對見解者則直指「商標使用」是虛偽的決定論³

第二節 研究範圍與限制

。

本文欲藉由美國學說爭議所提供之思考方向，重新思考構成商標侵權的「使 用」行為為何，若以「商標使用」作為侵權判斷的要件其妥適性何如？「使用」

在判斷侵權的過程中又應發揮何功用？希冀以理論作為討論基礎，再透過案例的 觀察分析，對上述疑問提供參考答案。

承上所述，本文欲探討商標侵權的「使用」行為性質為何，研究焦點將限縮

1 關於「商標權過份發達」之見解早在 30 年代就有學者提出，詳細介紹請參見王石杰，《商標

使用定義之研究》，國立清華大學科技法律研究所論文，頁 2，註 7，2008 年。

2 更詳細的定義請見第二章理論的介紹。

3 Graeme Dinwoodie & Mark Janis, Confusion over Use: Contextualism in Trademark Law, 92 IOWA

L.REV. 1597, 1641 (2007).

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在一般商標侵權下的使用要件，所討論商標侵權法條的範圍限於聯邦商標法第 32 條(1)項(a)款、第 43 條(a)項，與我國商標法第 61 條民事侵害責任與第 81 條、

82 條刑事侵害責任。至於構成商標淡化之使用行為、不正競爭法或我國之公平 交易法等議題，則不在本文研究範圍。

此外，本研究之起點源自美國學說對「商標使用」之爭議，又因美國學說、

實務判決在「使用」要件之討論相當豐富，故本文在比較法學方面之研究將以美 國法為主軸，礙於篇幅限制與研究深度之兼顧，將不涉及歐洲、日本等國之商標 法制。

再者，本文在實證研究方面使用司法院法學檢索系統，搜尋智慧財產法院自 民國至成立以來至 99 年 8 月 8 日止所作出的商標侵害之民、刑事判決，總檢索 案件數共為 328 件。因智慧財產法院為統一處理智慧財產權議題之專門法院，相 較一般法院其見解較具有指標性之意義，故本文將實證研究範圍設定為智財法院 之判決，於此敘明。

第三節 研究方法

1. 文獻分析

本文論文之起點源自美國學說對「商標使用」之爭議，故本研究主要參考美 國與此議題相關之專書、期刊論文、報章評論等文獻，介紹不同學說的內容並進 行闡釋與分析。此外，本文亦歸納整理國內商標法教科書以及期刊對於「商標之 使用」之論述，作為本文分析研究之素材。

2. 比較法學

美國商標法不僅學說理論對「使用」要件之討論相當豐富，亦有諸多涉及網 路上「使用」之相關判決可資參考。我國法對「商標之使用」僅有一概括性條文 定義，然而對於侵權之「使用」與維持權利之「使用」等區別卻付之闕如。本文 希望透過比較法學的觀點，參考借照美國法上相關學說與判例見解，希冀他山之 石可以攻錯，藉助美國法既有之法制經驗、學說、判例，為我國法對「使用」要 件提供討論之基礎。

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3. 實證研究

本文之實證研究可分為案件統計調查以及類型化案件分析兩大部分。本文以 實證統計方式，全面調查我國智慧財產法院成立以來的商標侵害案件中「商標使 用」要件適用情形，先針對實證研究之目的與方式作說明，接著呈現統計結果、

提出觀察所得現象與進行分析。此外，本研究亦針對不同使用類型之案件分類並 進行研究，透過對個案之深入探討，檢視「商標使用」要件在實務適用之妥適性 何如。

第四節 章節架構

本文共分為五章，內容概述如下：

第一章為「緒論」，說明本文之研究動機與目的、研究範圍與限制、研究方 法，以及本文之架構。

第二章分為四節，主要為美國學說理論之介紹，將對「商標使用理論」的肯 定說與否定說之見解予以說明，並針對對於「使用」要件有較多著墨之非典型案 件進行分析與觀察，以了解「商標使用」要件是否為美國司法實務所採取。本章 所選取的美國非典型案件包括促銷商品、合理使用等類型之案件，其中網路相關 案件在「商標使用」要件上有較深入的討論，案例發展最為完備，故本文特將此 類型之非典型案件獨立於第三章進行分析。

第三章分為四節，主要係對非典型案例中，發展最為完備之網路相關的使用 案件進行案例研究。本文將網路案件分為將他人商標使用於網站標記

（metatags）、彈跳式網路廣告（pop-up ads）以及關鍵字廣告（keyword advertising）

等三種類型分別討論，分析法院對「商標使用」要件之見解。

第四章分為四節，為我國法與實務對於「使用」要件之探討。包括論述現行 法對於「商標之使用」之規範，並統整並歸納學說實務對於侵權「使用」之見解；

針對智財法院判決對進行實證研究，以理解「商標使用」要件是否為我國法院所 採納；將非典型案件中常見的幾種使用態樣予以分類，分為商業名稱之使用、商 標商品化之使用、合理使用、關鍵字廣告等使用類型，並針對類型化之案件進行

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深入探討，觀察「使用」要件於此類案件實際運用情形為何，並分析若採取「商 標使用」作為商標侵害的要件是否合適。需要說明的是，因為我國目前關於網路 廣告涉及商標侵權的相關案件甚少，恐無法如美國網路使用案件予以獨立一章之 篇幅予以討論，僅能將關鍵字廣告使用類型案件於本章一併作介紹。

第五章為「結 論」，總結各章之討論與研究，本文以為採用「商標使用」要 件並非妥適之作法，應將侵害商標之「使用」予以最寬廣之認定，同時亦針對商 標法最新修正草案與未來發展提出簡評與建議。

5 and Consumer Search Costs on the Internet 一文，引起學界對「商標使用」的關注與討論，後續仍 持續發表文章作更深入的討論。See Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet, 41HOUS.L.REV.777 (2004) [hereinafter Dogan & Lemley, Trademark Search Costs]; Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, Grounding Trademark Law Through Trademark Use, 98TRADEMARK REP.1345(2008) [hereinafter Dogan & Lemley, Grounding Trademark Law]

3 See, e.g., Margreth Barrett, Internet Trademark Suits and the Demise of “Trademark Use”, 39 U.C.

DAVIS L.REV. 371 (2006) [hereinafter Barrett, Internet Trademark Suits]; Margreth Barrett, Finding Trademark Use: The Historical Foundation for Limiting Infringement Liability to Uses “in the Manner of a Mark”, 43WAKE FOREST L.REV.893 (2008) [hereinafter Barrett, The Historical Foundation];

Eric Goldman, Deregulating Relevancy in Internet Trademark Law, 54 EMORY L.J. 507 (2005); Uli Widmaier, Use, Liability, and the Structure of Trademark Law, 33 HOFSTRA L.REV. 603 (2004);

Jennifer E. Rothman, Initial Interest Confusion: Standing at the Crossroads of Trademark Law, 27 CARDOZO L.REV.105 (2005).

4 Mark P. Mckenna, Trademark Use and the Problem of Source, 2009U.ILL.L.REV.773,828n.4 [hereinafter McKenna, Trademark Use].

5 See, e.g., Graeme Dinwoodie & Mark Janis, Confusion over Use: Contextualism in Trademark Law, 92 IOWA L.REV. 1597 (2007) [hereinafter Dinwoodie & Janis, Confusion over Use]; Graeme