第二章 美國學說爭議
第一節 商標使用理論
第一節 商標使用理論
第一項 理論簡介
「商標使用理論」最先由 Stacey L. Dogan 與 Mark A. Lemley 兩位學者在 2004 年所發表的 Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet 一文中提出 ，引 起學界對「商標使用」的重視與關注，Dogan 與 Lemley 也持續撰文回應，故本 文對「商標使用理論」之介紹將以兩位學者的論述為主軸，並輔以其它贊成此理 論學者之見解作論述。
主張「商標使用理論」的學者認為，並非所有「未經商標權人同意就使用其 商標的行為」都會構成商標侵權責任，只有當被告將商標權人商標作特定類型的 使用時，才有可能構成商標侵權。此特定類型的使用指的就是作為「商標使用」
者。惟何謂「商標使用」，就連主張「商標使用理論」的學者也承認至今學界、
法院還未能提出令人滿意的定義6，Dogan與Lemley稱「商標使用」為「使用標 章來廣告或作為自己服務之商標、或使人聯想到原告之使用」7；學者Margreth Barrett則稱「商標使用」為「對文字或符號之使用，與商品或服務之提供有關，
並以很可能將商品或服務之來源傳達給消費者的方式為之」8。Barrett認為某些 類型的行為不構成「商標使用」，因為在這些情形下被告並未將標章當作商標使 用，藉此向消費者傳達被告（或其他人）的商品或服務之來源9
6 Dogan & Lemley, Grounding Trademark Law, supra note 2, at 1349.
7 Dogan & Lemley, Trademark Search Costs, supra note 2, at 805 (defining trademark use as "the use of the mark to brand or advertise the defendant's services or to suggest an affiliation with the plaintiff").
8 Barrett, The Historical Foundation, supra note 3, at 894.
9 Barrett, Internet Trademark Suits, supra note 3, at 436 (arguing that certain types of activities "do not constitute trademark use because they do not use the mark as a brand to communicate the source of the defendant's (or anyone else's) goods or services to consumers").
。是以，對支持
「商標使用理論」者而言，只有當被告將原告標章「當作商標使用」(use as a mark)，將該標章作為「指示商品或服務的來源或贊助關係之用」時，消費者才
8
10 See Dogan & Lemley, Grounding Trademark Law, supra note 2, at 1358.
11 Dogan & Lemley, Trademark Search Costs, supra note 2, at 805.
12 See id.
13 See Dogan & Lemley, Grounding Trademark Law,supra note 2,1349(2008).
14 See id. at 1366-1375.
。他們認為商標法的法條其實已經隱含了此要件之存
15 See Barrett, The Historical Foundation, supra note 3, at 893; Uli Widmaier, Use, Liability, and the
9 in commerce）」，第二是該使用須「與銷售、提供銷售、廣告商品或服務有關(in connection with the sale, offering, or advertising of goods and services)」，下面就此 二要件解析之。
Structure of Trademark Law, 33 HOFSTRA L.REV. 603,708 (2004) (asserting that trademark use is a
"foundational premise of trademark law").
16 See Dogan & Lemley, Grounding Trademark Law, supra note 2, at 1350.
17 Id. at 1351.
10 必須屬於商業上（in commerce）22。既然商標法將「商業上使用」定義為「影響 商業之商標使用」，可推知商標法將侵權責任限制於「被告將商標作為自己商業 關(in connection with the sale, offering, or advertising of goods and services)」；在第 43 條(a)項則要求被告對標章的使用「須在商品或服務或商品之容器上、或與其 有關（on or in connection with any goods or services, or any container for goods）」。
學者Barrett主張應從歷史角度來理解此法條用語，它將商標法制定前的普通法原 則對於侵權中「貼附(affixation)」要件的要求帶進了商標法條中25。該法條用語 著重標章與被告的商品或服務之關聯，與早期要求「貼附」的方式相同，因此實 質上加上了相同的「商標使用」要件26
21 See Barrett, Internet Trademark Suits, supra note 3, at 383 (“Trademark law requires a use in commerce not only for a defendant to infringe, but also for a business to attain initial ownership rights in a mark. The Lanham Act section 45 definition of “use in commerce,” quoted above, appears to be relevant to determine “use” in both instances.”).
22 Barrett, The Historical Foundation, supra note 3, at 943.
23 Id. at 943-44.
24 Barrett, Internet Trademark Suits, supra note 3, at 385.
25 See Barrett, The Historical Foundation, supra note 3, at 957-58.
26 Id. at 959.
。
11
第二款 普通法與案例法原則
對「商標使用理論」的提倡者而言，「商標使用」是一個早已存在的普通法 原則。Barrett在其發表的文章中，觀察自 1800 年起至 1946 年間（現行聯邦商標 法Lanham Act制定之前）的商標侵權與不正競爭的普通法原則，發現過去在侵權
29 See Dogan & Lemley, Trademark Search Costs, supra note 2, at 809-10.
30 Id.
31 Barrett, Internet Trademark Suits, supra note 3, at 386.
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判斷被告是否使用商標以指示自己產品之來源或贊助關係。不過他們認為雖然
「商標使用理論」不是商標法的萬靈丹，若將其適當地適用，其仍可作為限制工 具排除某些行為類型的侵權責任32
Dogan與Lemley將「商標使用理論」限縮於排除某些類型的使用行為的侵 權責任，此類型的使用行為具有兩大特色：第一，被告對原告標章之使用屬「非 訴法院在Rescuecom Corp. v. Google, Inc.案36
32 Dogan & Lemley, Grounding Trademark Law, supra note 2, at 1349.
33 Id. at 1359.
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實然面的論證較反對說相形薄弱，因此其理論在應然面的論理便顯得更為重要。
就如同Dogan在 2010 年最新發表的文章中所述：「無論商標法是否有商標使用 的規定，真正的爭執點應在於規範層次：即商標法是不是應該對構成侵權的使用 作定義限制，限於被告使用標章作為自己產品之商標者？」37
第一款 搜尋成本理論與商標使用
，顯示「商標使用 理論」提倡者似有棄守實然面，轉而向應然面論述支持其理論之傾向。
傳統上認為商標法的目的在於保障商標權人權利以及兼顧消費者利益，但近 年來芝加哥學派以經濟觀點重新解讀商標法，主張商標法的目的在於降低搜尋成 本，並促進市場真實資訊的流通。這樣的見解引起了許多學者、法院的共鳴，包 括最高法院在Qualitex Company v. Jacobson Products Company 38案也採用相同的 看法39
商標的功能在於藉由降低消費者的搜尋成本以提高經濟效率。理論上，商標 作為資訊工具應透過方便、可辨識的符號傳遞產品資訊，消費者將其視為商品的 來源與品質的指標，以便在購買時不必個別地調查商品的來源與品質。不過，上 述商標的功能僅有在商標的真實足以採信的情況下才能夠起作用，而這正是商標 法的規範目標
。「商標使用理論」提倡者亦將其理論奠基在芝加哥學派所提出的搜尋成 本論理之上。
40。藉由保護商標不受到混淆性仿冒使用，商標法使商標權人得以 建立識別其商品的可靠捷徑，也降低了消費者的搜尋成本41
然而，在實踐上商標法對商標權利的保護若過於擴張可能會造成反效果，
商標權人可能藉由主張權利以阻止他人合法使用其商標，使得商標法變成阻撓正 確相關資訊向消費者流通的工具。為了避免這樣的結果產生，法院與國會長久以
。是故，商標法的目 的即在於促進市場真實資訊的流通，以降低搜尋成本。
37 Stacey L. Dogan, Beyond Trademark Use,8J.TELECOMM.&HIGH TECH.L.135, 136 (2010).
38 Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co., 514 U.S. 159 (1995).
39 Dinwoodie & Janis, Confusion over Use, supra note 5, at 1623.
40 Dogan & Lemley, Trademark Search Costs, supra note 2, at 786-87.
41 Id. at 778.
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44 See Dogan & Lemley, Trademark Search Costs, supra note 2, at 810.
45 Dogan & Lemley, Grounding Trademark Law, supra note 2, at 1370.
46 Id.
，顯見其本身具有高度的不確
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並列陳列等情形真的致使部分消費者產生混淆，對於這樣的使用行為仍然不應課 予侵權責任。「混淆誤認之虞」檢驗的目的係為確保消費者不受混淆以降低搜尋 成本，而降低消費者搜尋成本的最終目的則在於促進市場的運作。若商標法會干 預市場競爭則應讓步，不該妨礙消費者得到正確的產品資訊。相較於干預資訊對 自由市場帶來的傷害，「商標使用理論」學者認為社會寧可容忍部分的混淆 51
最終，「商標使用理論」學者認為它們並非拋棄「混淆誤認之虞」的核心地 位，「混淆誤認之虞」仍然是大多數商標訴訟的重心所在，然而它並不是唯一的 需要考量的問題。商標法中有許多要件與抗辯，反映出商標法有時為了其他的目 的，能容忍混淆風險的本質，而「商標使用理論」在這樣的架構下顯得相當合適。
相較於取代「混淆誤認之虞」分析，「商標使用理論」提供了一個關鍵性的門檻 要件，使得商標法傳統的中心得以重申。它提供了部份的規範界線，而在界線之 內「混淆誤認之虞」的檢驗仍然能夠運作
。
52
事實上，「商標使用理論」以「商標使用」要件過濾案件、減少某些使用類 型的被訴風險之論述，從訴訟法的角度觀之，的確頗具參考價值。網際網路的發 達帶動商業模式與行銷手法的創新，從早期利用網站標記（meta tags）增加網站 曝光的機率、近年來常見的搜尋引擎關鍵字廣告，到時下最熱門的社群網站也儼 然已成為新興的商業工具，網路行銷的方式日新月異，消費者對其的認知也處於 變動狀態。一旦消費者對於某些行銷方式的認知已成熟，例如網路使用者大多了 解以商標作為關鍵字搜尋時，出現在結果列表中的網站連結可能並非商標權人之 網站（即使該網站排序相當前面）；甚至多數的網路使用者可能也都知道搜尋結 果頁面上方與右方出現的「贊助商連結」，與商標權人間並不具有任何關聯。也 就是說，消費者對於「商標於這些網路行銷方式的使用」的認知已經成熟到不會 產生混淆誤認之虞的程度，在這些情形下，商標的使用並不對消費者具有表彰來 源的作用。對於此類的「使用」行為，若能以「商標使用」要件直接排除侵權責 任，將能使被告免於累訟之苦，有助訴訟經濟目的之達成。若從此觀點觀之，對 於某些消費者認知已成熟、不會構成混淆誤認之虞的使用類型，「商標使用」要
。
51 Id. at 1373-74.
52 Id. at 1375.
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件之採用的確具有意義。
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