第三章 美國網路商標使用案件
第一項 1- 800 Contacts, Inc. v. WhenU.com, Inc
第一目 案件介紹
40本案原告 1-800 CONTACTS是一間透過網站、電話及郵件之方式販賣隱形 眼鏡及其他相關產品之公司，於USPTO註冊有“1-800CONTACTS”商標。被告 WhenU.com則為一家網路行銷公司，其設計了一套電腦軟體“SaveNow”，這套軟 體僅能於微軟Windows作業系統下運作，用來偵測消費者的上網行為，以提供其
「彈跳式網路廣告」。一旦消費者的電腦中載有此套軟體41，它無須執行任何動 作即可自動開啟，開始偵測消費者的上網行為，將其所瀏覽的網址、搜尋字詞、
網站內容與該軟體建立在消費者電腦裡的內部目錄進行配對，若消費者所瀏覽的 網頁正好符合內部目錄所包含的資訊，軟體將判斷該網頁屬於何種類型的商品或 服務，隨機選取相關「彈跳式網路廣告」並傳送至消費者的電腦，此時消費者的 螢幕上就會出現一個含有競爭者廣告的新視窗42
本案被告WhenU.com公司將原告網站網址“1800contacts.com”列入該內部目 錄之中，當消費者輸入該網址欲前往原告網站時，“SaveNow”會辨識出消費者對 於眼睛保養類型商品有興趣，電腦桌面就會出現相關產品競爭者之廣告視窗，例 如本案另一被告Vision Direct的網路廣告。「彈跳式網路廣告」視窗的正上方會 出現綠色的“＄”符號以及“SaveNow!”的文字，視窗的底部則有“A WhenU Offer--click? for info.”之標示。若消費者用滑鼠點擊該「彈跳式網路廣告」，主 要的瀏覽器視窗（連往原告網站該視窗）將轉向連往該廣告商的網站
。
43
WhenU.Com的客戶們購買不同類型的商品或服務，他們付費給被告向載有
。
40 本案介紹多參考自前揭註 36。
41 “SaveNow”軟體往往與其他免費軟體結合供消費者下載。
42 1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.com and Vision Direct, Inc., 309 F.Supp.2d 467, 476 (S.D.N.Y.
2003).
43 Id. at 477-78.
54
“SaveNow”軟體的消費者瀏覽相關網頁時，發送他們的廣告或折扣卷44
第一款 地方法院判決
。 原告認為被告提供「彈跳式網路廣告」之行為，使用原告之商標並將使消費 者對於其與競爭對手 Vision Direct 產生混淆誤認之虞，因此符合美國商標法第 32 條第 1 項(a)款以及第 43 條(a)項 1 款之規定，構成商標侵權。據此，原告提起 本訴訟，請求法院下達「初步禁制令（preliminary injunction）」，禁止被告將原 告之商標寫入軟體程式，並禁止於原告網站刊登彈跳式網路廣告。被告則抗辯其 對原告商標「使用」，並不符美國商標法第 32 條、第 43 條(a)項有關「使用」
之定義，因此並不構成商標侵權。
針對被告抗辯其使用原告商標，並不符美國商標法第 32 條、第 43 條(a)項 有關「使用」之定義。地方法院則認為被告有使用原告之“1-800CONTACTS”商 標，其使用方式可分為下列兩種：
1. 被告使用了出現在原告網站上的商標(因為兩視窗會同時出現在螢幕上) 當電腦中載有“SaveNow”軟體的消費者者欲連結至原告網站時，會出現競爭 對手Vision Direct的彈跳式網路廣告。同時原告網站上會出現其所有的
“1-800CONTACTS”商標，亦即被告在Vision Direct的廣告上標示原告之商標。但 消費者之所以會鍵入原告網站網址或使用搜尋引擎搜尋原告商標，均是基於他們 先前對原告商品或服務的認知，而這樣的認知是倚賴原告的商譽而生，彈跳式網 路廣告業者利用消費者的先前認知很顯然地是「使用」了原告的商標。因此，當 消費者明確地欲搜尋、連結至原告網站的行動導致彈跳式網路廣告的出現，被告
「使用」了出現在原告網站上之原告商標45
被告的“SaveNow”軟體內部目錄中包含了原告網站網址“1800contacts.com”
“www.1800contacts.com”，進而使彈跳式網路廣告出現於消費者的電腦上。因此，
。 2. 被告軟體的內部目錄使用了原告商標
44 Id. at 478-79.
45 Id. at 489.
55
被告藉由包含某種形式的原告“1-800CONTACTS”商標，「使用」原告之商標爲 原告之競爭對手廣告及宣傳46
此外，地方法院亦指出被告錯誤理解法條中「使用」的定義。本案中，被告 引述Lone Star Steakhouse v. Longhorn Steaks
。 Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp.
。 明勝訴可能性（likelihood of success），同意判發初步禁制令，下令禁止被告將 原告的名稱寫入彈跳式廣告程式，也禁止在原告的網頁刊登彈跳式廣告。
被告不服地方法院給予禁制令之裁定，認為地方法院對於「使用」之認定並 不符美國商標法第 45 條有關「使用」之定義，因而提出上訴。
46 Id. at 489.
47 Lone Star Steakhouse v. Longhorn Steaks, 106 F.3d 355, 361 (11th Cir.1997).
48 1-800 Contacts, Inc., 309 F.Supp.2d at 489 ( Defendant errs in construing use “in connection with the services” to require “use as a trademark to identify or distinguish products or services.”).
49 Id. at 490.
50 Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp., 287 F.2d 492, 495 (2d Cir.).
56
51 1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.com, Inc. and Vision Direct, Inc., 414 F.3d 400, 406-07 (2d Cir.
2005).
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55 Id. at 409 ( A company's internal utilization of a trademark in a way that does not communicate it to the public is analogous to a individual's private thoughts about a trademark. Such conduct simply does not violate the Lanham Act…)
56 Id. at 410.
58
62 Id. at 412.( 1-800 also relies on several cases in which the court seemingly based a finding of trademark “use” on the confusion such “use” was likely to cause.)
。
63 Id. at 412. (Not only are “use,” “in commerce,” and “likelihood of confusion” three distinct elements of a trademark infringement claim, but “use” must be decided as a threshold matter because, while any
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第二目 分析
1.本案分析
本案探討被告之彈跳式網路廣告未經原告允許同時於使用者瀏覽原告網頁 時出現，以及被告將原告之網址（網址包含與其商標相似之文字）收錄其目錄之 行為，是否屬於商標之使用。本案之地方法院與上訴法院對被告行為是否構成「使 用」見解不同。
在地方法院的判決中，被告主張「使用必須是將標章作為商標使用，以致能 辨識、區分商品或服務」，其對「使用」的定義與「商標使用理論」相同。然而，
地方法院並不採納這樣的見解，認為上述狹隘之定義應僅適用於判斷「使用」是 否足以建立有效的商標權利之情形，與本案討論侵權之使用情形不同。換言之，
地方法院並未採用「商標使用理論」對侵權使用之定義，而是對使用的定義予以 較廣義之解釋，認定本案事實構成「使用」。之後判決又以更多的篇幅進行混淆 誤認之虞的審查。
相對於地院判決，上訴法院則直指本案爭點在於「使用」。上訴法院援引前 例U-Haul64案之見解，認為將原告網址寫入目錄引導彈跳廣告的行為，無法被消 費者看見，屬於純粹機械連結功能目的之使用，並非「商標使用」65
相對於上訴法院採用以「使用」作為門檻要件，並與「混淆誤認之虞」作切
。觀察上訴 法院判決論理結構，上訴法院對於「使用」要件於商標侵權案件中所扮演角色的 看法顯然同於「商標使用理論」，其認為「使用」要件應該作為侵權案件中的門 檻條件，若被告的行為不構成「使用」，則毋須再深入討論混淆誤認之虞，即可 認定侵權不成立。甚至認為即使有些情況的確會造成混淆誤認之虞，若欠缺「使 用」要件，仍然不成立商標侵權。
number of activities may be “in commerce” or create a likelihood of confusion, no such activity is actionable under the Lanham Act absent the “use” of a trademark.)
64 U-Haul International, Inc. v. WhenU.com, Inc., 279 F.Supp.2d 723, 728 (E.D.Va.2003). 在本案之
中，法院認為被告使用他人商標引導之彈跳廣告並沒有指明商品或服務的來源，因此並未構成「使
用」。
65 1-800 Contacts, Inc., 414 F.3d at 408.
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割之論理方式，原告所舉的案例見解則認為「是否構成商標使用行為應判斷是否 會構成混淆之虞等後果再加以決定」66，採這派見解者，批評上訴法院的作法未 能與既存的商標侵權判斷標準—拍立得因素（Polaroid factors）協調，其對「商 業上使用（use in commerce）」的分析亦無法因應快速變化的市場與經濟環境。
網路是一種正在發展中的新型態「商業」，商標法的制定還未能包括電子商業的 相關概念，故在與網路相關的議題時，對於商標侵權的分析應該更具彈性，否則 若依 1-800 Contacts的見解，未來對於網路上相關的商標保護程度將不及實體世 界67
本案上訴法院認定不構成「使用」之判決，亦常常在後續的關鍵字廣告案件 中受被告主張援引
。
68，聲稱他們的行為並不構成「使用」。然而第二巡迴上訴法 院在 2009 年的Rescuecom II案判決中，限縮了 1-800 Contacts案判決的適用範 圍69
67 See Ashley A. Locke, Playboy, Contact Lenses and Trademark Infringement: An Analysis of Possible Claims as a Result of Pop-Up Advertisements,1J.BUS.ENTREPRENEURSHIP &L. 481, 506-07 (2008).
68 See Government Employees Insurance Co.v. Google,Inc., 330 F. Supp. 2d 700 (E.D. Va. 2004).
Merck & Co. v. Mediplan Health Consulting, Inc., 425 F.Supp.2d 402 (S.D.N.Y. March 30, 2006) Rescuecom Corp. v. Google, Inc., No. 5:04-CV-1055, 456 F. Supp. 2d 393 (N.D.N.Y. 2006).
69 See RAYMOND T.NIMMER, 1INFORMATION LAW § 6:54 (2010). 亦可見本文第三章第四節對 Rescuecom II 案之介紹。
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此因素僅能說「稍微」對原告有利，因為在這樣的情況下，標章的近似性本身 並不是造成混淆的原因，而是周圍的情況才可能引起混淆70
此外，地院也疏於檢驗「其他因素」中「免責聲明或是標示品牌是否存在
（the existence of disclaimers and branding）」。免責聲明或是標示品牌若是運用 得宜，法院應該作利於被告之判斷。尤其在彈跳式廣告或其他類似的網路工具 中，免責聲明或是標示品牌可以降低初始興趣混淆發生的可能形，因為它們的設 置可讓使用者在進入該網站前就被告知該廣告的來源
。
71
另外，面對初始興趣混淆可能使侵權過於浮濫之爭議，因此有見解認為應該 在混淆誤認之虞的判斷中，加入「混淆的程度（degree of confusion）」此一因素。
在此因素中，法院應衡量「被轉移注意力的時間長短」、「回到原先欲前往之網 站的困難度」、「同一使用者再次被混淆的可能性」。此因素在彈跳式網路廣告 案件中，應該會作對被告有利之認定，因為此類案件中消費者可能僅有短暫瞬間 被彈跳出的廣告轉移注意力。相對的，未來若隨著彈跳式網路廣告的普及，消費 者將認知這些彈跳廣告並不總是出於正在拜訪的網站，「混淆的程度」自然會降 低。此因素可將消費者普遍認知引入初始興趣混淆的分析中
。
72
70 Julieta L. Lerner, Note, Trademark Infringement and Pop-up Ads: Tailoring the Likelihood of Confusion Analysis to Internet Uses of Trademarks,20BERKELEY TECH.L.J.229, 245 (2005). See also John Handy, Why the Initially Confused Should Get a Clue: The Battle between Trademark
Infringement and Consumer Choice Online, 16FORDHAM INTELL.PROP.MEDIA &ENT.L.J.567, 590 (2006).
71 Id. at 247-48.
72 Id. at 248-49.
。
62