在專利侵權事件中證據蒐集和調查是日後訴訟成敗的關鍵，甚至依證據蒐 集的成果，當事人亦有可能認為侵權事證不夠明確而放棄提起訴訟。然而，運用 侵權人所得利益計算方法時，其最大難關是侵權人所得利益之舉證。亦即，為了 依據侵權人所得利益計算方法證明侵權物品之銷售數量、銷售額、成本等，需要 侵害人之內部財務資料，但這些數值均在於侵權人的監控下，並非一般的調查蒐 證即可得，非傳統民事訴訟程序所能救濟。因此，如何給予起訴之誘因、確保法 律之實效性，非常重要。
此外，依據侵權人所得利益計算方法計算損害賠償時，通常必須證明侵權 產品之數量、價格等，而且為了證明之，通常需要涉及商業秘密之資料(例如，
例如，會計帳簿、顧客名單、貨源、價格估算或其他與銷售、經營有關資訊等)。
若不能對這些資料之秘密性予以適當保護，訴訟非無可能被濫用為探知競爭對手 營業秘密之手段。因此，如何能使雙方獲得充分事証以決定是否提起訴訟?，或 如何在訴訟中聲明應受調查的證據?，即為重要的課題422。
因此，如何在「權利實現（真實發現）」與「營業秘密保護」之間取得平衡，
是非常重要的課題。
第1節 日本法
在法官宣告侵害成立之心證後，訴訟就從侵害論之審理，轉移至認定損害賠 償額之損害論審理。日本這幾年的專利權侵害訴訟中，侵害論所花費之時間急速 縮短，結果其審理迅速化，但進入損害論之後，審理意外地更加費時之案例仍很 多。
422 郭俊德，〈專利事件中證據蒐集與秘密保護之檢討〉，48 期學員法學研究報告，頁 1763-1764。
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第1項 證據保全
日本民事訴訟法第234條423規定：「法院若認為證據非預先調查日後將有使用 困難之情形者，得因聲請依本章規定為調查。」證據保全制度與文書提出命令或 鑑定不同，由於日本特許法未設有民事訴訟法之特則，因此在專利侵權損害賠償 訴訟中聲請證據保全時是遵照民事訴訟法之規定。
基於民事訴訟法第234條進行之證據保全手續是日本民事訴訟法中最強力之 證據蒐集手段。與智慧財產權同樣屬於專門訴訟的醫療過失訴訟中，為保全病歷，
證據保全通常會獲准，大多數的醫療過失案件在提起訴訟前就會先聲請證據保全。
醫療訴訟案件雖然必須考慮到事證多有偏在於加害人一造之情形，但該事證本來 屬於當事人(聲請人)之個人資訊，他造當事人幾乎無理由無從蒐集事證。
另一方面，在專利訴訟中聲請證據保全的案例則極為少數。專利侵權案件則 必須特別注意是否有藉由證據保全而窺探他造產品或專利發明等商業或技術上 之秘密。因此，專利侵權案件之證據保全，應該考慮兩造當事人之利益，而為利 益衡量。有日本律師指出：「過去在提起訴訟前，這種證據保全手續之利用頻率 很高。亦即，專利權人在提起訴訟前即聲請證據保全，將其視為侵權人所持有之 文件及侵權產品悉數影印、拍照，以做為侵權行為或損害額之舉證資料。但是，
這種作法過於片面，且對於另一方之損害過大，因此現在法院幾乎不會基於專利 侵權做出證據保全的決定。」424。
第1款 概要
證據保全係根據當事人之書面聲請所開始（民事訴訟法規則第153條第1項）， 書面應記載：一、他造當事人；二、依該證據應證之事實；三、證據；四、應該 保全證據之理由（民事訴訟法規則第153條第第2項）。為使法院准許保全證據之
423 日本民事訴訟法第 234 條原文為：「裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその 証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定 に従い、証拠調べをすることができる。」
424 矢野千秋(2005)，コンプライアンス入門・特許權の取得と特許侵害（5），nikkei BP net，網 站: http://www.nikkeibp.co.jp/style/biz/management/compliance/050630_law5/index4.html(最後瀏 覽日：01/10/2014)
裁定，聲請人應釋明該證據有遺失、遭毀損、變更或藏匿之虞（民事訴訟法規則 第153條第3項）。
他造當事人在法院准許保全證據之裁定時，不得聲明不服（民事訴訟法第238 條）。文書提出命令儘管包含在證據保全決定中，若他造當事人無正當理由不從 提出文書之命，法院得認定聲請人所主張之事實為真實（民事訴訟法第224條）。
此外，證據保全並不承認法院調查官或專門委員的參與（民事訴訟法第92之8、
92條之2）。
在證據保全的1、2小時前，執行官會將執行證據保全手續之通知送達他造當 事人，實際上執行證據保全時，法官、書記官、原告代理人均會同時在場，有時 為進行記錄會有攝影師同行，或是攜帶影印機前往現場。
保全下來的證據於訴訟之口頭辯論提出後，除急迫之情形外，會於當事人在 場時進行調查（民事訴訟法第240條），發揮與通常之證據調查相同的效果。
第2款 實務上之運用
法院雖然會在證據保全對他造當事人造成之影響與證據保全之必要性比較 考量上做判斷，但一般而言，許可證據保全之聲請的要件非常嚴苛。
亦即，一般認為證據保全有 單方性、突襲性、侵入性(提訴前未聽取他造當 事人之意見，且未充分預告所實施之證據保全)，因此應避免其運用。尤其是，
在專利侵權案件，必須注意對證據持有人營業秘密之保護。而且在起訴前之證據 保全程序，由於尚未有本案繫屬，聲請人本來無庸表明其訴訟標的及原因事實為 何，更可能發生申請人係利用證據保全制度而窺探他方營業秘密之情形。法院亦 無從為一慣行之審查，難以判斷哪些事實對於請求權構成要件要素係重要者，或 僅能為大致粗略之判斷425。因此，提訴前聲請證據保全的案件不多，法院做出證 據保全命令的案例極為罕見。雖然有秘密保持命令（特許法第105條之4）制度用 來保護營業秘密，但有見解認為這不適用於證據保全426。若遵循此種意見，營業
425 參見沈冠伶(2013)，〈智慧財產權保護事件之證據保全與秘密保護〉，氏著，《民事證據法與 武器平等原則》，頁 222，台北：元照。
426 財団法人交流協会(2009)，《特許庁委託‧台湾模倣対策マニュアル別冊－特許訴訟を主題と した知的財産案件の民事訴訟プロセス－》，頁 58。
秘密之保護便不得不個別根據秘密保持契約之簽訂來處理。此外，即使已做出證 據保全決定，為進行現場確認而前往對象物所在地，他造當事人並無遵從證據調 查之義務，由於即使拒絕證據保全之實施也沒有處罰規定，因此未必能有所實 益。
基於如上理由，證據保全在日本智慧財產訴訟實務中，並未廣泛採用427。
第2項 文書提出命令
第1款 立法意旨
為了計算因侵權行為所失利益，特許法作為民事訴訟法第220條之文書提出 命令之特則，規定為證明侵權行為之文書提出命令。
特許法第105條428規定：「一、在與侵害專利權或專屬實施權有關訴訟中，法 院得依當事人的申請，令當事人提交為證明侵權行為成立、計算因該侵害行為所 造成的損害所必要的文件。但，該文件持有人拒絕提交有正當理由時，不在此限。
二、在判斷是否具有前款但書規定的正當理由時，若法院認為必要，可讓文件持 有人出示該文件。在此情況下，任何人都不得請求公開該出示的文件。三、前款 規定情況下，若法院認為判斷是否具有第1款但書規定的正當理由需要出示前款
427 溝上哲也(2011)，〈訴訟代理人から見た知的財産関連事件の立証について〉，《判例タイム ズ》，1347 號。
428 日本特許法第 105 條原文為：「一、裁判所は、特許權又は専用実施權の侵害に係る訴訟にお いては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は 当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただ し、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この 限りでない。；二、裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断を するため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この 場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。；三、裁判 所は、前項の場合において、第一項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて 前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等（当 事者（法人である場合にあつては、その代表者）又は当事者の代理人（訴訟代理人及び補佐 人を除く。）、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。）、訴訟代理人又は補佐人に対し、
当該書類を開示することができる。；四、前三項の規定は、特許權又は専用実施權の侵害に 係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用 する。」
後段中的文件並聽取意見，則法院可以對當事人等(指當事人(如為法人則是法人
在「侵權行為之舉證」的必要性方面，為排除試探性或摸索性的聲請，專利 權人必須極力釋明而讓法院合理懷疑專利侵權行為之存在。亦即，若他造當事人
在「侵權行為之舉證」的必要性方面，為排除試探性或摸索性的聲請，專利 權人必須極力釋明而讓法院合理懷疑專利侵權行為之存在。亦即，若他造當事人