貢獻率

侵權人所得利益之哪一部分是來自於侵權行為，或者其利益是否是來自於 侵權人本身的能力，此檢驗十分困難，因此產生了對發明之利益的貢獻率問題。

換言之，貢獻率之問題就是應否考量發明之技術優點對於銷售額之貢獻。基本上，

貢獻率之問題就是「因侵權行為所得之利益」是否限於與侵權行為有相當因果關 係之利益之問題。然而，與專利權人之「不當得利」「過度賠償」之禁止亦有關 係。

若侵害專利權之一部分從產品全體中獨立出來而有市場價值，應該基於該 當市場價值計算侵害人所得利益即可，不需要考慮因果關係³⁷⁶。侵害專利權之一 部分與產品不可分而無獨立之市場價格時，才會發生貢獻率之問題。例如：於系 爭專利就是油電混合引擎等零件之專利，引擎以外的部分與侵權行為沒有因果關 係時，損害額應該不以汽車全體之價格（產品價格），而是以該當部分之價格（零 件之價格）來計算，這成為問題。

第 1 項 德國

第 1 款 實務見解與學說

375 黃銘傑，前揭註 282，頁 649。

376 設楽隆一(1985)，〈損害（2）─侵權行為により受けた利益の額〉，牧野利秋編，《裁判実 務大系 9 工業所有權訴訟法》，頁 338，青林書院。

在德國許多案件中，侵權人所得利益並不是只靠系爭專利，而是藉由與侵權 人的經營努力等其他因素之相互作用而獲得，因此被解釋為只需返還部份侵權人 利益³⁷⁷。

德國聯邦最高法院的其中三個判決明確揭示「以侵害人所得利益做為損害 賠償數額，其中侵害行為與侵害人所得利益二者間需具有因果關係」

、「損害賠償 之計算應依據實際情形以與專利相關最終產品之價值，或以與專利相關之零組件之 價值為基準」

、「專利權人僅能對因侵權行為所得利益之部分請求損害賠償，因為 並非所有利益均因侵權行為所貢獻而得利，因此法院對侵權行為所得利益之計算，

必須依據該新型專利所貢獻之程度予以估算（鑑定）」

。

第2款 考量因素

欲界定那些因素影響侵害人之獲益、發明之技術優點在侵權物銷售額所占比 重為何，德國通說認為無法透過調查而明確得知，僅能於個案由法院為合理的價 值判斷，因而無可避免的有其不確定性，甚而僅能大概性的估量及推測之

(geschätzt)，例如：比較侵權物與替代物之差異，繼而評估內容與發明關聯性之 認定，其判斷過程相近於「與有過失」之衡量(Mitverschuldensabwägung)及據此 而減輕賠償內容之程序與步驟，具體作法為：先臚列出交易相對人願意與侵害人 締結交易契約之所有因素，繼而評量各該因素之比重，最後在確定發明之技術優 點對於侵害人獲利之貢獻度及權利人可主張之賠償數額。侵權訴訟之當事人若爭 執侵害人之獲利多少比例來自於發明之技術優點，德國立法理係由法院依民事訴 訟法（ZPO）第 287 條（相當於台灣民事訴訟法第 222 條），衡量個案之相關事 實後決定之³⁸¹。

然而，關於此點， Gemeinkostenanteil 案件³⁸²中，聯邦最高法院民事一部做 出了新的判斷。亦即，侵權人所得利益返還請求就是不令侵權人主張在無侵權行

377 BGH vom 24. 2, 1961,GRUR 1961, p.354, Vitasulfal;vom 13. 7. 1973, GRUR 1974, p. 53(55), Nebelscheinwerfer。

378 BGH, GRUR 2001, 329, 332 –Gemeinkostenanteil。

379 BGH, GRUR 1995, 578-Steuereinrichtung II。

380 BGH, GRUR 1973, 74, 53-Nebelscheinwerfer。

381 李素華，前揭註 89，頁 1425。

382 飯塚卓也，前揭註 14，頁 226。

為時被害人亦無法得到與侵權人所得利益同等之利益，而是由於其為可全額返還 者，因此以侵權人之經營努力（交易關係之使用、經營知識、降低銷售價格等）

為由，不得進行比例主張（限定專利侵害之貢獻比例的主張）。以後，專利權侵 害案件究竟會不會採用如此解釋，值得注目³⁸³。

第 2 項 日本

第 1 款 實務見解與學說

對於特許法第 102 條第 2 項之「利益」，在大多採用「純利益說」之時代，

將產品販售所得之全部利益，解釋為「因侵權行為所受之利益」者很多，有學者 認為不應考慮貢獻率（全體利益說）³⁸⁴。

然而，目前實務上，貢獻率考慮說成為通說³⁸⁵，其理由為：專利侵權損害賠 償請求基於民法第 709 條，而民法第 709 條損害範圍與金額，依相當之因果關係 來劃定（最高院昭和 48(1973)年 6 月 27 日民集 27 巻 6 號 681 頁），因此，系爭 專利發明僅止於侵權產品之一部分時，應承認專利發明之貢獻率概念。此外，當 侵權物品中只有一部份是實施發明之部分時，有時實施系爭專利發明對於其販售 利益只有部分的貢獻，此時將侵權物品全部之販售利益都推定為專利權人之損害，

認定專利權人行使該權利，這給予專利權人過大的保護，並不妥當。從而，應該 將貢獻率之概念納入考量。

第 2 款 考量因素

關於在考慮專利發明之貢獻率時，考量因素該如何解釋之問題，學説上一般 認為，不僅製造成本之比例、販售價格之比例，還應考慮對專利發明之商品或勞 務價值、對消費者購買動機之貢獻有所影響之各種可能因素³⁸⁶。

383 飯塚卓也，前揭註 14，頁 226。

384 渋谷達紀，前揭註 76，頁 297、306。

385 田村善之，前揭註 13，頁 244。

386 飯村敏明・設楽隆一編，前揭註 352，頁 232。

關於此點，青柳昤子認為：「對專利品整體購買力具有因果關係（貢獻率）

之考慮因素，應包括系爭專利發明部分對整體產品銷售成果（顧客吸引力、消費 者選擇購買之動機等）具有不可欠缺性或重要程度、系爭專利發明部分對整體產 品在構成上之不可欠缺性或重要程度、其他部分之價值與系爭專利發明部分之價 值在整體產品中之相對評價、在整體產品中有無侵權人獨有技術等。此外，尚有 輔助性的考慮因素，包括系爭專利發明相關部分佔整體產品價格之比例等，應綜 合考量這些因素來認定貢獻程度。」³⁸⁷

法院亦考量可能影響到專利發明商品或勞務價值、對消費者購買動機之貢獻 的各種情事³⁸⁸，包括：一、可以提高貢獻率的因素。例如：對侵權物品而言，使 用專利技術為其重要的功能或因而令人有興趣，或專利技術之外其他功能僅為習 知技藝；顧客購買侵權產品係因其與專利品相同；因專利進步之處所致侵權產品 成本降低而可享有高額利潤，或因而帶來顧客強烈購買動機等；二、會降低貢獻 率的因素。例如：侵權物品在專利功能之外尚有許多其他功能或優點，侵權物品 有關專利實施部分的成本佔整體成本的比率不高；專利物品本身具備負面效益，

如經濟面不佳或物品體積佔空間等；專利技術進步之處的使用率不高，或除去該 技術不用而價格下降後，顧客仍然願意購買等。

近來有裁判例(例如，下述(四名古屋平成17(2005)年4月28日判決<移載装置 事件>等)認定專利發明之重要性（特別是具有新穎性、進步性之部分）之後，重 視顧客是否著眼於系爭專利發明之實施部分而購買，或是著眼於其他部分，而判 斷貢獻率，此點值得注目。

387 中山信弘，前揭註 4，頁 1038 頁。

388 高橋元弘，前揭註 332，頁 47-48。

貢獻率提高之因素 貢獻率降低之因素

第 3 款 舉證責任所在

向來，貢獻率考慮說之中，將現行第 2 項所規定「因侵權行為所得利益」的 文字，解釋為專利發明所貢獻之利益，認為由專利權人負系爭利益金額之舉證責 任的見解占比較多數。此見解基於如下理由：特許法第 102 條第 2 項是立法者考 慮到舉證侵權行為與損害之間有相當因果關係之困難度，為了在兩者間搭橋連結 而訂定。因此，侵權人所得利益額本身就是此搭橋連結之前提，因此，專利權人 必須依從一般原則舉證之。裁判例亦大多採用該見解。具體實務上，專利權人積 極主張被告在網站或宣傳廣告中強調之部分，是與系爭專利相關之部分。

相對於此，近年來如下見解³⁸⁹很有力：將同一文字解釋為整體利益，認為專 利權人負系爭整體利益額之舉證責任，另一方面，做為部分推翻依系爭全體利益 額推定之損害額的理由，認為應由侵權人負專利發明對系爭全體利益額貢獻率之 舉證責任（整體利益─非貢獻率舉證責任分配說）³⁹⁰。其見解認為，依照第 2 項 之立法意旨，應由侵權人負舉證責任。古城春美律師亦認為：「若解釋為專利權 人應舉證與侵權行為之有相當因果關係之利益額，第 1 項（筆者註：現行特許法 第 102 條第 2 項）推定規定之實益將被大幅抹殺。」因此，貢獻要因，應由侵權 人舉證³⁹¹。有見解認為，若考慮專利發明貢獻率之難易、當事人間之公平等，為 了救濟由專利權人舉證之困難性，侵權人應負貢獻要因之舉證責任。即使如此理 解，若法院彈性認定本條第 2 項之推定推翻，可確保結論之適當性。

第 4 款 可否部分推翻第 2 項之推定

第 1 目 問題所在

在日本，受到特許法 102 條第 1 項之影響，有見解將貢獻率之問題與推翻特 許法第 102 條第 2 項之問題分開討論。

389 惟依此見解之裁判例尚未見。參見中山信弘・小泉直樹，前揭註 57，頁 1654。

390 中山信弘・小泉直樹，前揭註 57，頁 1650－1651 。

391 古城春美(1998)，〈損害賠償請求〉，西田美昭‧熊倉禎男‧青柳昤子，《民事弁護と裁判実 務（8）知的財産權》，頁 333，ぎょうせい。

現行特許法第 102 條第 2 項，因為是法律上事實推定之規定，即使前提事實

「侵權人所得利益」被證明存在，若推定事實不存在，亦即，如果證明「專利權 人因侵權行為在現實上所受之損害額，比侵權人所得之利益為低」，亦可推翻同 項之推定。

惟為了證明「專利權人因侵權行為在現實上所受的損失額，比侵權人所得利 益為低」，僅是證明專利權人現實損失額應該比侵權人利益更低，如此證明程度 並不夠，實際上侵權人還是必須證明專利權人之現實損害額，並證明該損害額比 推定額低³⁹²。但是，要侵權人證明專利權人之現實損失額極為困難，所以在證明 前提事實(侵權人利益額)時，推翻同項推定變得極度困難。裁判例中亦幾乎均不 認定對同條項之推翻。

然而，平成 10(1998)年修法而新設之第 1 項但書規定，因侵權人之營業努力 等其他要因，使侵權人之讓渡數量無法做為專利權人喪失販賣之數量時，侵權人 舉證該情事，可扣除與其數量相當之金額。依據該規定，對損害額可做彈性的認 定。因此，近年來有力學說認為，依據第 2 項計算損害賠償額時，亦同樣需要彈 性認定，而且無理由採取與第 1 項計算不同之處理，依據第 2 項計算損害額時，

然而，平成 10(1998)年修法而新設之第 1 項但書規定，因侵權人之營業努力 等其他要因，使侵權人之讓渡數量無法做為專利權人喪失販賣之數量時，侵權人 舉證該情事，可扣除與其數量相當之金額。依據該規定，對損害額可做彈性的認 定。因此，近年來有力學說認為，依據第 2 項計算損害賠償額時，亦同樣需要彈 性認定，而且無理由採取與第 1 項計算不同之處理，依據第 2 項計算損害額時，