論專利侵權損害賠償計算-以侵權人所得利益計算方法為中心-

國立臺灣大學法律學院法律研究所 碩士論文

Graduate Institute of Law College of Law

National Taiwan University Master Thesis

論專利侵權損害賠償計算

-以侵權人所得利益計算方法為中心- Calculation of Damages in Patent Infringement Centered on Recovery of the Infringer’s Profits

橋本 愛 Ai Hashimoto

指導教授：黃銘傑 博士 Advisor：Ming-Jye Huang, Ph.D.

中華民國 103 年 1 月

January, 2014

謝詞

時間過得真快，我的留學生活就快要結束了。回想這兩年五個月，有許多回 憶，似乎都像昨天才剛發生一樣。留學生活，對我而言，是一大挑戰。2011 年 8 月剛來台灣時，我雖然完全不會中文，但馬上就要開學上課，而且還要照顧當時 不到兩歲的女兒。在外國一邊唸書一邊帶孩子，真不是簡單的事，我每天都不知 所措，欲哭無淚，當時的我完全無法想像畢業時的情景。若沒有大家的支持，根 本走不到這裡。我真的很感謝大家。

首先，衷心感謝黃銘傑教授的耐心指導與鼓勵，促使本論文得以順利完成。

您從容幽默的風範、淵博的知識，總是令我佩服不已。感謝論文口試委員沈宗倫 教授與李素華教授，提供諸多寶貴意見與建議，讓本論文更加完整，謹致以最深 的感謝與敬意。

其次，感謝王能君老師。我第一次修習的課就是您的課。若沒有王老師的鼓 勵，我應該早就放棄了。我胸中充滿了對您的感謝之情。

此外，我還要感謝我的中文老師。若沒有您，恐怕我一輩子也不會用中文溝 通，更別說用中文寫畢業論文了。

我想要感謝ㄧ直幫助我、關心我，還有鼓勵我的朋友們，真的很謝謝大家。

我們的年紀、經驗或國籍各自不同，但是相聚時總是豐富又有趣。你們的存在總 是給我很大的鼓勵。

我還要感謝兼子‧岩松法律事務所的同事。我決定留學時，已經當了六年的 律師，正值經驗逐漸累積、要開始指導晚輩的年紀。儘管如此，您們還是願意讓 我到台灣唸書，我真的很感謝您們，希望日後能夠回報這份情誼。

當然，還要感謝我先生，在留學生活中不斷給我支持與鼓勵，讓我可以無後 顧之憂地攻讀學位。若結婚對象不是你，我的留學生活應該無法繼續下去。

最後，我要感謝我最愛的女兒，沙奈。剛出生時，你的體重只有 2098 公克，

身體不算健康。來台灣以前，我一直煩惱要不要帶你一起去台灣。然而，透過在 台灣的生活，你真的長大了。你的笑容給我很大的幸福與鼓勵。我真的感謝你，

真心愛你。我總是告訴我自己，就算再辛苦也一定要努力去克服，絕對不可以放 棄。將來，你應該會面臨很多挫折，那時候我希望你不要放棄，一直努力下去。

現在的我很確定在台灣的所有體驗對我都非常有意義。許多美好的回憶日 後一定會鼓勵我勇敢面對ㄧ切。雖然現在不知道將來的發展，可是無論如何，我 都一定會相信自己，珍惜著每個機會，勇敢向前。

總之，我愛台灣，我愛台灣大學，我愛在台灣認識的所有人，謝謝大家。助

、指導、關懷的老師、同學、好友與家人們。衷心的感謝您們，有你們真好 橋本愛 (兼子・岩松法律事務所 日本律師 小佐野愛)

中文摘要

專利侵權損害賠償制度是專利制度能否發揮功用的關鍵。為了計算專利權人 之損害，必須要「假設」沒有發生侵權的經濟市場。然而，市場因素多種多樣又 具有變動性，且各個變數間相互牽動，原本即不易掌握。因此，專利侵權損害賠 償的計算，現實上不可能達到像數學運算般正確或極為精確的解答。

於是，為了減輕專利權人之舉證負擔，台灣專利法第97條以下特別規定專利 侵權損害賠償計算方法。其中，台灣專利權人援用現行專利法第97條第1項第2款 所規定之侵權人所得利益計算方法而提出訴訟，似乎頗為頻繁。

然而，侵權人所得利益計算方法有不太符合傳統民法上損害賠償制度之疑慮。

而且，2011年專利法修法時，雖然懲罰性損害賠償之規定以「不符合一般民事損 害賠償制度之損害填補」為理由被刪除，但2013年修法時，卻又以「關於智慧財 產權侵害之損害賠償計算，已不再侷限於填補損害之概念」為理由，恢復原來的 懲罰性損害賠償規定。鑑於如此之狀況，台灣實務是否能夠釐清民法上損害賠償 制度與專利侵權損害賠償制度之關係，非無疑問。如此狀況會引起法院對於此一 計算方法做出有所矛盾及不安定之解釋。鑑於專利侵權損害賠償訴訟已成為現今 商業競爭之重要手段，如此不安定情形會可能影響到產業發展，並非妥當。

本論文所採用的研究方法主要有三:第一是文獻閱讀分析，探討目前學說及 實務上對於現行專利法第97條第1項第2款的解釋；第二是重新檢討專利侵權損害 賠償訴訟之蒐證程序。計算方法與蒐證手段，共同影響了專利侵權損害賠償之計 算，這兩者之間妥適調整與運用，才能達到專利法制立法目的。第三是是比較法 研究，介紹德國法與日本法關於侵權人所得利益計算方法的解釋與發展，作為台 灣法上解釋適用的借鏡。

德國法、日本法與台灣法上專利侵權損害賠償的計算方法；第 4 章比較並探討德 國法、日本法與台灣法上侵權人所得利益計算方法與民法上損害賠償制度之關係；

第 5 章比較並探討德國法、日本法與台灣法上侵權人所得利益計算方法之具體適 用；第 6 章為專利侵權損害賠償訴訟之蒐證程序；第 7 章為結論，將對前面各章 的研究成果做一總結。

關鍵詞：專利權、專利侵權、損害賠償、損害計算、填補損害、侵權人所得利益 計算方法

Abstract

The system of patent infringement damages is a crucial factor in determining whether the patent system is effective or not. To calculate the damage suffered by a patentee, no infringement is presumed to have occurred in the economic market.

However, since market factors are varied and variable, intertwining with one another, it is in practice impossible to arrive at a correct or precise answer in the calculation of damages as in arithmetic.

To lessen the patentee’s burden of proof, therefore, Article 97 et seq. of the R.O.C.

Patent Act specifically provide for the calculation methods. In particular, it is

apparently common for patentees to apply the method in Subparagraph 2, Paragraph 1.

Yet, such calculation methods does not conform to the system of damages under the Civil Code. While the provision on punitive damages was struck out in the 2011 amendment to the Patent Act by reason that it “fails to conform to the general system of civil damages regarding the remedy of damage," it was reinstated in the 2013 amendment on the grounds that “the calculation of damages for infringement upon intellectual property rights is not limited to the remedy of damage.” In this case, whether the relationship between the damages system under the Civil Code and patent infringement damages can be clarified in legal practice in Taiwan is not

unquestionable. The situation will also give rise to contradictory and inconsistent court interpretations of such calculation method. In view of the fact that claims of patent infringement damages have become an important means of business

competition nowadays, the inconsistency may impact industrial development thus is not appropriate.

Three research methods have been employed in this thesis: The first is document

analysis of current interpretations by scholars and practitioners of Subparagraph 2, Paragraph 1 of Article 97 of the Patent Act. The second is review of the discovery process of a patent infringement suit. Both the calculation method and discovery method affect the calculation of damages for patent infringement. Only when these two methods are properly adjusted and employed will the legislative purpose of the patent system be achieved. The third is comparative research, whereby German and Japanese laws are introduced to elucidate the interpretation and development of the calculation method based on the profit earned by the infringer as reference in the interpretation and application of R.O.C. laws.

This thesis consists of seven chapters: Chapter 1 outlines the purpose and

framework of the thesis, and scope and methods of research. Chapter 2 studies the features of patent infringement damages. Chapter 3 presents and compares the methods of calculation of patent infringement damages under German, Japanese and R.O.C. laws. Chapter 4 compares and examines the relationship between the

calculation method based on the profit earned by the infringer and the damages system under the Civil Code under German, Japanese and R.O.C. laws. Chapter 5 compares and examines the specific application of the calculation method based on the profit earned by the infringer under German, Japanese and R.O.C. laws. Chapter 6 presents the discovery process of a patent infringement suit. Chapter 7 concludes the research results in the preceding chapters.

Keywords：patent right, patent infringement, compensation for damage, damage calculation, compensatory damage, recovery of the infringer’s profits

簡目

第 1 章 緒論 ... 1

第 1 節 研究動機 ... 1

第 2 節 研究範圍與方法 ... 3

第 3 節 論文架構 ... 4

第 2 章 專利侵權損害賠償之特殊性 ... 5

第 1 節 專利權之特殊性 ... 5

第 2 節 專利侵權行為之特殊性 ... 10

第 3 節 損害賠償金額「適切」計算之必要性 ... 12

第 4 節 損害賠償計算之困難性 ... 13

第 5 節 小結 ... 13

第 3 章 專利侵權損害賠償計算方法 ... 15

第 1 節 德國法 ... 15

第 2 節 日本法 ... 22

第 3 節 台灣法 ... 35

第 4 節 小結 ... 46

第 4 章 侵權人所得利益計算方法與侵權行為法之關係 ... 48

第 1 節 德國法 ... 48

第 2 節 日本法 ... 68

第 3 節 台灣法 ... 89

第 4 節 小結 ... 109

第 5 章 侵權人所得利益計算方法之具體適用 ... 115

第 1 節 「利益」 ... 115

第 2 節 可否以財政部同業利潤標準淨利為侵害人之所得利益 ... 144

第 3 節 貢獻率 ... 146

第 4 節 故意‧過失 ... 161

第 5 節 「損害」證明之要否 ... 163

第 6 節 懲罰性賠償之同時適用 ... 170

第 7 節 小結 ... 170

第 6 章 專利侵權損害賠償訴訟之蒐證程序 ... 172

第 1 節 日本法 ... 172

第 2 節 台灣法 ... 190

第 3 節 小結 ... 203

第 7 章 結論 ... 217

參考文獻 ... 212

詳目

第 1 章 緒論 ... 1

第 1 節 研究動機 ... 1

第 2 節 研究範圍與方法 ... 3

第 3 節 論文架構 ... 4

第 2 章 專利侵權損害賠償之特殊性 ... 5

第 1 節 專利權之特殊性 ... 5

第 1 項 因客體之不同所產生之性質差異 ... 5

第 1 款 無體性 ... 5

第 2 款 無返還請求權 ... 6

第 3 款 權利存在及存續之不安定性 ... 6

第 4 款 權利客體範圍之不明確性 ... 7

第 2 項 立法政策上保護之差異 ... 7

第 1 款 權利之有限期性 ... 8

第 2 款 有關權利行使之義務 ... 8

第 3 款 公共利益上之限制 ... 9

第 1 目 強制授權制度 ... 9

第 2 目 權利效力之限制 ... 9

第 3 目 因無繼承人之權利消滅 ... 10

第 2 節 專利侵權行為之特殊性 ... 10

第 1 項 侵權行為的高度或然性 ... 10

第 2 項 侵權行為之不易發現性 ... 11

第 3 項 取證及認定之困難性 ... 11

第 3 節 損害賠償金額「適切」計算之必要性 ... 12

第 4 節 損害賠償計算之困難性 ... 13

第 5 節 小結 ... 13

第 3 章 專利侵權損害賠償計算方法 ... 15

第 1 節 德國法 ... 15

第 1 項 專利侵權行為之基本構成要件 ... 15

第 2 項 專利侵權損害賠償計算方法 ... 15

第 1 款 概要 ... 15

第 2 款 專利侵權損害賠償計算方法 ... 16

第 1 目 專利權人所失利益計算方法 ... 16

第 2 目 侵權人所得利益計算方法 ... 17

第 3 目 類推式授權之計算方法 ... 18

第 3 項 不當得利返還請求權 ... 20

第 4 項 刑事責任 ... 21

第 2 節 日本法 ... 22

第 1 項 專利侵權行為之基本構成要件 ... 22

第 2 項 專利侵權損害賠償計算方法 ... 23

第 1 款 特許法第 102 條第 1 項 ... 23

第 1 目 立法沿革 ... 24

一、昭和 34(1959)年修法 ... 24

二、民法第 709 條之缺點 ... 25

三、舊特許法第 102 條第 1 項與舊特許法第 102 條第 2 項之 缺點 ... 26

四、平成 10(1998)年修法 ... 27

第 2 目 平成 10(1998)年修法前後損害賠償額認定之比較 ... 28

第 2 款 現行特許法第 102 條第 2 項 ... 29

第 3 款 現行特許法第 102 條第 3 項 ... 29

第 1 目 立法沿革 ... 30

一、昭和 34(1959)年修法 ... 30

二、平成 10(1998)年修法 ... 30

第 2 目 平成 10(1998)年修法後之情形 ... 31

第 3 項 不當得利返還請求權 ... 33

第 4 項 刑事責任 ... 34

第 3 節 台灣法 ... 35

第 1 項 專利侵權行為之基本構成要件 ... 35

第 2 項 專利侵權損害賠償計算方法 ... 37

第 1 款 專利權所失利益計算方法 ... 37

第 1 目 具體損害計算說 ... 37

第 2 目 差額說 ... 38

第 2 款 侵權人所得利益計算方法 ... 39

第 1 目 總利益說 ... 39

第 2 目 總銷售額說 ... 40

第 3 款 合理權利金計算方法 ... 40

第 1 目 2011 年修法 ... 40

第 2 目 2013 年修法

... 42

第 4 款 懲罰性賠償制度 ... 42

第 1 目 2011 年修法 ... 42

第 2 目 2013 年修法 ... 43

第 3 項 不當得利返還請求權 ... 45

第 4 項 不法無因管理 ... 45

第 5 項 刑事責任 ... 46

第 4 節 小結 ... 46

第 4 章 侵權人所得利益計算方法與侵權行為損害賠償制度之關係 ... 48

第 1 節 德國法 ... 48

第 1 項 民法傳統侵權行為損害賠償制度 ... 49

第 1 款 「損害」概念 ... 49

第 2 款 損害賠償制度之功能 ... 51

第 2 項 侵權行為損害賠償制度之轉變 ... 52

第 1 款 損害賠償制度之功能之轉變 ... 52

第 2 款 「損害」概念之轉變－規範的損害概念－ ... 55

第 3 款 德國民刑分立論之崩解 ... 57

第 3 項 侵權人所得利益計算方法與侵權行為損害賠償制度之關係 ... 58

第 1 款 差額說之限界 ... 58

第 2 款 不法無因管理之類推適用 ... 59

第 3 款 專利侵權損害賠償制度之「預防」「制裁」功能 ... 63

第 4 款 規範的損害概念－市場機會(Marktchance)- ... 66

第 2 節 日本法 ... 68

第 1 項 民法傳統侵權行為損害賠償制度 ... 69

第 1 款「損害」概念 ... 69

第 2 款 損害賠償制度之功能 ... 70

第 2 項 侵權行為損害賠償制度之轉變 ... 71

第 1 款「損害」概念之轉變 ... 71

第 2 款 侵權行為損害賠償制度之轉變 ... 72

第 1 目 歷史的展開 ... 72

第 2 目「預防」「制裁」功能與民刑分立論之關係 ... 78

第 3 項 侵權人所得利益計算方法與侵權行為損害賠償制度之關係 ... 80

第 1 款 與民法損害賠償制度之關係 ... 80

第 2 款 特許法第 102 條第 2 項之重新構築 ... 82

第 1 目 侵權行為法架構外之重新構築 ... 82

一、不當得利 ... 83

二、準事務管理 ... 83

第 2 目 侵權行為法架構內之重新構築 ... 85

一、專利侵權損害賠償制度之功能 ... 86

二、特許法特有「損害」概念之可能性－規範的損害論 . 87 第 3 節 台灣法 ... 89

第 1 項 民法傳統侵權行為損害賠償制度 ... 91

第 1 款 填補損害 ... 91

第 2 款 預防損害 ... 92

第 2 項 侵權行為損害賠償制度之轉變 ... 92

第 1 款 實務上之傾向 ... 92

第 1 目 非財產上損害之損害賠償 ... 93

第 2 目 詐取股票出賣之案例 ... 95

第 3 目 實務上之傾向 ... 96

第 2 款 懲罰性賠償制度 ... 97

第 1 目 懲罰性賠償制度之功能 ... 97

一、制裁功能 ... 98

二、嚇阻(預防)功能 ... 98

三、損害填補功能 ... 99

四、私人執行法律功能 ... 100

第 2 目 懲罰性賠償制度與「民刑分立論」之關係 ... 100

第 3 款 侵權行為損害賠償制度之「預防」「制裁」功能 ... 101

第 3 項侵權人所得利益計算方法與侵權行為損害賠償制度之關係 ... 103

第 1 款 與損害填補原則之關係 ... 103

第 2 款 法律性質 ... 103

第 1 目 不法無因管理 ... 103

第 2 目 侵權人所得利益計算方法之「規範功能」 ... 106

一、不當得利之剝奪 ... 106

二、侵權行為之遏止 ... 107

第 3 目 「損害」概念 ... 108

第 4 節 小結 ... 109

第 1 項 民法傳統侵權行為損害賠償制度之轉變 ... 109

第 2 項 專利侵權損害賠償制度之「預防」「制裁」功能 ... 110

第 3 項 今後之課題 ... 112

第 5 章 侵權人所得利益計算方法之具體適用 ... 115

第 1 節 「利益」 ... 115

第 1 項 德國 ... 115

第 1 款 實務見解與學說 ... 115

第 2 款 德國司法實務動向 ... 117

第 3 款 舉證責任所在 ... 120

第 2 項 日本 ... 120

第 1 款 實務見解與學說 ... 120

第 1 目 純利益說 ... 120

第 2 目 粗利益說 ... 121

第 3 目 限界利益說 ... 121

一、專利權人限界利益說 ... 122

二、侵權人限界利益說 ... 123

第 2 款 日本司法實務動向 ... 124

第 1 目 實務見解 ... 125

第 2 目 考量因素 ... 129

第 3 目 舉證責任 ... 130

第 3 項 台灣 ... 131

第 1 款 實務見解 ... 132

第 2 款 舉證責任所在 ... 141

第 4 項 本文見解 ... 141

第 2 節 可否以財政部同業利潤標準淨利為侵害人之所得利益 ... 144

第 3 節 貢獻率 ... 146

第 1 項 德國 ... 146

第 1 款 實務見解與學說 ... 146

第 2 款 考量因素 ... 147

第 2 項 日本 ... 148

第 1 款 實務見解與學說 ... 148

第 2 款 考量因素 ... 148

第 3 款 舉證責任所在 ... 151

第 4 款 可否部分推翻第 2 項之規定 ... 151

第 1 目 問題所在 ... 151

第 2 目 學說 ... 152

第 3 目 實務見解 ... 153

第 4 目 與貢獻率之關係 ... 154

第 3 項 台灣 ... 155

第 1 款 實務見解與學說 ... 155

第 2 款 考量因素 ... 156

第 3 款 舉證責任所在 ... 159

第 4 項 本文見解 ... 159

第 4 節 故意‧過失 ... 161

第 5 節 「損害」證明之要否 ... 163

第 1 項 德國 ... 163

第 2 項 日本 ... 164

第 1 款 實務見解與學說 ... 164

第 2 款 最近實務動向 ... 165

第 3 項 台灣 ... 167

第 4 項 本文見解 ... 169

第 6 節 懲罰性賠償之同時適用 ... 170

第 7 節 小結 ... 170

第 6 章 專利侵權損害賠償訴訟之蒐證程序 ... 172

第 1 節 日本法 ... 172

第 1 項 證據保全 ... 173

第 1 款 概要 ... 173

第 2 款 實務上之運用 ... 174

第 2 項 文書提出命令 ... 175

第 1 款 立法意旨 ... 175

第 2 款 與民事訴訟法上之「文書提出命令」之關係 ... 177

第 1 目 「正當理由」與營業秘密 ... 177

第 2 目 包含營業秘密文書之閱覽與抄錄等 ... 179

第 3 目部分文書提出命令 ... 181

第 3 款 in-camera 手續 ... 182

第 3 項 計算鑑定 ... 182

第 1 款 立法意旨 ... 182

第 2 款 說明義務 ... 185

第 3 款 實務上之評價 ... 186

第 1 目 肯定性評價 ... 186

第 2 目 問題點 ... 188

第 4 項 相當損害額之認定 ... 189

第 2 節 台灣法 ... 190

第 1 項 保全證據 ... 190

第 1 款 概要 ... 190

第 2 款 與營業秘密之關係 ... 194

第 3 款 實務上之運用 ... 196

第 2 項 提出文書義務 ... 197

第 1 款 民事訴訟法之規定 ... 197

第 2 款 與營業秘密之關係 ... 197

第 1 目 無正當理由不從法院命令之效果 ... 198

第 2 目 包含營業秘密文書之閱覽與抄錄等 ... 199

第 3 項 鑑定 ... 201

第 4 項 法院依心證定損害數額 ... 202

第 3 節 小結 ... 203

第 1 項 證據保全 ... 203

第 2 項 提出文書義務 ... 204

第 3 項 鑑定 ... 205

第 7 章 結論 ... 217

參考文獻 ... 212

圖目錄

圖 1 司法決定權利金比率推移 ... 32

圖 2 各國專利侵權損害賠償計算方法與刑事責任 ... 47

圖 3 「填補損害」與「預防」「制裁」功能之關係 ... 111

圖 4 「得扣除成本或必要費用之範圍」 ... 123

圖 5 貢獻率-考量因素(日本) ... 150

圖 6 日本計算鑑定人制度 ... 184

第 1 章 緒論

第1節 研究動機

台灣專利法¹第1條規定：「為鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，

以促進產業發展，特制定本法。」。

人類現在的發展是過去的智慧結晶，為了經濟，尤其是產業的發展，必須盡 量將有用的知識、發明公諸於世。然而，技術發明是一種技術性思想，亦即，所 謂的「資訊」若任其自生自滅，供應給市場的量將會嚴重不足。尤其因為現代許 多實用發明是企業投入大量資本打造出來的，為了形成創造發明的誘因，必須有 人為措施讓其投入之資本得以回收。基於此一需求，各國專利法根據發明者的申 請給予專利，藉由保障發明者獨佔其發明、實施權利等，形成創造及公開發明之 誘因²。

然而，由於專利發明為公開之資訊，容易遭受他人利用、侵害且排除費用高，

加上他人之利用、侵害不會影響專利權人之實施，一般來說，侵害之發現、預防 與阻止均十分困難。因此，在專利制度中，事後之損害賠償制度可說在權利保護 上扮演了重要角色。

但是，專利侵權損害賠償的計算，現實上不可能達到像數學運算般正確或極 為精確的解答。為了計算專利權人之損害，必須要先「假設」沒有發生侵權的經 濟市場。但是，市場因素多種多樣又具有變動性，且各個變數間相互牽動，原本 即不易掌握。因此，專利權人要舉證自身之損害有其困難，能獲得之損害賠償亦 有可能遠低於損害，況且，考量到訴訟所需的龐大費用等，即使專利權遭侵害，

專利權人甚至有可能不提起訴訟。如此情況將益發助長「侵權較合算」的狀況，

1 台灣專利法以一部法律同時規範發明專利、新型專利及設計專利三種專利形態。相對於此，德 國則分屬三部法律規範之，亦即發明專利法、新型法及設計法。日本也分屬三部法律規範之，

亦即特許法、實用新案法及意匠法。本文以下所稱之專利法及專利權，若未特別指明者乃指發 明專利法及發明專利權。惟本文引用日本法時，皆以「特許法」稱之。

2 田村善之(2004)，《知的財産法》，3 版，頁 9-13，有斐閣。

將使專利權人不願利用專利侵權訴訟保護其專利權，進而可能會影響到專利權人 申請專利權的意願。這將導致與前述台灣專利法第 1 條專利權之設立宗旨明顯背 道而馳的結果。

由於僅依據民法上規定，無法解決如上問題，因此，為了減輕專利權人之舉 證困難，各國專利法均特別規定專利侵權損害賠償計算方法。台灣、德國及日本 專利侵權損害賠償的計算方法，大概可以分為三種類型。一、民法上專利權人所 失利益計算方法(德國民法第 249 條、台灣民法第 216 條、日本民法第 709 條)以 及其修正型(台灣專利法第 97 條第 1 項第 1 款但書、日本特許法第 102 條第 1 項。)

（以下將此類型計算方法皆簡稱為「專利權人所失利益計算方法」)；二、以侵 權人因侵權行為所得利益所得利益為計算損害賠償基礎之計算方法（台灣專利法 第 97 條第 1 項第 2 款、德國專利法 139 條第 2 項第 2 句、日本特許法第 102 條 第 2 項。以下將此類型計算方法皆簡稱為「侵權人所得利益計算方法」）；三、

依授權實施該發明專利所收取之權利金為計算損害賠償基礎之計算方法(台灣專 利法第 97 條第 1 項第 3 款、德國專利法第 139 條第 2 項第 3 句、日本特許法第 102 條第 3 項，以下將此類型計算方法皆簡稱為「權利金相當額計算方法」)³。 除了此三種計算方法以外，台灣專利法還有懲罰性賠償制度(台灣專利法第 97 條 第 2 項)。

在各種計算方法中，在台灣，專利權人以侵權人所得利益計算方法為請求權 基礎提出訴訟，似乎頗為頻繁。這個計算方法的優點就是可聚焦於侵權人所得利 益，使專利權人不須公開企業內部營業秘密。另外，專利權人本身獲利能力相對 較弱，但侵權人之獲利能力強時，將可取得更高賠償金額。

然而，目前勝訴率與判賠額偏低 專利侵權訴訟件數還是不多，台灣國民在 國內申請之數量也減少。其原因可能在於侵權人所得利益計算方法之如下缺點：

侵權人所得利益計算方法有不太符合傳統民法上損害賠償制度之疑慮，而舉證侵 權人利益所需的證據均偏在於侵權人一方，專利權人極難取得該證據。關於前者 缺點，2011 年專利法修法時，雖然懲罰性損害賠償之規定以「不符合一般民事損 害賠償制度之損害填補」為理由被刪除，但 2013 年修法時，卻又以「關於智慧

3 各國計算方法雖然有所不同，為了方便比較其差異，各計算方法簡稱如上。

財產權侵害之損害賠償計算，已不再侷限於填補損害之概念」為理由，恢復原來 的懲罰性損害賠償規定。鑑於如此狀況，台灣實務是否能夠釐清民法損害賠償制 度與專利侵權損害賠償制度之關係，非無疑問。如此狀況會引起法院對於此一計 算方法做出之有所矛盾及不安定之解釋。若不解決此問題，可能造成專利權人不 願意利用專利侵權損害賠償訴訟保護其專利權，甚至不願意在台灣申請專利。鑑 於專利侵權損害賠償訴訟已成為現今商業競爭之重要手段，如此情形更可能會影 響到產業發展，並非妥當。

本文認為，為了解決如此狀況，必須將侵權人所得利益計算方法在理論上尚 未明瞭之部分明確化，藉此得出一致性的解釋，並重新檢討台灣在蒐證手段上的 問題。

總之，本論文之目的為聚焦於專利侵權損害賠償計算方法中的侵權人所得利 益計算方法，重新檢討其實體法上之理論問題及程序法上之蒐證手段。

第2節 研究範圍與方法

研究如上問題時，德國法實務見解與學說的發展對台灣法亦提供許多協助。

若考量到損害賠償法在構造上的差異及損害論發展至今之不同情勢，不應該單純 地比較、模仿德國法實務見解與學說。然而，就損害賠償法整體而言，台灣解釋 理論之發展可說受到德國法理論極大影響。而且在德國，權利金相當額計算方法 (德國專利法第 139 條第 2 項第 3 句)因證明上之難處較少，且較為簡便，以往雖 然依據該計算方法的案例最多。但 2000 年 Gemeinkostenanteil 案件(新型專利)以 後，依據侵權人所得利益計算方法所計算出損害賠償額之案例逐漸增加，結果後 者成為最常被採用的計算方法。

因此，在台灣，為了建立適切的專利侵害損害賠償制度，整理、研究德國法 理論一定會有重要的幫助。但是在德國法的部分，由於語言問題及可取得之資料 的限制，未必能進行充分檢討。特別是德國法關於蒐證手段的部分，因時間有限，

本論文並未納入檢討。

相對於此，在日本，適用侵權人所得利益計算方法(日本特許法第 102 條第 2 項)案例已逐漸減少了。在平成 10(1998)年專利法修法設置了現行特許法第 102 條第 1 項以來，許多案例皆用到現行特許法第 102 條第 1 項，這導致了損害賠償 額高額化。雖然日本司法實務亦受到德國法的影響，但日本司法實務的發展的方 向，與德國實務似乎不一致。在日本，對於侵權人所得利益計算方法之理論問題 與舉證困難，新設其他計算方法(特許法第 102 條第 1 項)而計算鑑定人制度(特 許法 105 條之 2)等來解決問題。日本與德國之發展方向之差異該如何解釋，這個 問題對於將來台灣實務一定會有幫助。因此，本論文，除了德國司法實務以外，

亦整理、研究了日本司法實務與學說。

本論文所採用的研究方法主要有三:第一是文獻閱讀分析，探討目前學說及 實務上對於現行專利法第97條第1項第2款的解釋；第二是重新檢討專利侵權損害 賠償訴訟之蒐證程序。計算方法與蒐證手段，共同影響了專利侵權損害賠償之計 算，這兩者之間妥適調整與運用，才能達到專利法制立法目的。第三是是比較法 研究，介紹德國法與日本法關於侵權人所得利益計算方法的解釋與發展，作為台 灣法上解釋適用的借鏡。

第3節 論文架構

日本法與台灣法侵權人所得利益計算方法與民法上損害賠償制度之關係；第5章 比較並探討德國法、日本法與台灣法侵權人所得利益計算方法之具體適用；第6 章為專利侵權損害賠償訴訟之蒐證程序；第7章為結論，就前面各章的研究成果 做一總結。

第2章 專利侵權損害賠償之特殊性

專利法之客體、立法政策與一般民法理論有所不同。專利侵權行為具有特 殊性，而專利侵權損害賠償額則具有難以計算之特殊性，故討論專利侵權損害賠 償之課題時，應以專利權之特殊性及專利政策之角度為出發點。

第1節 專利權之特殊性

專利權的對象，即發明（技術性思想）的性質，與所有權之對象，即物品的性質 不同，專利法與所有權法的存在理由亦有所不同⁴。

在比較所有權與專利權之性質時必須留意如下兩點：一、因客體之不同所產 生之性質差異；二、為達成智慧財產法之目的應考慮立法政策上的差異。

第1項 因客體之不同所產生之性質差異

第1款 無體性

所有權係指，對於物品之絕對性支配權利（日本民法第206條、台灣民法第 765條），而所謂「物品」一般係指有體物（日本民法第85條）⁵。有體物藉由所 有人之管理、保管，可以事前預防他人的非法利用或侵奪。而且物品若被侵奪亦 能很快地查覺。

4 中山信弘(2012)，《特許法》2 版，頁 283，弘文堂。

5 日本民法上「物」概念限於有體物。相對於此，台灣民法對於「物」的定義，沒有明確的說明，

只規定了物包括動產和不動產。因此法律學者普遍認為民法上的「物」，不應該侷限在有體物(葉 雪鵬(2008)，〈「物」是什麼〉，《法 律 時 事 漫 談 》 ， 網 站 ：

http://www.moj.gov.tw/ct.asp?xItem=26581&ctNode=13786&mp=001(最後瀏覽日：01/10/2014)

相對於此，專利權為以促進技術進步為目的之智慧財產權，將「技術思想」

(無體物)作為保護對象，其性質上屬於無體財產權之一環。 民法初創時，立法 者無法了解無體財產權之重要性，然而，無體財產權在今日已扮演著比傳統有形 財產更重要的角色。相較於有體物，其侵害無法採取物理上的事前防止對策，在 本質上能夠在同時不相斥地被多數人加以使用。再者，專利技術透過專利公報等 公開系統公諸於世，任何地方、任何人皆可以接近，結果，專利侵害可根據已公 開之資訊單方面地進行。

第2款 無返還請求權

由於所有權以對有體物之全面性、排他性支配為內容，具有絕對性的權利，

因此包含如下三種物權請求權：一、所有權內容之實現遭佔有以外之方法妨礙時，

要求除去該侵害之請求權，亦即除去妨害請求權。二、因他人佔有所有權之目的 物，使得所有權內容無法實現時，要求回復所有權內容之請求權，亦即返還請求 權。三、現實上雖然未發生所有權之侵害，但有發生侵害之虞時，要求防止該侵 害之請求權，亦即防止妨害請求權（這些統稱為物權請求權）。這三種請求權在 裁判例、學說上皆受認可而無異論（日本民法第197條以下，台灣民法第767條第 1項以下）。

相對於此，專利權沒有返還請求權。這是因為有體物之佔有僅為一人所為，

為了回復對該物品之支配，返還請求權有其必要；而專利權之對象為無體物，無 法「佔有」之。因此，第三人不需從專利權人處奪取其佔有之行為，即可隨時、

隨地，且不受數量上之限制地於事實上實施。此外，第三人即使在無權利情形下 實施，亦不會妨礙到專利權人本人的實施。

第3款 權利存在及存續之不安定性

個人之所有權在國家形成以前便已存在，國家為保護、實現個人所有權，即 以存在此一自然權性質之所有權思想為前提，因此，所有權概念在法律形成以前

就已獲得承認。由於所有權之權利客體為有體物，所有權此一權利之存在與否，

幾乎不構成問題。

另一方面，由於專利權之客體為無體物，無法以感官認知，此外權利之存在 與否是由立法政策認定，一般而言要判斷權利是否存在有所困難。因此，專利權 之發生採嚴格的審查制度（審查主義）以及註冊主義，藉此將權利之發生（權利 之存在）明確化。然而，審查制度不可能仔細地找出專利權註冊要件不備之處，

即使已經完成註冊，仍有可能發生權利不存在之事態，因此而有無效審判等制 度。

第4款 權利客體範圍之不明確性

關於「有體物」，權利所及範圍明確，且權利之存在與否幾乎不可能構成爭 議⁶。

相對於此，專利權係以發明為技術思想之客體，而技術思想本身為抽象之概 念，故專利權相較於一般有體物，其權利邊界尚須透過申請專利範圍(claims)的 解釋始能確定，其權利範圍本質欠缺直接的明確性⁷。由於專利範圍的解讀是一個 很複雜且專業的領域，因此在如文義讀取、全要件、均等論判斷的解讀上亦會因 人而異，這也使得已經有權利不安定特徵的專利權，又會因專利範圍不明確，而 使得專利侵權訴訟更加複雜且難以預測。

第2項 立法政策上保護之差異

基於立法政策上承認類似所有權之獨佔、排他性質的權利，以做為強力保護之價

6 雖然有是否為無主物或不動產界線之爭議，但以權利之存在為其前提，該爭議不過是其歸屬之 爭。

7 沈宗倫(2011)，〈專利侵害責任範圍因果關係的合理詮釋與再建構〉，《科技法學評論》，8 卷 1 期，頁 4。

值判斷，專利法在立法政策上被賦予了獨佔性質的排他權（台灣專利法第58條第 1項、日本特許法第68條）。

因此，專利權之性質自然未必能採用與所有權相同的理解，法律上可能會承 認與所有權相異之內容，或可能加入所有權所不會承認之立法政策限制。換言之，

專利權具有根據政策性判斷來決定其要件及效果之性質。

第1款 權利之有限期性

所有權等傳統民法上之權利具有所謂的恆久性，不會因為一定期間之經過而 消滅。

相對於此，專利權在法定的期限內有其效力，期限屆滿就喪失時效而變為公 共財。這是因為，若允許專利權人永久獨佔專利權，可能會連基於該發明所做出 之改良發明也遭永久禁止，反而妨礙產業發展、違背社會整體利益。此外，藉由 至少承認權利存續期間內的獨佔、排他性支配權（可獲取利益），能帶來研究開 發等之誘因，不會對專利權人形成顯著之不利益。

第2款 有關權利行使之義務

由於專利權是獨佔性的排他權，如不實施該等專利，可能妨礙他人之實施。

因此，若考量到對產業、技術發展的貢獻，即使承認專利權為獨佔、排他性之權 利，對專利權人至少也應課以專利發明之實施義務。

然而，專利權人若將原本可當作秘密隱藏起來的優良發明早日公開其技術，

社會大眾因此能盡早享受新技術所帶來之利益，同時他人可以以發明人公開之技 術為基礎，進一步改良相關技術，最後社會整體技術水準將因而有所提升。如此 一來，即使不實施亦能對社會有所貢獻。若對所有專利權人課以實施義務，恐有 使專利權人隱匿其技術，不使他人得知之虞⁸。

8 金井高志(2012)，《民法でみる知的財産法》，2 版，頁 72，日本評論社。

因此，日本特許法在一定範圍內承認實施義務。例如，日本特許法第83條規 定：專利發明的實施連續3年以上為在日本國內適當開展時，欲實施該專利發明 者，得與專利權人或專屬實施權人就普通實施權之許諾進行協商。若該協商不成 立，或者未達成協議時，欲實施該專利發明者，得請求特許庁長官裁定（日本特 許法第83條－91條の2）。相對於此，台灣專利法並無針對「未實施」做出強制授 權之規定。

第3款 公共利益上之限制

第1目 強制授權制度

取得專利權的專利權人擁有排他權，可以排除他人在未被允許情況下使用專 利權。但基於公共利益等理由，進一步制訂了強制授權制度，以使公共利益與專 利權人利益能夠獲得平衡。

台灣專利法第87條亦規定強制授權制度，其要件為：一、為因應國家緊急危 難或其他重大緊急情況；二、增進公益之非營利實施；三、發明或新型專利權之 實施，將不可避免侵害在前之發明或新型專利權，且較該在前之發明或新型專利 權具相當經濟意義之重要技術改良；四、專利權人有限制競爭或不公平競爭之情 事，經法院判決或行政院公平交易委員會處分者。日本特許法93條亦規定，專利 發明的實施為公共利益(例如，有關瓦斯、水道、防災、環境等之發明)所必需時，

欲實施該專利發明者，可要求專利權人或專屬實施權人就普通實施權的許可進行 協商。若協商不成，或者未能達成協議時，欲實施該專利發明者，得請求經濟產 業大臣之裁定。

第2目 權利效力之限制

為了維護公共利益，台灣專利法與日本特許法均規定專利權之權利不及的範 圍。

台灣專利法第59條規定，

發明專利權之效力，不及於

非出於商業目的之未公 開行為。」

日本特許法第69條則規定，專利權的效力不及於試驗或者研究而實施專利發 明。此外，專利權的效力不及於下列物品：一、僅在過境日本過得船舶或飛機，

或者該船舶或飛機使用的機械、器具、裝置及其他物品。二、專利申請時，日本 國內之物。再者，通過混合兩種以上的醫藥製造的醫藥的發明,或者與混合兩種 以上的醫藥而製造醫藥的方法發明相關的專利權效力，不及於醫師或者牙科醫師 以處方箋調劑的行為，亦不及於醫師或牙科醫師以處方箋調劑的醫藥。

第3目 因無繼承人之權利消滅

民法上，遺產若無繼承人，原則上歸屬國庫（台灣民法第1185條、日本民法 第959條）。

然而，專利權在無繼承人時並不歸屬國庫，而是消滅（日本特許法第76條、

台灣專利法第70條第1項第2款）。這是因為專利權之客體為無體物，有別於有體 物，不一定需要確定權利之歸屬主體。此外，這亦是因為從專利權在產業上的使 命、角色來看，無繼承人狀態之專利權與其歸屬於國庫，不如視為人類社會共通 的財產供世人廣泛利用較佳⁹。

第2節 專利侵權行為之特殊性

第1項 侵權行為之高度或然性

專利侵權的高獲利性為潛在侵權人提供侵權行為的積極誘因¹⁰。在專利權，

企業投入巨額研發成本從事技術的生產開發，往往即著眼於某項技術的效率性、

9 金井高志，前揭註 8，頁 74－75。

10 茶園成樹(1999)，〈特許權侵害による損害賠償〉，《ジュリスト》，1162 號，頁 53。

便捷性等優點，而此種足以突破現階段產業所面臨的障礙，或使一般人的生活更 形便利的特性，即象徵著潛在的商機。專利商品化所可能帶來的高經濟利益，往 往使第三人亦圖能夠分享其獲利，特別是涉及蘊含高商業價值的專利時尤然。此 外，智慧財產產生成本，主要在研發階段。亦即，專利發明研發是否能成功?其 最後研發成果市場是否能接受?均充滿不可預期性。專利權研發之風險來自科技 發展變遷之快速與競爭，而研發之產品，經過一定時間之變遷後，是否還能被市 場接受，均有一定程度之危險性。專利權自著手研發至最後研發成果至商品化，

通常需投入相當時間與高額成本。相對於此，一旦研發完成後其重製或延遞之成 本，如與開發成本相較，顯然為不足道。因此將誘使第三人為仿冒、瓢竊等侵害 智慧財產之行為。由經濟學的觀點來解釋，在不考慮法令限制的情況下，正常理 性之人會追求自己利益的最大化，抄襲專利技術的侵權人，可與專利權人一樣，

透過專利商品的製造銷售而牟取利潤¹¹。

第2項 侵權行為之不易發現性

如上所述，基於專利權的無體性和事實上之弱排他性，專利權之研發成果 能在同一個時間區段內由多數人加以使用，此不僅使非專利權人容易在未經授權 的情形下進行專利技術之實施，而且由於侵權人的加入並不妨礙專利權人對技術 專利技術之實施，更加深了專利權人查覺侵權行為的困難性。

第3項 取證及認定之困難性

專利權人發現專利侵權行為的契機通常是顧客向其詢問類似產品，或是國內外 展覽等日常業務行為。近來，網路調查的重要性也逐漸提高

。發現專利權被侵害時，

對於已取得之對方產品應儘可能分析其成分或構造以明確找出侵害專利權之部分，

並將其內容證據化。

取證及認定較為困難。特別是，製造方法之發明專利或與軟體化技術有關之專利，

11 鄭巧筠(2009)，《論侵害專利權之懲罰性賠償》，頁 151，國立台灣大學法律學研究所碩士論 文。

12 特許庁（社）発明協会アジア太平洋工業所有權センター(2011)，《特許紛争と対策》，頁 1。

為了確認或分析其專利權受侵害，需要特殊設備或技術人員時，非常難以取證，

而且需要支出很多成本。

而且，日後在訴訟上欲證明專利侵權的事實時，需要支出比他類型侵權行為 更多的成本，而專利的專業技術性，也會導致訴訟過程中伴隨鑑定費用而產生的 支出。而且，委託律師或專利師鑑定是否構成侵權時，亦需花費委託費用，若提 起訴訟，還得支出律師費。此等成本及風險自然都會成為專利權人判斷是否追訴 侵權人之法律責任時的重要考量，在未有足夠勝訴把握時，則可能傾向放棄追求 侵權責任。

第3節 損害賠償金額「適切」計算之必要性

如上所述，專利侵權行為的特殊性會導致專利侵權風險分配的不平均以及侵 權人容易成功規避侵權責任的現象。因此，專利權人所能採取的救濟，比較偏重 於侵害行為發生後的救濟手段──也就是損害賠償。

然而，當損害賠償金額計算過低時，侵害專利所獲之非法利益比要求實施 承諾所獲之合法利益更高，這樣反而更加誘發本來就容易進行之侵害行為。如此 情形影響到專利權人未來繼續研發的意願，而希望授權的人向專利權人請求授權 之制度性保障可能徒具形式，減少了專利權之排他權功能。

另一方面，當損害賠償金額計算過高時，就會過度保護專利權人，可能助長 其安住於排他權而不自己利用專利發明、只是等待侵害發生之態度，而且如此情 形會阻礙他人合法利用技術從事改良或再創新的機會。亦即，即使某人認為他的 行為不在專利權之權利範圍內或專利為無效，但是考量到法院將來判斷他的行為 為權利範圍內或無效之抗辯的風險，避免適用該技術或不得不回應專利權人所發 動之授權交涉的情形會漸漸增加。尤其，優秀的技術通常會有許多人想要實施，

並在不牴觸他人專利的範圍內，儘可能實施接近該優秀專利的技術。這常導致當 事人雖然沒有侵害之故意，結果卻造成侵害而面臨巨額損害賠償額的嚴重情況，

並導致新技術開發之萎縮。此種萎縮效果，事實上恐怕是專利權實效範圍之肥大

化，進而阻礙他人利用合法資源從事技術改良或再創新的機會，偏離專利法經濟 目之宗旨。

因此，適切地計算專利侵權損害金額一事非常重要¹³。

第 4 節 損害賠償計算之困難性

然而，一般來說，要證明專利權人之所失利益與侵權行為之間的因果關係非 常困難。為了計算專利權人之所失利益，必須要先「假設」沒有發生侵權的經濟 市場。但是，專利侵權以「市場」這種抽象概念為媒介而顯在化，市場因素多種 多樣又具有變動性，且各個變數間相互牽動，本不易掌握。具體而言，即使專利 侵權之結果，是專利產品之銷售利益減少或銷售利益上昇率降低，其原因亦可能 包括市場規模縮小、消費者之需求變化、競爭品或替代品之出現或增加、專利產 品與侵權產品間在價格或品質上之落差等種種因素。由於通常無法認定銷售利益 之減少全部起因於侵權行為，因此，欲舉證上述銷售利益之減少僅起因於侵權行 為，此事相當困難。

第 5 節 小結

如上所述，專利侵權損害賠償制度是專利制度能否發揮功用的關鍵。然而，

專利侵權損害賠償的計算在現實上不可能達到像數學運算般有正確或極為精確 的解答。為了計算專利權人之損害，必須要先「假設」沒有發生侵權的經濟市場。

但是，市場因素多種多樣又具有變動性，且各個變數間相互牽動，原本就不易掌 握，更何況找出因果關係。

13 田村善之(2004)，《知的財産權と損害賠償》，新版，頁 206-207，弘文堂；田村善之(2005)，

《特許權侵害に対する損害賠償額の算定に関する裁判例の動向》，頁 10－11，

網站:

http://lex.juris.hokudai.ac.jp/coe/articles/tamura/article05b.pdf#search='%E7%89%B 9%E8%A8%B1%E6%A8%A9%E4%BE%B5%E5%AE%B3%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%90%8D

%E5%AE%B3%E8%B3%A0%E5%84%9F%E9%A1%8D%E3%81%AE%E7%AE%97%E5%AE%9A%E3%81%AB%E9%96%A2%

E3%81%99%E3%82%8B%E8%A3%81%E5%88%A4%E4%BE%8B%E3%81%AE%E5%8B%95%E5%90%91'(最後瀏覽 日：2014 年 1 月 10 日)

為了解決如此問題，各國專利法或特許法特別規定專利侵權損害賠償計算方 法，次章將介紹各國專利侵權損害賠償之計算。

第 3 章 專利侵權損害賠償計算方法

第 1 節 德國法

第1項 專利侵權行為之基本構成要件

德國以專利侵權損害賠償請求權的構成要件與日本法及台灣法幾乎相同，係 因故意（vorsätzlich）或過失（fahrlässig）、違法實施系爭專利而造成專利權人發 生損害時成立。過去，德國專利法第 139 條第 2 項，與日本特許法第 102 條第 4 項相同，都有輕度過失時，法院可減輕賠償責任的規定，但 2008 年修法時，輕 過失的責任減輕規定已被刪除¹⁴。

德國專利法中雖然沒有如日本特許法第 103 條的過失推定規定，但對侵權人 要求的注意義務，整體說來較高，被判斷為無過失的案例很少。尤其對於產業從 業人員及進口業者的注意義務從嚴解釋，對於與該業務相關之他人的權利亦必須 仔細調查。然而，依據業界種類或企業規模，侵權人之注意義務基準存有差異。

例如製造者及進口業者會被要求相對較嚴格的注意義務，而中間業者及最終消費 者需負的注意義務則較輕，另外，大企業較中小企業被要求更高的義務¹⁵。

第2項 專利法上之損害賠償計算方法

第1款 概要

2008 年以前德國專利法並沒有與損害額之計算基準有關之規定。德國的損害 額計算基準全都是根據裁判例所建立的¹⁶。2008 年 7 月修法後，德國專利法第 139

14 飯塚卓也(2011)，〈特許權侵害を理由とするドイツにおける損害賠償請求制度〉，高林龍，

《知的財産權侵害と損害賠償》，頁 215，成文堂。

15 Kraßer, “Patentrecht”5. Auflage, 2004, p. 876；引用自飯塚卓也，前揭註 14，頁 215。

16 飯塚卓也，前揭註 14，頁 216。

條第 2 句規定「於計算損害賠償數額時，得將侵害人因侵權行為所得之獲益 (Gewinn)納入考量」，以及第 3 句規定「損害賠償請求得以侵權人若獲授權所需 支付之權利金額為基礎計算之(Grundlage)」。

德國法中承認以下三種損害賠償計算方法： 第一、基於民法上一般原則，

專利權人具體證明因侵權行為所失利益，而對侵權人請求該具體所失利益之方法

（konkreter entgangener Gewinn）；第二、侵權人若有因侵權行為所得之利益，對 侵權人請求返還該利益之方法（Herausgabe des Verletzergewinns，現行專利法第 139 條第 2 項第 2 句）；第三、考量違法實施該發明之規模與期間，對侵權人請求 支付相當於權利金額之方法（Lizenzanalogie・現行專利法第 139 條第 2 項第 3 句）。

此三種方法的起源為最高法院¹⁷1895 年 6 月 8 日 Ariston 判決(著作權侵害案件)¹⁸。 根據此裁判例，專利權人得選擇，或是必須選擇這三種方法的其中一種。但這三 種方法不得同時適用，亦不得一部分使用某種方法，一部分使用其他方法¹⁹。另 外，值得注意的是，在有些國家(例如美國)，專利侵權訴訟的主要目的是獲得賠 償金，而比較不是在於取得禁止令的救濟。相對於此，在德國專利權人通常以取 得強制禁止令(亦即禁止侵權行為)為專利侵權訴訟的主要目的，而不僅「單純地」

想獲得損害賠償²⁰。

第 2 款 專利侵權損害賠償計算方法

第 1 目 專利權人所失利益計算方法

第一種計算方法是由民法法典直接導出的。根據民法第 249 條第 1 項，損害賠 償義務人負回復原狀之義務。然而，在專利侵權案件中，由於不可能回復原狀，

因此遵循民法第 251 條第 1 項，規定賠償義務人以金錢賠償。

17 本文介紹法院的判決時，採用如下的簡稱:「最高法院」或「最高裁判所」=「最高院」、「高 等法院」或「高等裁判所」=「高院」、「地方法院」或「地方裁判所」=「地院」、台灣的「智慧 財產法院」=「智財法院」。日本的「知的財產高等裁判所」=「智財高院」。

18 RG 8.6.1895=RGZ 35, 63(66)-Ariston；引用自田村善之，前揭註 13，《知的財産權と損害賠償》，

頁 88。

19 Kraßer, “Patentrecht”5. Auflage, 2004, p. 876；引用自飯塚卓也，前揭註 14，頁 217 。日本有些 裁判例中，認為專利法第 102 條第 1 項之但書是專利權人無法販賣之部份，適用於同條第 3 項，

併入計算，但德國並不允許此種計算。

20 劉孔中(2013)，《歐洲專利實務指南》，頁 157，翰蘆圖書出版有限公司。

根據德國司法實務與學說所採用之差額說，依此一計算方法時，以民法第 249 條為基準，必須藉由賠償使專利權人之財產狀態回復到與未發生侵害時相同之狀 態，因此，必須賠償專利權人若未遭侵害所能獲得之財產額與其現實財產額的差 額。此賠償額如民法第 252 條第 1 項所規定，包含了侵害之後果、專利權人無法 獲得之利益。因此，專利權人若舉證因侵權行為而減少自己的利益額，得請求其 賠償²¹。

然而，為了依此一計算方法請求損害賠償，必須舉證侵權行為與損害間的「因 果關係」，專利權人等必須舉證專利權人在無侵害行為時所能獲得之利益。此外，

若專利權人未自行實施，亦未與第三人簽訂授權契約，不得依據該計算方法請求 損害賠償。關於侵權行為與損失利益「因果關係」之舉證，德國民法第 252 條第 2 句規定，根據通常的事態經過，可能期待之利益應認定為損失利益；德國民事 訴訟法第 287 條第 1 項第 1 句規定，對於損害之存在及金額，法院得衡量全部事 由，以自由心證決定，可某種程度減輕賠償請求權人對因果關係的舉證。然而，

根據裁判例解釋，「某種程度僅限於存在能夠進行相關事實認定的客觀基礎時」

22。

因此，若採用此種計算方法，損害賠償額的舉證相當困難。此外，有論者認 為，此種計算方法之難處在於，為了證明自身的損失利益，無法避免公開自身之 內部資訊，例如相對於營業額之獲利率，因此有因為與競爭對手間的關係而導致 損失之虞²³。由於此種計算方法有這些問題，實務見解承認其他計算方法。

第 2 目 侵權人所得利益計算方法

第二種計算方法是依據德國判例法所建立之計算方法。德國專利法現行第 139 條第 2 項第 2 句本文雖然沒有使用「利益之返還」一詞，但仍被理解為將裁

21 田村善之，前揭註 13，《知的財産權と損害賠償》，頁 65。

22 BGH vom 29. 5. 1962, GRUR 1962 p. 509(513), Dia-Rähmchen Ⅱ: Busse, “Patentgesetz” 6. Aufl.

(2003) p.1328 Rn.143(Kerkenschrijver 執筆部分)：引用自：飯塚卓也，前揭註 14，頁 221。

23 Delahaye, Hans, “Kernprobleme der Schadensberechnungsarten bei Schutzrechtsverletzungen”, GRUR 1986, p. 217(217)。

判例中所承認之侵權人所得利益計算方法明文化²⁴。德國不採用「推定」形式，

而是令侵權人返還其利益，此一點與台灣相同，與日本則相異。

此一計算方法的優點在於，僅需舉證侵權人的事實關係即可。亦即，於依此 一計算方法請求損害賠償時，不需將「若無侵權行為，專利權人是否會獲得其利 益(侵權人所得利益)」這種假設性事實當作問題。此外，專利權人實際上實施發 明之事實並非要件²⁵。只要侵權人有獲得利益，該利益來自於違法之發明實施，

即使專利權人無法獲得相等於侵權人所得利益之利益，亦可以請求返還其利益

26。

另一方面，若侵權人只有虧損而無獲得任何利益，則不能適用此一計算方法

27。此外，若無侵權人所得之利益與專利權人之損害間因果關係，專利權人不得 請求返還利益²⁸。

第 3 目 權利金相當額計算方法(類推式授權之計算方法)

第三種計算方法是將權利金當作損害額。與如上所述侵權人所得利益計算方 法相同，其目的在於減輕因果關係舉證之困難性。此一計算方法首先擬制專利權 人已對侵權人授權實施系爭專利，然後由法院找出相當於侵權行為狀況時市場上 應該支付的權利金額，亦即決定一個「通常能被接受的」權利金²⁹。

相較於其他計算方法，依此一計算方法所計算出之損害賠償額不一定對專 利權人最有利。然而，若依據此一計算方法，專利權人不需揭露自身之營業秘密，

亦免除因果關係之舉證負擔。亦即，因在證明上之難處較少，且較為簡便，因此

24 Schulte ”Patentgesetz mit EPÜ” 8. Aufl(2008) p.1439 Rn.115(Kühnen 執筆部分）；引用自飯塚卓 也，前揭註 14，頁 221。

25 飯塚卓也，前揭註 14，頁 222。

26 Busse, “Patentgesetz”6.Aufl.(2003)p.1334 Rn.168；引用自飯塚卓也，前揭註 14，頁 222。

27 BGH vom 21. 8. 1962, GRUR 1962, p.509(512)；引用自飯塚卓也，前揭註 14，頁 222。

28 M.Nieder, “Die Patentverletzung”, 2004, p.79；引用自飯塚卓也，前揭註 14，頁 222。

29 劉孔中，前揭註 22，頁 159。

以前最常被援用³⁰。依據此一計算方法來計算損害賠償時，專利權人是否已自行 實施系爭專利發明，並不成問題。

關於權利金的計算基準，聯邦最高法院在 Dia-RähmchemⅡ案件判決中，嘗 試依照如下兩個基準來儘可能計算出合理的權利金比率：一、合理的當事人若理 解侵權行為期間之情況，會簽訂怎樣的授權契約；二、即使將侵權人與正當的普 通實施權人做比較，不得偏袒亦不得過當³¹。

值得注意的是，適用此計算方法時，德國法院依該計算方法計算損害賠償 額時所採用的標準，通常明顯高於合意非獨佔授權協議使用的「一般」權利金標 準³²。聯邦最高法院在 Tolbutamid 案件判決³³中，對於 GEMA³⁴判決的見解雖然否 定了對專利權侵害案件的適用，但判決中指出「於計算出權利金比率時，在個別 案件中，應衡量違法使用之權利的價值與正規的普通實施權之價值間存在的差 異」，而揭示了專利侵權案例中提高損害賠償額的論述。

此外，1981 年的 Fersenabstützvorrichtung 案件判決，亦在衡量比較侵權人 有利之處與不利之處後，同意微幅提高權利金。原審法院杜塞道夫高院指出，相 對於若系爭專利遭判為無效，正當之被授權人不得要求專利權人返還其依契約所 支付之權利金，若專利無效，侵權人便能避免所有的對價支付義務，因而認定侵 權人負擔之風險較一般被授權人低，構成了提高權利金的理由。上訴審亦維持此 判斷。另外，此判決認為，由於該案之侵權人並未製造，僅販賣侵權產品，與平 均之侵權人相較，即使被命令禁止使用系爭專利發明，風險亦相對較低，故認定 該案件侵權人相較於正規被授權人有利。此外，相較於民事法定利率為 4%，此判

30 Kraßer, “Patentrecht”5. Auflage, 2004, p. 880；引用自飯塚卓也，前揭註 14，頁 227。

31 BGH vom 29. 5. 1962, GRUR 1962, p. 509(513), Dia-RähmchemⅡ；引用自飯塚卓也，前揭註 14，

頁 227。

32 劉孔中，前揭註 22，頁 159-160。

33 BGH vom 6. 3. 1980, GRUR 1980 p.841(844)。

34 德國之音樂著作權管理組織「Gesellschaft für musikalische Aufführungs und mechanische Vervielfältigung」的簡稱。在德國判例中，許可 GEMA 對未經許可之演奏者提出損害賠償請求 時，損害賠償請求可以是對適法使用者請求之一般實施授權金的 2 倍。

決將損害賠償遲延損害金的利率認定為與商事法訂利率相同的年息 5%³⁵。另外，

學說上亦對於權利金的提高做出各種嘗試³⁶。

第 3 項 不當得利返還請求權

德國民法第 812 條第 1 項規定：「因他人之給付或其他方法，造成該他人損 失而依此取得法律上無原因者，應對他人負返還之義務」。

但是，其後，建立不當得利類型論的 Walter Wilburg 提倡，鑑於承認專利權之

以此為開端，學說之情勢一轉，肯定說成為了多數。根據 Wilburg 之見解，由於 侵權人將法律上應歸屬於專利權人之排他權的專利發明使用歸為己有，此事構成 了不當得利，因此必須將其返還專利權人³⁸。目前，裁判例也已有所變更，均承 認不當得利返還請求³⁹。

35 飯塚卓也，前揭註 14，頁 232-233。

36 飯塚卓也，前揭註 14，頁 233-237。

37 RG 22. 12. 1913-JW 1914, 407 Nr. 8., RG 24. 6. 1908=WarnRspr 1980, 535 Nr. 658；引用自田村善 之，前揭註 13，《知的財産權と損害賠償》，頁 280。

38 Wilburg, a. a. O., S. 40 ff., Ernst von Caemmerer, BEREICHERUNG UND UNERLAUBTE HANDLUNG, FESTSCHRIFT FÜR ERNST RABEL, Tübingen 1954, S. 354 f., Rolf Sack, Die Lizenzanalogie imSystem des Immaterialgüterrechts, Festschrift für heinrich Hubmann, Frankfurt 1985, S. 380 f. ；引用自田村善之，前揭註 13，《知的財産權と損害賠償》，頁 280。

39 BGH 30. 11. 1976=BGHZ 68, 90=GRUR 1977, 250-Kunststoffhohlprofil Ⅰ, BGH 24. 11.

1981=BGHZ 82, 299(305)=GRUR 1982, 300(303)-Kunststoffhohlprofil Ⅱ；引用自田村善之，前揭 註 13，《知的財産權と損害賠償》，頁 280。

第 4 項 刑事責任

於台灣，專利侵權僅涉及民事責任之問題，但在德國卻依然有刑責之規定。

依據德國專利法第 142 條，未經專利權人之許可而使用、製造、販售、或為前述 目的而輸入或佔有發明專利、新型、或設計物品者，處 3 年以下有期徒刑或科以 罰金；倘涉及營業行為，則最高可處行為人 5 年以下之有期徒刑或科以罰金。本 罪有未遂犯之處罰規定，且原則上為告訴乃論之罪，但如涉有特殊公共利益，檢 察官亦可提起公訴。

惟德國以往於實務運作上，就專利侵權之爭議，仍主要係以民事程序解決之，

刑事責任則形同備而不用。事實上，由於專利侵權多半涉及營業行為，且雙方當 事人也多屬公司法人，故侵權爭議常與競爭及商業利益關係密切，而專利權人提 出刑事告訴之主要目的，亦非讓行為人受刑事處罰，而是藉以獲取相關之利益或 金錢補償，譬如：將競爭者自特定市場排除、或向其收取權利金或賠償金等等。

因為刑事搜索扣押程序為國家公權力之強制行為，其強度及施加之心理壓力遠大 於傳統使用之民事保全程序，且嫌疑人無法預防或阻礙該程序之進行，故權利人 可藉此程序迅速達到「恫嚇及阻斷侵權行為」之效果；再加上專利侵權為告訴乃 論之罪，權利人有撤回告訴之權，故於檢警搜索取得犯罪證物後，權利人可視證 據之強弱、賠償金或權利金談判之結果，決定是否繼續進行刑事訴訟、是否另外 提起民事損害賠償訴訟，於運用上甚有彈性。故以往雖然也有專利權人會透過法

40 田村善之，前揭註 13，《知的財産權と損害賠償》，頁 281。