台灣法

第 1 項 專利侵權行為之基本構成要件

專利權侵害既屬民法侵權行為態樣之一，專利權人欲請求損害賠償者，自應 符合侵權行為法之各該要件，包括：加害行為、故意或過失之主觀責任原因、責 任能力、專利權受到侵害、損害發生、侵害行為之不法性（無阻卻違法之事由）、 責任成立與責任範圍之相當因果關係等。

於故意過失，舊專利法第 84 條規定，「發明專利權侵害時，專利權人得請 求賠償損害，並得請求排除其損害，有侵害之虞者，得請求防止之。」由於其將

「損害賠償」、「排除侵害」與「防止侵害」三項請求權一併規定，因此引起法 律適用上之困擾：究竟該規定之適用是否以故意過失為必要?甚至有法院判決認 為專利侵害並不以故意過失為要件⁸¹。

然而，最高院 93 年度台上字第 2292 號判決認為舊專利法第 84 條第 1 項前 段之規定：「其性質為侵權行為損害賠償，須加害人有故意或過失始能成立」。學 說上多認為專利侵權既屬侵權行為之一種，於未有特別規定的情形下，自仍應回 歸侵權行為之一般原則，即行為人須有故意或過失始應令其負損害賠償責任⁸²。

2011 年修法時，於專利法第 96 條第 2 項將主觀責任予以明文化，規定「發 明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。」以解決上述 爭議⁸³。

另外，侵權行為的成立須以發生損害為必要。侵權行為損害賠償請求權，以 受有實際損害為要件，若無損害，則無賠償⁸⁴。 民法第 216 條第 1 項規定：「損 害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利

81 謝銘洋(2011)，《智慧財產權法》，2 版，頁 350-351，台北:元照。

82 謝銘洋，前揭註 81，頁 351-352；王澤鑑(2011)，《侵權行為法》頁 213-216，台北：三民書 局。

83 謝銘洋(2013)，《智慧財產權法》，4版，頁340-341，台北：元照。

84 王澤鑑，前揭註 82，頁 223。

益為限。」民法第 216 條第 1 項所指之「所受損害」又稱積極損害，指既存財產 因損害事實之發生以致減少之情形；「所失利益」又稱消極損害，指本應增加之 利益，因損害事實之發生以致不能取得之情形（最高法院 48 年度台上字第 1934 號）。民法第 216 條第 2 項並明定：「依通常情形，或依已定之計劃、設備或其 他特別情事，可得預期之利益，是為『所失利益』」。由於專利權係屬無體財產 權，發生專利侵權時，專利權人的現存財產不會受到減損，只有其市場獨佔利益 會減損。因此，一般而言，專利侵權僅造成專利權人之「所失利益」，而無「所 受損害」⁸⁵。換言之，因侵害行為所發生的損害，通常係因侵害人所散布的侵害 物剝奪或減少消費者對於真正專利物的需求量，導致專利權人喪失其因專利物販 售可得獲取利潤的機會，其實質乃是民法第 216 條所稱之所失利益或消極損害。

再者，舊專利法第 79 條規定，專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證 書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之；其未附加標示者，不得請求損 害賠償。但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限。日本 雖然在特許法上有關於專利標示之規定，但與損害賠償並無關係，此與台灣之情 形不相同。

但是，2011 年新修正專利法對於專利標示問題稍有處理，現行專利法第 98 條規定：「

專利物上應標示專利證書號數；不能於專利物上標示者，得於標籤、包 裝或以其他足以引起他人認識之顯著方式標示之；其未附加標示者，於請求損害賠 償時，應舉證證明侵害人明知或可得而知為專利物。」，其和舊專利法最主要之差 異，在於刪除未附加標示者「不得請求損害賠償」之規定。其原因在於依據該規定，

專利標示容易被認為是提起專利侵權損害賠償之前提要件，為免造成法律使用上之 疑義，爰刪除之

。

85 馮博生・王仲(1993)，〈論侵害智慧財產權之損害賠償方法〉，《法律評論》，第 59 卷第 7

‧8 期合刊，頁 18。

86 謝銘洋教授主張：「新法刪除『不得請求損害賠償』之規定，表面上似乎有利於專利權人主張 權利，以及未為標示，仍然可以請求損害賠償，但其要求權利人仍應舉證證明侵害人明知或可 得而知為專利物，實質上並未減輕權利人之舉證責任，和現行法並無不同。新法甚至比現行法 更不明確，亦即如果專利權人未為標示，且未能有效證明侵害人明知或可得而知為專利物，則 其法律效果如何，並未見規定。如果是不得請求損害賠償，則和現行法並無不同；如果仍然可 以請求損害賠償，則舉證之要求，將淪為訓示型規定，而無意義。」參見謝銘洋，前揭註 83，

頁 344。

第 2 項 專利侵權損害賠償計算方法

現行專利法第 97 條規定：「一、依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇 一計算其損害： (一)依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明 其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實 施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害；(二)依侵權人因侵權行為所得 之利益 ；(三)依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害；

二、依前項規定，侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌 定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍」

第 1 款 專利權人所失利益計算方法

第 1 目 具體損害計算說

現行專利法第 97 條第 1 項第 1 款本文規定，專利權人「得依民法第 216 條 之規定」請求損害賠償，而民法第 216 條規定：「損害賠償，除法律另有規定或 契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限。依通常情形或依已 定之計劃、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益。」

此一計算方法與民法損害賠償所得請求之範圍，而台灣民法損害賠償之「完 全賠償」原則相符，目的在於填補專利權人之全部損害，在具體個案中直接去衡 量專利權人因為侵權而遭損害之範圍，因此學說上稱此為「具體損害計算法。」

87。此一規定於 2011 年與 2013 修法時並無內容之變動。

87 李孟聰(2006)，《專利法之損害賠償-以日本平成修法沿革為中心-》，頁 68，中原大學財經 法律學系碩士學位論文。

此一計算方式之優點就是，可涵蓋與該侵權行為有相當因果關係之財產上損 害，例如為排除市場擾亂損害所支出之費用，以及因侵權人之競爭所肇致之降價 所減少之收入⁸⁸。

另一方面，此一計算方法之損害額認定係以專利權人因專利侵權所致之具體 損害或整體財產總額減少內容作為賠償數額，因此，專利權人若未曾以任何方式 實施證明，包括未自行實施發明，亦未將專利權人授權他人實施，即難以本法來 計算及請求損害賠償⁸⁹。另外，援用此一計算方法最困難之處，應在專利權人之 舉證責任。例如，欲證明因專利侵權行為而有具體損害或財產減少之發生，於舉 證過程不免要公開專利權人之獲利內容、實施發明之成本及收入、發明於不同區 域或領域之實施狀況及市場行銷策略，這些資訊不乏為業務秘密或營業秘密者。

再者，如何證明專利權人所主張之實際損害與侵權行為之因果關係，亦即二者有 相當因果關係及客觀上之確定可能性，實屬不易⁹⁰。

第 2 目 差額說

為避免專利權人證明專利侵權所生實際損害額之困難，現行專利法第 97 條 第 1 項第 1 款但書規定：「但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人 得就其實施專利權通常可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，

以其差額為所受損害。」此說學說上稱之為「差額說」。以專利權人於侵害期間 在市場上通常可獲得之利益，扣除其在專利侵害期間實際上所得之利益後，以其 差額視為專利權人之所失利益。

依此一計算方法計算，專利權人首先須證明其實施專利權通常可獲得之利益，

其次還要證明受害後實施同一專利權所得之利益，而更為困難者，在於如何證明 受害後實施同一專利權所得利益之減少是因為加害行為所致，而非其他因素所致，

例如經濟景氣、市場接受度、甚至專利權人自己經營方式不當等。而對於尚未實

88 許忠信(2007)，〈從德國法之觀點看我國專利權侵害之損害賠償責任〉，《臺北大學法學論叢》，

第 61 期，頁 15。

89 Kraßer，(Fn.14), S.858：引用自；李素華(2013)，〈專利權侵害致損害賠償及侵害所得利益法 之具體適用：以我國專利法為中心〉，《臺灣大學法學論叢》，第 42 卷第 4 期，頁 1398。

90 許忠信，前揭註 88，頁 93。

施之專利權人而言、如何證明其「實施專利權通常可獲得之利益」，也是一大難 題。是以此種差額計算方法，實際上亦無法使專利權人獲得有效之賠償⁹¹。

第 2 款 侵權人所得利益計算方法

2011 年 12 月專利法修正前之第 85 條第 1 項第 2 款規定：因專利權侵害而 主張損害賠償時，損害額之計算得：「依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害 人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益」。據 此，修法前之專利法准予權利人選擇以侵害人之不法收入或收益為賠償內容。現 行專利法第 97 條第 1 項第 2 款雖使權利人得請求侵害人返還不法獲利，但修法 後之條文僅保留原有條文之前段文字：「依侵害人因侵害行為所得之利益」。

第 1 目 總利益說

現行專利法第 97 條第 1 項第 2 款規定：「前條請求損害賠償時，得就下列 各款擇一計算其損害： ‧‧‧二、依侵害人因侵害行為所得之利益。 」

此計算方法和上述兩種計算方法不同之處在於，前兩者只是在於填補被害 人所受損害及所失利益，而此則是進一步容許專利權人請求侵權人返還其所得不 法利益。此一計算方法是以侵害人之所得利益作為出發點，而非以專利權人之損 害為出發點。主要目的在於減輕專利權人的舉證責任，亦即，根據此一計算方式，

專利權人僅須就侵害人因侵害行為所取得之銷售額或利益舉證證明，即可請求賠 償。而且專利權人不必為證明所失利益而提出其企業內部之機密資料，蓋以此計 算方式，專利權人毋庸證明其能否獲得該利益，亦毋庸證明其有否受損害⁹²。另

專利權人僅須就侵害人因侵害行為所取得之銷售額或利益舉證證明，即可請求賠 償。而且專利權人不必為證明所失利益而提出其企業內部之機密資料，蓋以此計 算方式，專利權人毋庸證明其能否獲得該利益，亦毋庸證明其有否受損害⁹²。另