第 5 章 侵權人所得利益計算方法之具體適用
第 5 節 「損害」證明之要否
是否以專利權人受有損害為必要? 若以此為必要，為了證明損害之發生，專 利權人是否需要實施系爭專利?
後者的問題在如下之實際情形時成為問題：專利權人之企業通常利用系爭專 利所研究開發新技術（改良發明），因此，侵權人製造侵權產品時，新技術(改 良發明)已取得新的專利，而無製造販賣系爭專利之實施品，如此案例很多。
美國聯邦巡迴上訴法院之判例法中，並沒有因專利權人不實施專利發明而不 受理所失利益或因侵權人利益之損害賠償請求。法院指出，若因專利權人不實施 專利發明而均否定所失利益之請求，對損害之填補有所不足。若僅認定相當於實 施金額之賠償，實際上會導致專利權人被侵權人強制實施之結果，因此，有誘發 專利侵權之危険性。此外，法院亦指出，以專利發明之實施為要件，會增加認定 實施之手續，在訴訟經濟上亦不理想。從而，聯邦巡迴上訴法院之大法庭判決明 確確認，即使專利權人不實施專利發明，因侵權產品與競爭性產品或方法之實施 而存在逸失利益時，可請求之409。
第 1 項 德國
德國司法實務認為，侵權人所得利益計算方法於智慧財產侵害案件之適用，
以專利權人受有損害為必要，惟BGH410認為，侵害人由專利權侵害行為獲有利益 時，可推定專利權人已有損害之發生。
409 竹中俊子(2011)，〈アメリカ法における知的財産權侵害に対する損害賠償〉，高林龍《知的財 産權侵害と損害賠償》，頁 186-187，成文堂。
410 BGH GRUR 1995,349,351-objektive Schadensberechnung；引用自：李素華，前揭註 89，頁 1412。
另外，專利權人未實施系爭專利時，雖然對侵權人無法請求所失利益之損害 賠償，但對侵權人得請求侵權人所得利益之損害賠償，除了侵權人能證明專利權 人並無實施系爭專利之意圖，專利權人得請求之411412。
第 2 項 日本
第 1 款 實務見解與學說
日本實務見解413與通說均認為：特許法第102條第2項所推定之事實僅是「損 害額」，而不包括「損害之發生」(損害額推定說)。因此，專利權人必須舉證「損 害之發生」。
有見解認為，為了證明「損害之發生」，專利權人必須證明其實際上喪失與 侵權人因侵權行為所得利益之同種同質利益，若專利權人未實施系爭專利，不能 說喪失此種利益，因此，無法適用特許法第102第2項414。 東京高院平成11(1999) 年6月15日判決（判例時報1697號96頁<スミターマル事件控訴審>）法院認為：「雖 專利權人製造販賣侵權產品之競爭產品，但因此競爭產品並非發明之實施品，而 否定特許法第102條第2項之適用415。」。
相對於此，有力學說認為：即使專利權人不實施系爭專利，若製造競爭產品 或替代產品，因侵權行為而受到影響時，可說損害已發生。因此，專利權人主張
411 飯塚卓也，前揭註 14，頁 222。
412 特許庁(1997 年 12 月 25 日)，〈第 2 章第 3 節(參考)4 各国における不実施の取扱い〉，《工 業所有權審議会損害賠償等小委員会報告書のとりまとめについて》，網站：
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toushin/toushintou/kouson.htm(最後瀏覽日：
01/10/2014)
413 其他裁判例：東京地院昭和 37(1962)年 9 月 22 日判決（判例タイムズ 136 號 116 頁＜二連銃 玩具事件＞）、東京地院平成 2(1990)年 2 月 9 日判決（判例時報 1347 號 111 頁、判例タイム ズ 725 號 213 頁＜クロム酸鉛顔料事件＞）、平成 17(2005)年 3 月 10 日（判例時報 1918 號 67 頁＜多功能測量計測システム事件＞）等。惟向來的裁判例，關於損害之發生，採取較寬鬆解 釋(大渕哲也(2012)，《他専門訴訟講座 6 特許訴訟下巻》，頁 778，民事法研究会)。
414 高林龍(2006)，〈特許法第 102 條に基づく損害賠償について〉，《パテント》，59 巻 1 號，
頁 74。
415 其他裁判例：大阪地院在昭和 55(1980)年 6 月 17 日無体集 12 巻 1 號 242 頁＜表札事件＞之 判決中，以消極性損害（逸失利益）之不存在為論述依據，否定現行特許法第 102 條第 2 項之 推定。
並舉證如此情事，可適用第 102 條第 2 項之推定416。名古屋地院平成 10(1998)年 3 月 6 日有關專利權人產品與侵權產品在市場中競爭之案例，侵權人主張專利權 人產品並非系爭專利之實施品，因而爭論是否適用就法第 102 條第 1 項（現行第 2 項）。對此，法院表示如下意見為附論：「原告實施本件專利權一事，無法說是 請求所失利益之損害賠償之必要條件。」。京都地院平成 11 (1999)年 9 月 9 日判 決亦表示：「該條項基於一個經驗法則，亦即，若無侵權行為，專利權人應實施 其專利權而獲得侵權人因侵權行為所獲之利益。因此，為了認定『專利權人之專 利權實施』，只要存在可適用該經驗法則之具體實施之存在即可（例如：專利權 人製造系爭專利發明之類似品而販賣、所有可製造或販賣系爭專利發明的實施品 之設備等），不應嚴格限定於系爭專利發明本身之實施。」另外，名古屋高院平 成 12(2000)年 4 月 12 日金沢支部判決(判例工業所有權法〔2 期版〕2563 の 23 頁<新規芳香族カルボン酸アミド誘導体の製造方法Ⅱ二審>)認為，雖專利權人 無法舉證專利權人本身實施該專利方法之事實，但推定侵權人實施系爭專利方法 所製造的侵害物品與專利權人所販賣之商品，這兩種商品在醫藥商品市場上是競 合関係，因此該判決維持第 2 項之推定。」
惟有見解對此補充如下：若專利權人不販賣專利發明之實施品，而僅販賣侵 權產品之競爭產品時，如此競爭產品之販賣利益，亦會因為未侵害專利權之競爭 品的出現而容易減少。因此，對於僅販賣競爭產品之專利權人適用特許法第 102 條第 2 項時，必須承認推定之部份推翻等而尋求妥當之結論417。
第 2 款 最近實務動向
最近有些裁判例針對特許法第 102 條第 2 項關於以侵權人利益額推定為權利 人損害額的規定表達重要立場，推翻向來日本通說及實務所採取之見解－要適用 本項必需以專利權人國內實施系爭專利作為前提，值得注目。
416 松本重敏(2005)，《特許權の本質とその限界─特許法と倫理－》，頁 168，有斐閣；吉原省 三(1985)，〈損害（5）－複数の權利者〉，牧野利秋，《裁判実務大系 9》，頁 366。
417 吉田泉，前揭註 398，頁 281。
東京地院平成 21(2009)年 8 月 27 日(平成 19 年(ワ)3494 號<経口投与用吸 着剤事件Ⅰ>)判決如下：「特許法第 102 條第 2 項是『損害額』之推定規定，而 非推定「損害之発生」之規定。從而，只要沒有因侵害而發生消極性損害（所失 利益）之主張舉證，均不適用特許法第 102 條第 2 項。但是，即使專利權人自己 不實施時，亦可能發生因侵權行為而生之消極性損害(所失利益)，所以若專利權 人主張舉證該事實，可適用特許法第 102 條第 2 項。侵權人之產品與專利權人之 產品在市場競爭、有爭奪市佔率之關係時，即使專利權人自己不實施，仍可說因 侵害發生消極性損害（所失利益），因而適用特許法第 102 條第 2 項。」
另外，如上所述，智財高院平成 25(2013)年 2 月 1 日大合議判決（平成 24 年(ネ)第 10015 號<ごみ貯蔵機器事件>）將原審東京地方法院依特許法第 102 條 第 3 項授權金相當額所計算出約 1 千 8 百萬日圓的損害賠償金，改依第 102 條第 2 項侵權人利益計算後，大幅成長 7 倍為 1 億 3 千 4 百多萬日圓418。智財高院判 決 如 下 ： 「 特許法第 102 條第 2 項，是在民法原則之下，使專利權人因侵權行 為而蒙受損害得請求賠償。專利權人必須主張舉證損害之發生與金額，其與專利 權侵權行為間的因果關係。但是，其舉證等十分困難，結果可能發生無法充分填 補損害之問題。為此，侵權人因侵權行為所得利益時，以該利益額推定為專利權 人之損害額，可減輕舉證之困難性。如此，特許法第 102 條第 2 項即是以減輕損 害額之舉證困難性為意旨而設之規定，因為其效果僅為推定，同項之適用要件應 該沒有理由要求更加嚴格。從而，若無侵權人之侵權行為，專利權人則應可獲得 利益，於存在如此情形時，應該認定適用特許法第 102 條第 2 項。將專利權人與 侵權人之營業形態等有所不同之諸般情事，當成推翻推定損害額之因素而加以考 量即可。因此，如下所述，在適用特許法第 102 條第 2 項時，應該不以專利權人 實施系爭專利發明為要件。」
智財高院判決，大合議庭以「專利權人若無專利權人之侵權行為，則應可獲 得利益，於存在如此情形時」，認定適用特許法第 102 條第 2 項，這一點具有重 大意義。在日本擁有專利權之外國企業，在日本國內販售系爭專利相關產品時，
418 因此，能否適用侵權人利益計算，對賠償額度而言，可能影響甚鉅。
與日本國內企業簽訂販賣店契約，讓簽約之店鋪販賣該產品，這在一般的商業交 易中很常見。此時若嚴格適用特許法第 102 條第 2 項，僅以專利權人不實施專利 權為由否定第 2 項之適用，對專利權人過於嚴苛。此判決可說是符合代理店實施 之交易實情的判決。此裁判例之案件是專利權人在外國製造專利品等，在日本只 透過代理店販賣，實質上與在日本設置代理店之案件同樣，而與完全無實施系爭 專利之案例不同。關於此裁判例之射程範圍該如何解釋，今後實務見解值得注 目。
第 3 項 台灣
關於「損害」證明之要否，台灣司法實務尚未清楚表明其見解。
黃銘傑教授主張，專利法引進法律性質趨近於不法無因管理之規定，乃希冀 超越傳統損害賠償制度之填補損害功能，進一步賦予其剝奪不當得利、遏止侵權 行為發生之規範功能、從而權利人於援用本款損害計算方式時，無須證明其無訛 有損害。智財高院 100 年度民專上字第 11 號民事判決持相同見解，認為(舊)專 利法第 85 條第 1 項第 2 款前段或後段之損害計算，「係以侵權行為人因侵害行 為所得之利益，為計算損害賠償數額之方式，均以侵害人之立場，非以被害人之 因素計算應賠償之金額，故理論上不適用無損害，則無賠償之原則。」
黃銘傑教授主張，專利法引進法律性質趨近於不法無因管理之規定，乃希冀 超越傳統損害賠償制度之填補損害功能，進一步賦予其剝奪不當得利、遏止侵權 行為發生之規範功能、從而權利人於援用本款損害計算方式時，無須證明其無訛 有損害。智財高院 100 年度民專上字第 11 號民事判決持相同見解，認為(舊)專 利法第 85 條第 1 項第 2 款前段或後段之損害計算，「係以侵權行為人因侵害行 為所得之利益，為計算損害賠償數額之方式，均以侵害人之立場，非以被害人之 因素計算應賠償之金額，故理論上不適用無損害，則無賠償之原則。」