德國法

第1項 專利侵權行為之基本構成要件

德國以專利侵權損害賠償請求權的構成要件與日本法及台灣法幾乎相同，係 因故意（vorsätzlich）或過失（fahrlässig）、違法實施系爭專利而造成專利權人發 生損害時成立。過去，德國專利法第 139 條第 2 項，與日本特許法第 102 條第 4 項相同，都有輕度過失時，法院可減輕賠償責任的規定，但 2008 年修法時，輕 過失的責任減輕規定已被刪除¹⁴。

德國專利法中雖然沒有如日本特許法第 103 條的過失推定規定，但對侵權人 要求的注意義務，整體說來較高，被判斷為無過失的案例很少。尤其對於產業從 業人員及進口業者的注意義務從嚴解釋，對於與該業務相關之他人的權利亦必須 仔細調查。然而，依據業界種類或企業規模，侵權人之注意義務基準存有差異。

例如製造者及進口業者會被要求相對較嚴格的注意義務，而中間業者及最終消費 者需負的注意義務則較輕，另外，大企業較中小企業被要求更高的義務¹⁵。

第2項 專利法上之損害賠償計算方法

第1款 概要

2008 年以前德國專利法並沒有與損害額之計算基準有關之規定。德國的損害 額計算基準全都是根據裁判例所建立的¹⁶。2008 年 7 月修法後，德國專利法第 139

14 飯塚卓也(2011)，〈特許權侵害を理由とするドイツにおける損害賠償請求制度〉，高林龍，

《知的財産權侵害と損害賠償》，頁 215，成文堂。

15 Kraßer, “Patentrecht”5. Auflage, 2004, p. 876；引用自飯塚卓也，前揭註 14，頁 215。

16 飯塚卓也，前揭註 14，頁 216。

條第 2 句規定「於計算損害賠償數額時，得將侵害人因侵權行為所得之獲益 (Gewinn)納入考量」，以及第 3 句規定「損害賠償請求得以侵權人若獲授權所需 支付之權利金額為基礎計算之(Grundlage)」。

德國法中承認以下三種損害賠償計算方法： 第一、基於民法上一般原則，

專利權人具體證明因侵權行為所失利益，而對侵權人請求該具體所失利益之方法

（konkreter entgangener Gewinn）；第二、侵權人若有因侵權行為所得之利益，對 侵權人請求返還該利益之方法（Herausgabe des Verletzergewinns，現行專利法第 139 條第 2 項第 2 句）；第三、考量違法實施該發明之規模與期間，對侵權人請求 支付相當於權利金額之方法（Lizenzanalogie・現行專利法第 139 條第 2 項第 3 句）。

此三種方法的起源為最高法院¹⁷1895 年 6 月 8 日 Ariston 判決(著作權侵害案件)¹⁸。 根據此裁判例，專利權人得選擇，或是必須選擇這三種方法的其中一種。但這三 種方法不得同時適用，亦不得一部分使用某種方法，一部分使用其他方法¹⁹。另 外，值得注意的是，在有些國家(例如美國)，專利侵權訴訟的主要目的是獲得賠 償金，而比較不是在於取得禁止令的救濟。相對於此，在德國專利權人通常以取 得強制禁止令(亦即禁止侵權行為)為專利侵權訴訟的主要目的，而不僅「單純地」

想獲得損害賠償²⁰。

第 2 款 專利侵權損害賠償計算方法

第 1 目 專利權人所失利益計算方法

第一種計算方法是由民法法典直接導出的。根據民法第 249 條第 1 項，損害賠 償義務人負回復原狀之義務。然而，在專利侵權案件中，由於不可能回復原狀，

因此遵循民法第 251 條第 1 項，規定賠償義務人以金錢賠償。

17 本文介紹法院的判決時，採用如下的簡稱:「最高法院」或「最高裁判所」=「最高院」、「高 等法院」或「高等裁判所」=「高院」、「地方法院」或「地方裁判所」=「地院」、台灣的「智慧 財產法院」=「智財法院」。日本的「知的財產高等裁判所」=「智財高院」。

18 RG 8.6.1895=RGZ 35, 63(66)-Ariston；引用自田村善之，前揭註 13，《知的財産權と損害賠償》，

頁 88。

19 Kraßer, “Patentrecht”5. Auflage, 2004, p. 876；引用自飯塚卓也，前揭註 14，頁 217 。日本有些 裁判例中，認為專利法第 102 條第 1 項之但書是專利權人無法販賣之部份，適用於同條第 3 項，

併入計算，但德國並不允許此種計算。

20 劉孔中(2013)，《歐洲專利實務指南》，頁 157，翰蘆圖書出版有限公司。

根據德國司法實務與學說所採用之差額說，依此一計算方法時，以民法第 249 條為基準，必須藉由賠償使專利權人之財產狀態回復到與未發生侵害時相同之狀 態，因此，必須賠償專利權人若未遭侵害所能獲得之財產額與其現實財產額的差 額。此賠償額如民法第 252 條第 1 項所規定，包含了侵害之後果、專利權人無法 獲得之利益。因此，專利權人若舉證因侵權行為而減少自己的利益額，得請求其 賠償²¹。

然而，為了依此一計算方法請求損害賠償，必須舉證侵權行為與損害間的「因 果關係」，專利權人等必須舉證專利權人在無侵害行為時所能獲得之利益。此外，

若專利權人未自行實施，亦未與第三人簽訂授權契約，不得依據該計算方法請求 損害賠償。關於侵權行為與損失利益「因果關係」之舉證，德國民法第 252 條第 2 句規定，根據通常的事態經過，可能期待之利益應認定為損失利益；德國民事 訴訟法第 287 條第 1 項第 1 句規定，對於損害之存在及金額，法院得衡量全部事 由，以自由心證決定，可某種程度減輕賠償請求權人對因果關係的舉證。然而，

根據裁判例解釋，「某種程度僅限於存在能夠進行相關事實認定的客觀基礎時」

22。

因此，若採用此種計算方法，損害賠償額的舉證相當困難。此外，有論者認 為，此種計算方法之難處在於，為了證明自身的損失利益，無法避免公開自身之 內部資訊，例如相對於營業額之獲利率，因此有因為與競爭對手間的關係而導致 損失之虞²³。由於此種計算方法有這些問題，實務見解承認其他計算方法。

第 2 目 侵權人所得利益計算方法

第二種計算方法是依據德國判例法所建立之計算方法。德國專利法現行第 139 條第 2 項第 2 句本文雖然沒有使用「利益之返還」一詞，但仍被理解為將裁

21 田村善之，前揭註 13，《知的財産權と損害賠償》，頁 65。

22 BGH vom 29. 5. 1962, GRUR 1962 p. 509(513), Dia-Rähmchen Ⅱ: Busse, “Patentgesetz” 6. Aufl.

(2003) p.1328 Rn.143(Kerkenschrijver 執筆部分)：引用自：飯塚卓也，前揭註 14，頁 221。

23 Delahaye, Hans, “Kernprobleme der Schadensberechnungsarten bei Schutzrechtsverletzungen”, GRUR 1986, p. 217(217)。

判例中所承認之侵權人所得利益計算方法明文化²⁴。德國不採用「推定」形式，

而是令侵權人返還其利益，此一點與台灣相同，與日本則相異。

此一計算方法的優點在於，僅需舉證侵權人的事實關係即可。亦即，於依此 一計算方法請求損害賠償時，不需將「若無侵權行為，專利權人是否會獲得其利 益(侵權人所得利益)」這種假設性事實當作問題。此外，專利權人實際上實施發 明之事實並非要件²⁵。只要侵權人有獲得利益，該利益來自於違法之發明實施，

即使專利權人無法獲得相等於侵權人所得利益之利益，亦可以請求返還其利益

26。

另一方面，若侵權人只有虧損而無獲得任何利益，則不能適用此一計算方法

27。此外，若無侵權人所得之利益與專利權人之損害間因果關係，專利權人不得 請求返還利益²⁸。

第 3 目 權利金相當額計算方法(類推式授權之計算方法)

第三種計算方法是將權利金當作損害額。與如上所述侵權人所得利益計算方 法相同，其目的在於減輕因果關係舉證之困難性。此一計算方法首先擬制專利權 人已對侵權人授權實施系爭專利，然後由法院找出相當於侵權行為狀況時市場上 應該支付的權利金額，亦即決定一個「通常能被接受的」權利金²⁹。

相較於其他計算方法，依此一計算方法所計算出之損害賠償額不一定對專 利權人最有利。然而，若依據此一計算方法，專利權人不需揭露自身之營業秘密，

亦免除因果關係之舉證負擔。亦即，因在證明上之難處較少，且較為簡便，因此

24 Schulte ”Patentgesetz mit EPÜ” 8. Aufl(2008) p.1439 Rn.115(Kühnen 執筆部分）；引用自飯塚卓 也，前揭註 14，頁 221。

25 飯塚卓也，前揭註 14，頁 222。

26 Busse, “Patentgesetz”6.Aufl.(2003)p.1334 Rn.168；引用自飯塚卓也，前揭註 14，頁 222。

27 BGH vom 21. 8. 1962, GRUR 1962, p.509(512)；引用自飯塚卓也，前揭註 14，頁 222。

28 M.Nieder, “Die Patentverletzung”, 2004, p.79；引用自飯塚卓也，前揭註 14，頁 222。

29 劉孔中，前揭註 22，頁 159。

以前最常被援用³⁰。依據此一計算方法來計算損害賠償時，專利權人是否已自行 實施系爭專利發明，並不成問題。

關於權利金的計算基準，聯邦最高法院在 Dia-RähmchemⅡ案件判決中，嘗 試依照如下兩個基準來儘可能計算出合理的權利金比率：一、合理的當事人若理 解侵權行為期間之情況，會簽訂怎樣的授權契約；二、即使將侵權人與正當的普 通實施權人做比較，不得偏袒亦不得過當³¹。

值得注意的是，適用此計算方法時，德國法院依該計算方法計算損害賠償 額時所採用的標準，通常明顯高於合意非獨佔授權協議使用的「一般」權利金標 準³²。聯邦最高法院在 Tolbutamid 案件判決³³中，對於 GEMA³⁴判決的見解雖然否 定了對專利權侵害案件的適用，但判決中指出「於計算出權利金比率時，在個別 案件中，應衡量違法使用之權利的價值與正規的普通實施權之價值間存在的差 異」，而揭示了專利侵權案例中提高損害賠償額的論述。

此外，1981 年的 Fersenabstützvorrichtung 案件判決，亦在衡量比較侵權人 有利之處與不利之處後，同意微幅提高權利金。原審法院杜塞道夫高院指出，相 對於若系爭專利遭判為無效，正當之被授權人不得要求專利權人返還其依契約所 支付之權利金，若專利無效，侵權人便能避免所有的對價支付義務，因而認定侵 權人負擔之風險較一般被授權人低，構成了提高權利金的理由。上訴審亦維持此 判斷。另外，此判決認為，由於該案之侵權人並未製造，僅販賣侵權產品，與平 均之侵權人相較，即使被命令禁止使用系爭專利發明，風險亦相對較低，故認定 該案件侵權人相較於正規被授權人有利。此外，相較於民事法定利率為 4%，此判

30 Kraßer, “Patentrecht”5. Auflage, 2004, p. 880；引用自飯塚卓也，前揭註 14，頁 227。

31 BGH vom 29. 5. 1962, GRUR 1962, p. 509(513), Dia-RähmchemⅡ；引用自飯塚卓也，前揭註 14，

頁 227。

32 劉孔中，前揭註 22，頁 159-160。

33 BGH vom 6. 3. 1980, GRUR 1980 p.841(844)。

34 德國之音樂著作權管理組織「Gesellschaft für musikalische Aufführungs und mechanische Vervielfältigung」的簡稱。在德國判例中，許可 GEMA 對未經許可之演奏者提出損害賠償請求 時，損害賠償請求可以是對適法使用者請求之一般實施授權金的 2 倍。