專利訴訟

(三)競爭性行動之中心性

此部分係指採取競爭性回應所能獲得之預期報酬及結果，衡量因素 主要為競爭性行動所攻擊之市場規模大小及該市場本身所具備之價值，

倘某一特定競爭性行動所針對之市場是尚待開發的藍海或較不受重視 的市場，則該行動所引發之競爭性回應數目量會相對較少；反之，倘競 爭性行動所針對之市場為業界兵家必爭之地，則競爭者勢必有強烈動機 採取競爭性回應加以抵制

第三節 專利訴訟

承前述，因智慧型手機品牌廠商近來傾向採用之競爭行為乃，對競爭對手提 起跨國專利訴訟，遍及美國、歐洲、韓國等國家，而競爭對手所採取之回應行為

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地，復加以，智慧型手機產業之龍頭廠商 Apple、Motorola、Nokia 等多係美國本 土廠商，亦智慧型手機品牌廠商多選擇於美國向競爭對手提起專利訴訟，包含向 聯邦地方法院提起專利訴訟請求鉅額之損害賠償、抑或向美國美國國際貿易委員 會(International Trade Commission)請求調查，將致競爭對手面臨龐大損害賠償之 風險或貨物禁止進口之風險，且訴訟費用亦隨著程序推進將逐步攀升，詳後述，

是如何與競爭對手儘速達成和解為一門重要課題。

一、 行政程序–美國國際貿易委員會

美國國際貿易委員會(International Trade Commission)為一獨立且具司法 功能的行政機關，該會依 1930 年關稅法第 337 條（Section 337 of the Tariff Act of 1930 ）規定，得針對遭指控涉嫌不公平競爭之特定進口貿易行為進行調 查。該條規定揭示就進口貿易而言，侵害智慧財產權及其他不公平競爭之行 為為違法，至於其他不公平競爭行為，則為營業秘密的不當使用、侵害商品 表徵、冒用、廣告不實及違反反壟斷法，而多數調查案件為侵害專利權或商 標權。基此，在美國境內，專利權人倘發現他人未經授權使用專利，除得向 聯邦地方法院提起專利侵權損害賠償訴訟外，亦得向美國國際貿易委員會請 求調查，以排除侵害智慧財產權物品之進口或涉及其他不正當競爭之外國產 品輸入、銷售 (史欽泰，2004)。

1930 年關稅法第 337 條所定調查程序是依行政程序法（Administrative Procedure Act）規定及委員會規定（19 C.F.R. Part 210）執行，與聯邦民事訴 訟法有很多相仿的規定。除前揭規定外，承審的行政法官通常會自行就個案 之調查程序細節定訂基本規則，例如針對動議的回應時間（the time for responding to motions）、主張特別權利之方法（the method for asserting privilege）、所需證物的份數（the number of copies required of evidentiary exhibits）、翻譯員之使用（the use of translators）、安排承審的行政法官與雙

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方電話會議時間之程序（the procedure for arranging a telephone conference between the parties and the Administrative Law Judge）等。ITC 在接受原告所 提出之起訴狀後 30 日內需決定是否開啟調查程序，開始調查程序之後，行 政法官應在公告調查開始日後 45 日之內訂定預定調查完成日及調查程序 之行程表，並在 5 至 6 個月後舉行舉證聽證會 (evidentiary hearing) ，聽證 會結束後，行政法官將做出初步裁定(initial determination)，而做成該初步裁 定(initial determination)之時間須早於預定調查完成之日 4 個月。又調查案之 雙方當事人均得要求 ITC 審查該行政法官之初步裁定，要求之理由得為認定 事實有明顯錯誤、適用法律有明顯錯誤、影響委員會政策等，委員會將於提 出申請複查後 60 個日曆天內決定是否進行複審，倘決定不複審，該初步裁 定就成為 ITC 最終決定。從歷史記錄而言，一個調查案所需花費的審理時間 約為 15 個月，但 ITC 的政策為盡力將案件快速審理終結。

倘 ITC 調查結果認為被告並無 1930 年關稅法第 337 條規定之情形存在，

則原告得於 60 個日曆天內向聯邦巡迴上訴法院提起上訴；倘 ITC 調查結果 認為被告確實侵害原告之智慧財產權或從事其他不公平競爭之行為，則 ITC 將同時或擇一核發排除令（Exclusion Order）、暫停及停止銷售令（Cease And Desist Order），與民事專利侵權訴訟最大差異者乃，1930 年關稅法第 337 條 規定並未賦予 ITC 要求被告以金錢賠償原告之權限。而 ITC 一旦核發前揭 命令，命令將隨即寄送予美國總統，而美國總統得於 60 天內基於政策理由 否決 ITC 的命令，但總統僅於非常例外的狀況才會行使否決權，例如：ITC 於 2013 年 6 月 4 日所作之最終裁定，認 Apple 所生產之 iPhone 3G、iPhone 3GS、iPhone 4 等智慧手機，以及 iPad 3G、iPad 2 3G 與 iPad 3 等舊型產品 侵犯 Samsung 第 3 代無線通訊技術專利，並禁止 Apple 將前揭產品進口至美 國及在美銷售⁷，美國總統於同年 8 月 3 日即否決該命令。

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(一)排除命令 ( Exclusion Order )

以排除命令有效期間為區別標準，排除命令有二種：暫時性排除命令或 永久性排除命令。暫時性排除命令係指於案件調查過程中，原告請求暫時性 的保護措施，且有證據足以認定被告有違反1930年關稅法第337 條規定之行 為存在，ITC 將採用美國聯邦巡迴上訴法院審查下級法院核准暫時性假處分 所考量之四種因素，即原告勝訴的可能性、若不准原告之請求對於美國境內 產業所造成之立即且實質的損害、若准許原告的請求將對被告造成之損害、

對於公共利益之影響，並在涉及臨時救濟措施的調查案開始調查後90天內做 出裁定是否核發，倘案情過於複雜，亦將在150天內做成裁定。

而所謂永久性排除命令係於 ITC 完成調查所做最終決定，肯認被告違反 1930 年關稅法 337 條規定，並決定核發排除命令者，該命令有效期間為核 發後至該專利權屆滿此一期間。永久性排除命令又區分為 2 種類型：一般排 除命令(general exclusion orders)以及限制排除命令(limited exclusion orders)。

而一般排除命令係由美國海關直接執行，禁止將涉訟產品進口至美國，進口 來源不限，因此適用對象不但可及於所有涉訟之列名被告，更可擴及未曾涉 訟的國外其他生產者。相對而言，限制排除令之適用對象僅有 ITC 正在調查 之涉案被告，美國海關僅能禁止涉案被告所生產之侵權物品進口至美國。

(二)暫停及停止銷售命令 ( Cease and Desist Order )

係由 ITC 負責執行，禁止涉案被告從事任何不正競爭的行動或方法，例 如銷售已進口至美國的涉嫌侵權物品，如果違反該命令，對進口人處以一萬 美元、或相當於違反命令進口產品之價格或市價之罰鍰。

二、 民事程序–聯邦地方法院

根據王承守、鄧穎懋 (2004)，專利訴訟之原告應為專利權人，被告則 為涉嫌侵害原告專利權之法人或自然人。根據聯邦民事訴訟程序法第八條(a)

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款規定（Federal Rules of Civil Procedure Rule 8(b)）原告提起專利訴訟時，

需向聯邦地方法院遞出訴狀(complaint)，該起訴狀需記載主張該法院具有管 轄權之理由、當事人適格、所尋求的救濟方式等，並將訴狀副本連同傳票送 達予被告。根據聯邦民事訴訟程序法第八條(b)款規定（Federal Rules of Civil Procedure Rule 8(b)），被告在收受原告起訴狀及傳票後須於一定期間內，對 原告起訴狀每一項請求 (claim)逐一進行答辯，以及對原告之每一主張與事 項都必須承認 (admit) 或否認(deny) 。在雙方當事人進行前揭書狀交換後，

法院會召集當事人律師開審訊程序前會議(pretrial conferences)，對於訴訟的 進行程序以及進度作一有效的控管，並詢問雙方當事人是否有意願和解。審 訊前會議結束後，接著進行的程序即為蒐證程序 (discovery)，雙方當事人在 蒐證程序階段，必須提出與該專利訴訟相關之所有證物資料，例如擁有資料 的人名及聯絡方式、資料的主旨、所有文件的影本、損害賠償金額的計算方 式等，並訂定蒐證程序的時間、內容及計劃。又於該階段，倘雙方當事人就 重要事實上並無爭議存在，可向法官請求簡易判決 (summary judgment) 判 定其勝訴，聯邦法院就雙方是否對於事實無爭議把關嚴格，只要有一絲爭議 的疑慮，法官就會拒絕原告或被告簡易判決的請求。

在審訊程序開始前，聯邦地方法院將召開馬克曼聽證會 (Markman Hearing)，讓雙方就專利請求項表示意見，原告律師提供專利說明書、專利 申請過程中與主管機關間之文件往來、專家證人之證詞等資料，使法院得以 了解各別請求項之內涵，並藉由該聽證會解決雙方對於專利範圍解釋之爭議，

以定義出侵權案件所涉相關專利範圍之界限。當馬克曼聽證會以及蒐證程序 結束後，便接著審理程序(trial)，將由陪審團（Jury）裁決被告是否侵害原告 之智慧財產權。

倘經陪審團或法官認定被告侵害原告之專利權，則依美國專利法第 284

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息(interest)及訴訟費用(costs)⁸。同法條第 2 項規定，陪審團如未能確定損害 賠償數額，法院應自行評估決定之。另倘侵權人係明知或有惡意侵害原告專 利權，法院均得將被告所應負之損害賠償數額增加至 3 倍。同法條第 3 項則 規定，法院得請專家作證，以協助決定損害賠償數額或合理權利金。基此，

依美國專利法規定，原告所得請求之損害賠償有三種：所失利益、合理權利 金及懲罰性賠償金。其中，所失利益係比較專利權人於其專利遭被告侵害後 之實際財務狀況與假設無侵害之應有財務狀況，兩者之差異即為原告所得請 求之賠償。合理權利金係指在專利權有效之前提下，假設專利權人與侵權行 為人自願進行交易協商(hypothetical negotiation)，雙方可能談定之專利授權 金額，可透過市場上已存在之相關專利授權契約權利金推論可能之授權金額，

依美國專利法規定，原告所得請求之損害賠償有三種：所失利益、合理權利 金及懲罰性賠償金。其中，所失利益係比較專利權人於其專利遭被告侵害後 之實際財務狀況與假設無侵害之應有財務狀況，兩者之差異即為原告所得請 求之賠償。合理權利金係指在專利權有效之前提下，假設專利權人與侵權行 為人自願進行交易協商(hypothetical negotiation)，雙方可能談定之專利授權 金額，可透過市場上已存在之相關專利授權契約權利金推論可能之授權金額，