得對被授權人施以授權限制連結售後限制以間接控制買受人之售後使用

5.4.1 Quanta 案判決意見分析

Quanta 案並未討論專利權人是否可藉由對被授權人施加以售後限制為內容之授 權限制而控制買受人對物品的利用。然而聯邦最高法院對於 LGE 之主張其與 General Talking Picture 案之授權方式一樣，並未授權 Intel 販賣 Intel 產品供買受人與其他非 Intel 產品結合使用時，僅回應 LGE 的授權架構與 General Talking Picture 案不同，然而並 未否定 General Talking Picture 案之藉由限制被授權人得販賣之範圍間接對買受人施加 使用限制，因此 General Talking Picture 案見解應仍有效。

5.4.2 本文見解

長久以來，聯邦最高法院透過一連串判決，一再表示專利權人不得藉專利法執行 售後限制以延續對專利物品的控制，然而卻於 General Talking Picture 案，允許專利權 人可藉限制被授權人的製造權及販賣權以特定買受人的使用範圍。聯邦最高法院不接 受以販賣模式施加售後限制，但卻允許透過授權限制連結售後限制模式施加¹⁶³。由此 可知，聯邦最高法院對售後限制之處理採取兩種方式，一為 Univis 案的販賣模式，於 專利物品有權販賣後，所施加之售後限制無法以專利法執行，專利權人無法繼續控制 專利物品。二為 General Talking Picture 案的授權限制連結售後限制模式，當被授權人

162 United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241, 251-53 (1942).

163 關於「販賣模式」以及「授權限制連結售後限制模式」之定義及相關說明請參照本文 2.2.3.3 「專

利權人施加授權限制 (授權模式)」。

違反販賣限制，所為販賣為無權販賣，買受人若於知情下仍購買，則被授權人與明知 係無權販賣之買受人皆需負專利侵害之責。何以聯邦最高法院對售後限制的施加方式 有不同的處理方式？本文認為聯邦最高法院採取不同處理態度的作法，可能是為了平 衡大眾之公共利益及專利權人之私權，亦即試著調和買受人於購得物品上之財產權及 專利權人自由運用專利權的權利。前者，當專利權人將專利物品販賣給買受人，於所 有權移轉後，買受人之財產權支配該物品，物品上之專利權已被耗盡。而後者，專利 權人藉由控制被授權人得販賣之方式，決定是否釋出或以何種方式釋出專利物品。

於聯邦最高法院允許之授權限制連結售後限制模式中，該連結有售後限制之授權 限制其效力是否及於下游買受人。General Talking Picture 案判決意見提到，上述授權 限制之效力及於被授權人與知情之買受人，聯邦最高法院之所以允許所謂授權限制連 結售後限制模式的原因是基於買受人於購買專利物品時明知被授權人無權販賣仍選擇 購買。聯邦最高法院以買受人對售後限制知情作為判斷售後限制是否及於買受人的標 準。一般而言，行為人之主觀無關乎專利侵權可歸責與否之判斷。然而如果於沒有通 知買受人存在售後限制的情形下仍執行售後限制，無辜的下游買受人將因為對限制毫 無所悉而被控侵權，如此將產生嚴重的把持問題(holdup problem)。因此為了調和專利 權人與買受人之利益，聯邦最高法院一方面允許專利權人以前述方式運用專利權，另 一方面也試著減少通知不足所造成的不確定性，以知情為要件調整買受人之侵權風 險。然而直接買受人將物品轉售時，該連結售後限制之授權限制的效果是否及於下游 買受人？是否仍以明知為判斷標準？本文見解有二，其一為效力及於下游買受人且仍 以明知為判斷標準，然而是否為明知須有嚴謹的判斷標準，例如，售後限制的通知方 式不包括單純的貼附通知(label notice)，應該要求為真正得知(actual notice)。其二為效 力僅及於被授權人及知情的直接買受人，而不及於下游買受人。理由是經過多次轉手 後通知的有效性將被稀釋，尤其是當專利物品被整合到另一個系統物品時更為嚴重，

而且通知不同於契約，通常都是單方行為，內容可能不清楚或不完整。若仍認定售後 限制及於遙遠的下游買受人，則通知不足所造成的不確定性將嚴重影響甚至遏阻二級 市場的生存，因為二手物品的買受人或提供維修服務者隨時都有被控侵權的風險。

聯邦最高法院雖認可「授權限制連結售後限制模式」，然而可施加之售後限制是否 有範圍限制？聯邦最高法院所允許之限制態樣包括 General Talking Picture 案之以使用 範圍(field of use)做為得販賣之條件及 Mitchell 案之以使用期限(term) 做為得販賣之條 件，然而是否所有的售後限制皆得透過前述模式限制買受人，答案應為否定¹⁶⁴，否則

164 See Carstensen, supra note 15, at 1055, 作者提到專利權人於使用售後限制之權限不應該沒有限

專利權人可藉此方式施加各種可能的限制規避專利權耗盡的適用，果真如此，專利權

從 General Talking Picture 案觀之，聯邦最高法院似允許以「授權限制連結售後限 制模式」間接控制買受人，雖然聯邦最高法院所持理由並非如「附條件販賣理論」所

165 United States v. General Electric Co., 272 U.S. 489 (1926) (”If the patentee goes further and licenses the selling of the articles, may he limit the selling by limiting the method of sale and the price? We think he may do so provided the conditions of sale are normally and reasonably adapted to secure pecuniary reward for the patentee's monopoly”).

166 Christina Bohannan, IP Misuse as Foreclosure 3 (University of Iowa Legal Studies Research, Paper No. 09-41, 2009), available at http://ssrn.com/abstract=1474407 (last visited on April 30, 2010).

167 Id. at 19.

168 Id., 作者於文章中提到現行專利權濫用行為之判斷標準有二，一為遵循競爭法，藉由判斷專利

權人之行使權利方式是否限制競爭，造成反競爭效果，二為遵循專利法政策，藉由判斷專利權人之 行使權利方式是否超出專利法授與範圍。前者，可以從 1988 年之專利濫用改革法(Patent Misuse Reform Act of 1988)中規定專利權人之搭售行為除非其於專利產品市場具有市場力量，否則不可判 定為專利濫用行為。作者提到專利權濫用之判斷混雜競爭法原則，因此引發混淆以及許多批評。專

「附條件販賣理論」相同，專利權人繼續控制合法售出之專利物品¹⁶⁹，買受人僅能於

170 Mark R. Patterson, Contractual Expansion of the Scope of Patent Infringement Through Field-OF-Use Licensing, 49 WM. & MARY L. REV. 157, 157-58 (2007).作者提到聯邦最高法院於 General Talking Picture 案允許使用範圍限制，而且一般認為使用範圍授權(field of use licensing)係促 進競爭，因為允許藉由提供不同的被授權人不同的授權條件可以鼓勵專利發明的廣泛授權。然而，

Picture Patents 案亦表示相同意見。

172 Brief for the United States as Amicus Curiae Supporting Petitioners, 2007 WL 3353102 (U.S.), at 29