本文見解─專利權耗盡原則不得排除適用

就專利權耗盡原則是否可排除適用問題，學者看法分歧¹⁴⁴。支持耗盡原則可排除 適用一方，主張專利權人於釋出專利發明時有自由運用專利權的權利。而主張耗盡原 則不可排除適用的另一方，則認為排除適用耗盡原則有損公共利益且不符合專利制度 設立目的，本文認同後者見解。

5.3.3.1 主張耗盡原則不可排除之理由

若允許專利權人排除適用專利權耗盡原則，將等同於專利權人於專利物品販賣後 仍保有控制該物品的權利，而專利權人所施加之售後限制將可藉由專利侵權主張對抗 第三人，效果類似於地役權(real property servitudes)，因此此類動產附隨限制(chattel running with restraints)的效力除了約束締約當事人外，還及於未參與締約的遙遠第三者

─歷任動產買受人。

對一般消費者而言，若允許專利權人於專利產品上施加附隨限制將對消費者造成 許多危害，包括增加資訊成本、侵蝕專利物品的修理權(repair)、阻礙二級市場(secondary market)及減少使用者創新機會等。此外，若專利權人所施加之售後限制可藉由專利法 實施，則一般消費者於消費市場購買物品時，將擔憂隨時會遭受專利侵害訴訟的突襲。

雖說可於物品上直接貼附限制通知(notice)，然而即使如此，貼附通知也不能確保消費

144 See Hungar, supra note 44, at 529n.60; see also McCammon, supra note 136, at 7859).

者於做決定購買物品時皆能注意到所附加的限制通知，更何況能正確且完全理解附加 通知上之限制條件。況且相對於不動產，動產價格一般較低，消費者於購買時所施以 的注意力及仔細程度本就不似購買不動產時一般，因此可能忽略或誤解貼附通知中相 對不顯著的部份。關於此類消費者對貼附通知之缺乏注意及衍生困惑而產生的問題，

聯邦最高法院於 Straus¹⁴⁵案中則拒絕執行貼附在留聲機上印有限制字句吊牌的轉售限 制，並提到大多數的消費者應該不會注意到吊牌上的文字，即使注意到應該也沒有人 能理解吊牌上錯綜複雜詞彙所要表達的意義。即使消費者願意花時間與精力了解貼附 在動產上複雜的限制文字，消費者這類的投入可能不利於商業交易的活絡。

若允許施加專利法之售後限制，以購買電腦為例，消費者必須於選購電腦時，除 了注意電腦規格、價錢、外觀等條件外，還須詳加檢視電腦外殼、包裝、以及各式各 樣文件以了解產品是否為專利權所涵蓋、是否附有限制，以及如果附有限制條件為何…

等等，於考量所有資訊後消費者方能做出最後的決定。專利法已經使消費者須花費相 當的資訊成本來注意所購買之物品是否侵害未知第三者的專利權，而且售後限制所產 生的資訊成本於物品轉手到二手市場後更為高昂。以上述的電腦為例，當消費者將電 腦放到 e-Bay 上轉售，買家如何能得知所標售到的電腦附有使用限制，更何況電腦的 原始包裝或相關文件可能已不復得。對於這類相對價格較低的消費性用品而言，使用 限制產生的資訊成本極可能導致交易效率降低，並阻礙物的流動，更危及二手市場的 活絡。原因在於動產交易通常遠較不動產交易快速，然而此類可能妨礙動產交易的措 施將對商業活絡造成傷害。因此當涉及動產交易，政策上重視流通性，這也是聯邦最 高法院不傾向支持動產附隨限制的重要原因¹⁴⁶。

此外，動產交易速度變慢對商業活動造成的傷害可能大過動產流通性，其中的差 異在於交易成本。如果不發生附隨限制所增加的交易複雜性，動產將如流水一般流向 價值較高的利用端。而不允許動產附隨限制的政策正是避免原本簡單且如活水般的商 業活動，因為不必要的限制而變為一灘不動的池水，降低了流通性及利用性。況且，

為了避免遭突襲，消費者於消費時必須先查明所欲購買之物品是否附有專利權人所施 加的售後限制，如此一來為了保障交易安全，消費者於交易時除了須擔負所欲購買物 品的價格還須多花費資訊成本，因此增加整個交易成本。就相對低價的動產交易而言，

所增加的成本可能足以阻礙動產的自由流通與利用，而且原本應該簡單、頻繁、快速

145 Straus v. Victor Talking Machine Co., 243 U.S. 490, 501 (1917).

146 See Zechariah Chafee, Jr., The Music Goes Round and Round: Equitable Servitudes and Chattels, 69 HARV. L. REV. 1250, 1261 (1956).

的一般日常交易將因此費時費事而變得繁複¹⁴⁷。

即使上述交易安全問題可能可以仿效不動產的登記註冊制度以公示方式解決，但 所涉及之動產數量如此龐大，若要發展相應的登記制度，需要的工程將非常浩大且所 費不貲¹⁴⁸。再者，若允許得施加售後限制排除專利權耗盡，將危及聯邦法院經判決建 立之消費者於修理專利物品時免於侵權責任的原則，更威脅到個別的產品翻新以及維 修服務，因為專利權人可以單憑施予所謂的貼附授權(label license)，限制重複使用或 修理，違反即課以專利侵害之責。而且也將箝制所謂的使用者創新(user innovation)，

有許多實證研究顯示使用者正是開發新科技或新消費性產品的先鋒，而且有高達 13%

到將近 40%的使用者從事產品的改良¹⁴⁹。專利權耗盡原則提供此類創新活動發展的空 間，若允許專利售後限制，此類使用者創新將輕易地被專利權人於產品上貼附類似禁 止改良、供個人使用、非供轉售或僅供與其他授權產品結合使用等通知所扼殺。

而就專利技術的應用而言，動產附隨限制還可能產生所謂把持(holdup)問題，若允 許專利權人憑藉其專利權來施加售後使用限制，在無登記制度的情況下，將造成下游 買受人陷入被技術綁樁的窘境，試想當下游廠商向獲得專利權人授權之製造商購買專 利元件，或遠端下游廠商向中上游廠商購買含有專利元件之未完成物品後，配合相應 發展包含有該專利元件的下游產品，當專利權人欲執行售後使用限制後，下游廠商才 發現該使用限制的存在，這就有如技術標準的設定般，當技術標準決定且相關技術據 以研究開發後，身為技術標準聯盟成員的專利權人隨後卻祭出專利大旗揮向跟隨技術 標準的廠商，上述問題將突襲並箝制跟隨廠商。

5.3.3.2 主張耗盡原則得排除之理由以及對其之反駁

主張耗盡原則可排除適用的一方則認為，允許施加售後限制來保留部分專利權是 本於財產權的固有權利，也就是本於專利權本身而來，然而這種主張並不被聯邦最高 法院採納。於聯邦最高法院 Dr. Miles Medical 一案中，法院針對出賣人於販賣物品時 可否控制下游買受人之轉售價格時表示，出賣人於販賣物品後也許仍得控制該物品，

然而該控制權絕非來自原所有權上之固有權利而須基於協議¹⁵⁰。專利權的授與係秉於 鼓勵創新而給予專利權人得排除他人利用該發明的權利，而物的所有權人得排除對其

147 Houweling, supra note 10, at 914-16.

148 See Carstensen, supra note 15, at 1057n.7.

149 Eric von Hippel, DEMOCRATIZING INNOVATION 4-5 (2005).

150 Dr. Miles Medical Co. v. John D. Park & Sons, 220 U.S. 373, 405 (1911).

所有權之干涉，基此，專利權並無不同於動產所有權，因此於處理專利權與所有權上 並無理由给於不同的對待。況且，專利權人若欲藉由保留對已販賣物品的控制來進行 商業操作，其仍得透過簽訂契約方式達成。此外，在 Bobbs-Merrill Co. v. Straus¹⁵¹案中，

出版商試圖限制出版物的轉售價格，主張著作權人專有販賣含有著作權之著作的權 利，藉由散布著作時施以限制約款方式，使買受人僅取得有條件實施販賣的權利，若 違反前述限制約款則等同於侵害其著作權。聯邦最高法院並不同意出版商前述主張，

拒絕將著作權解釋為包含有得施加限制以保留部分著作權的權利，反而判決當特定著 作物經販賣後，該由著作權法授與之販賣權已被耗盡。這樣的判決結果應該是相當部 分受到動產不負擔附隨限制(against chattel running with restraints)主張的影響，這可從 聯邦最高法院之判決意見看出端倪─原告主張其不僅具有販賣權，更可藉由保留部分

151 Bobbs-Merrill Co. v. Straus, 210 U.S. 339 (1908).

152 Id. at 351 (“What the complainant contends for embraces not only the right to sell the copies, but to qualify the title of a future purchaser by the reservation of the right to have the remedies of the statute against an infringer because of the printed notice of its purpose so to do unless the purchaser sells at a price fixed in the notice”).

153 See Carstensen, supra note 15, at 1053.

154 Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc., 128 S. Ct. 2109, 2122n.7 (2008).

155 John W. Schlicher, The New Patent Exhaustion Doctrine of Quanta v. LG: What it means for Patent Owners, Licensees, and Product Customers, 90 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 758, 836 (2008).

156 See Houweling, supra note 10, at note164, (explaining that a "strict rule of possession," which "would

許保留部份專利權引發之阻礙物的有效利用等問題，皆無法符合專利制度設置目的─ 1863 年之 Bloomer v. Millinger 案，聯邦最高法院即表示專利權人有權收取但僅止於一 份權利金，因此當專利權人自行製造及販賣或授權他人製造並販賣或製造並使用且已

provide that the party with physical possession of an asset hold complete property rights in the asset and that physical transfer of the asset transfers all of those rights" is "reasonably close to the approach taken to most chattels" and that this system "is easy to understand, cheap to administer, and generally unambiguous")”.

157 Bloomer v. Millinger, 68 U.S. 340, 350 (1863), “patentees are entitled to but one royalty for a patented machine…”. See also United States v. Masonite Corp., 316 U.S. 265, 277–78 (1942) (determination of exhaustion rests on "whether or not there has been such a disposition of the article that it may fairly be said that the patentee has received his reward for the use of the article").

158 LG Electrics. v. Asustek Computer, 65 U.S.P.Q.2d 1589 (N.D.Cal. Aug 20, 2002).

了收取其他的 3 元權利金，專利權人勢必要找出廠商乙。然而與廠商乙同樣的下游廠 商可能為數眾多且難以認定。不管是對專利權人或買受人而言，分開收取權利金的作 法都會為雙方產生不必要的資訊成本。一方面，對專利權人而言與單純於首次交易時

了收取其他的 3 元權利金，專利權人勢必要找出廠商乙。然而與廠商乙同樣的下游廠 商可能為數眾多且難以認定。不管是對專利權人或買受人而言，分開收取權利金的作 法都會為雙方產生不必要的資訊成本。一方面，對專利權人而言與單純於首次交易時