聯邦最高法院 Quanta 案見解之啟示與本文見解

關於聯邦最高法院之 Quanta 案判決意見分析，及其於 Quanta 案中是否回應與如何回 應聯邦巡迴上訴法院之耗盡原則見解以及聯邦最高法院自身見解之矛盾，已於本文前面章 節中深入探討，現扼要整理如下。

(1) 欲引發專利權耗盡原則，所販賣之未完成物品必須體現專利發明的程度

Quanta 案法院援引 Univis 案所揭示的原則，表示雖然所販賣之物品未完全實 施一專利發明，但當該物品足以體現該專利，且其唯一預定之使用為按照該專利 以完全實施該專利發明，則禁止專利權人對該物品施加專利限制。該原則包括以 下二個要件，(一) 唯一合理且預定之使用為完成該專利，亦即該未完成物品無其 他合理非侵權使用(no reasonable noninfringing use)，以及(二) 體現專利發明的必 要特徵，亦即該產品未完成物品包含專利之所有發明特徵。繼 Univis 案之後，聯 邦最高法院再次肯認專利權耗盡原則適用於未完成物品，只要該未完成物品體現 專利發明之必要特徵且其唯一用途為完成該專利發明。

(2) 方法專利適用耗盡原則

聯邦最高法院已推翻聯邦巡迴上訴法院之專利權耗盡原則不適用於方法專 利見解。其明白表示若區別方法專利為一不適用耗盡原則的類別，則專利權人可 輕易地藉由申請方法專利等操作來規避耗盡原則，此舉將嚴重侵蝕專利耗盡原 則，因此否決下級法院將方法專利做為一種不適用權利耗盡類別的作法。此後，

專利權人無法再藉由方法專利來規避耗盡原則之適用。

(3) 聯邦最高法院重申引發專利權耗盡原則之判斷標準僅在於是否發生有權販賣，而 非不附條件販賣。

(4) 耗盡原則不得排除適用

專利權人經常於自行或授權他人銷售時，於商品或外包裝上附上售後限制警 語，以於物品銷售後繼續控制對該物品之使用或再販賣。聯邦最高法院透過判決 不斷表示，專利權人施加之售後限制無法以專利法實施，本文將之稱為販賣模 式，以 Univis 案為代表案例。雖然 Quanta 案並未討論聯邦巡迴上訴法院所援引 之 Mallinckrodt 案，本文認為就附條件販賣不適用權利耗盡部分，應已實質被 Quanta 案推翻。

雖然 Quanta 案判決未處理售後限制問題，也未直接對耗盡原則得否排除適 用之問題表示意見，然經解析聯邦最高法院之 Quanta 案判決意見，本文認為聯 邦最高法院已隱然表達不支持聯邦巡迴上訴法院之得排除耗盡原則適用的作 法，其並不允許專利權人藉由專利法來限制買受人之售後使用。亦即，聯邦最高 法院仍遵循先例，於販賣模式下，專利權人施加之售後限制無法以專利法實施。

本文同時認為若允許排除適用耗盡原則，專利權人於專利物品販賣後繼續保有控 制該物品的權利，將對消費者造成許多危害，包括不利於物之利用、危害交易安 全以及阻礙二級市場等違反公共利益問題，且該作法亦無法符合專利系統設置之 目的。

(5) 得間接施加售後限制

聯邦最高法院判決先例允許專利權人對被授權人取得之授權範圍作出限 制，且該授權限制得連結售後限制，並與買受人之利用行為連結。若被授權人違 反授權限制，則耗盡原則不適用，專利權人得對被授權人以及明知所為銷售係無

權販賣之買受人主張專利侵害，本文將之稱為授權限制連結售後限制模式，以 General Talking Picture 案為代表案例。聯邦最高法院於 Quanta 案判決意見中並 未否定 General Talking Picture 案，其似乎允許專利權人得透過授權限制間接對買 受人施加售後限制。聯邦最高法院於處理售後限制時採取兩種方式，一為 Univis 之售後模式，另一為 General Talking Picture 之授權限制連結售後限制模式，其可 能是為了平衡大眾之公共利益及專利權人之私權，亦即調和買受人於購得物品上 之財產權以及專利權人自由運用專利權的權利。而關於授權限制連結售後限制之 效力是否及於下游買受人，聯邦最高法院以買受人對售後限制知情與否作為判斷 售後限制是否及於買受人的標準，本文認為其係以知情為要件，以調整買受人之 侵權風險。此外，該限制之效果是否及於下游買受人？是否仍以明知為判斷標 準？本文見解有二，一為效力及於下游買受人且仍以明知為判斷標準，然而是否 為明知須有嚴謹的判斷標準，例如應為真正得知；另一為效力僅及於被授權人及 知情的直接買受人，而不及於下游買受人。另外，是否所有售後限制皆可透過此 種模式施加？答案應為否定 ，否則專利權人將藉此模式施加各種限制以規避專 利權耗盡的適用，果真如此，專利權耗盡原則將被架空。因此，欲透過上述模式 施加之限制應有範圍限制，但其界限為何？本文建議至少可採二判斷方式，一為

「合理相應報酬」判斷因素，另一為「符合專利政策」判斷因素。

本文認為允許間接對買受人施加售後限制，將減損耗盡原則調和公共利益與 專利權人私權之功能。因此建議不允許 General Talking Picture 案之以「授權限制 連結售後限制模式」偷渡售後限制，以避免阻礙物品的流通以及嚴重影響消費市 場對物的利用。專利權耗盡原則應該回歸僅依循 Univis 案之販賣模式，專利權人 施加之售後限制不及於買受人。

(6) 售後限制無法藉專利法執行，然可能得藉契約法執行

本文認為允許專利權人透過契約約定方式運用其專利權，並不能認為有侵蝕 專利權耗盡原則之虞，況仍有競爭法等相關法律之審視，而且允許藉契約法執行 售後限制之作法，可平衡與調和公眾與專利權人間之利益。

Quanta 案並未直接處理售後限制問題，Mallinckrodt 案意見是否仍有效，有鑑於 Quanta 案判決之多種可能解讀，下級法院於適用上將因解讀之不同而造成判決結果歧異，這將使 專利權人於實施其專利權時不知如何遵循，只能以各種方式試圖確保權利，造成交易成本

增加，同時使得買受人於利用專利物品時恐懼有侵權可能，產生不確定性。Quanta 案後，

專利權人勢必藉由限制被授權人之授權範圍，來間接實施各種售後限制，此將引起訴訟紛 爭，至於可被允許之限制形態只能靜待法院判決解答。此外，Quanta 案提示藉契約法執 行售後限制之可能性，此將鼓勵專利權人利用其專利權與被授權人、買受人訂定複雜契約 以保留其藉契約法執行售後限制可能性。