Quanta 案對授權架構之影響

於 Quanta 案之後，專利權人可能改變其運用專利權之方式，以因應 Quanta 案判決意 見，包括至少三方面，(一)專利權人無法藉施加售後限制來保留專利權，以對上下游之買 受人分別收取權利金，(二)專利權人將循售權限制連結售後限制模式，來限制被授權人販 賣之權利，以及(三)專利權人將藉由契約法來限制買受人之售後使用，分別討論如下。

6.2.1 專利權人將採高額先期支付權利金(up-front royalties)方式

由於難以預測 Quanta 案可能影響專利權人運用專利權的程度，這有賴更多下級法 院判決解釋適用 Quanta 案。若依照本文對 Quanta 案判決意見的解釋，根據 Univis 案 之販賣模式，專利權人於有權販賣後，於售出物品上的一切權利都將終結。專利權人 將無法依據聯邦巡迴上訴法院之附條件販賣理論，藉施加專利售後限制來保留專利 權，進而分別對上下游買受人收取權利金。因此，專利權人收取權利金的方式將試著 迴避風險，藉由於產品供應鏈之單點一次收取較高額之權利金而非採取多點分別收 取。而位居 Quanta 案中 Intel 位置之公司，可能無法再向專利權人要求收取較低額的 權利金，其間差額再向下游廠商收取。專利權人為了避免繁複之契約約款以及授權交 易，勢必傾向於自被授權人端(Intel)收取權利金。

6.2.2 專利權人將藉由限制被授權人之販賣權來安排授權架構

聯邦最高法院 Quanta 案判決意見表示，專利權耗盡之判斷係決定於有權販賣 (authorized sale)，因此若被授權人缺乏權限而為販賣，則不發生權利耗盡。被授權人 在取得有限販賣授權或未取得販賣授權的情形下仍為販賣，則被授權人超出授權範圍 所為販賣的行為已構成對專利權人法定排除販賣權之侵害。就如同 General Talking Pictures 案，專利權人仍保有藉由限制被授權人販賣權的方式限制專利權耗盡適用的 可能。

197 Id. at 3.

以 Quanta 案為例，若依照 General Talking Pictures 案之限制被授權人得販賣之方 式，專利權人可能得採取之授權架構如下：

6.2.2.1 專利權人限制被授權人僅得販賣專利物品給簽訂契約而承諾僅為特定使用之 買受人

以 Quanta 案為例，LGE 可以於授權契約中約定，Intel 僅於其客戶簽訂契約承諾 不將 Intel 產品與非 Intel 產品結合使用時始得販賣。若 Intel 販賣產品給未簽訂契約之 買受人，則 Intel 所為銷售為無權販賣，Intel 及知悉該販賣限制之買受人構成侵權。另 一方面，若買受人確實遵照 LGE-Intel 約款簽訂使用限制契約，一旦其違反該使用限 制，LGE 所得尋求之救濟僅限於契約上權利，因為 Intel 確實遵照授權契約要求，其 所為銷售為有權販賣，因此 LGE 之專利權已耗盡。

6.2.2.2 專利權人限制被授權人僅得販賣專利物品給與專利權人簽訂授權契約之買受 人

以 Quanta 案為例，LGE 可以於授權契約中約定，Intel 僅得販賣產品給已與 LGE 簽訂授權契約之買受人，而該授權契約含有使用限制約款。若 Intel 販賣產品給未與 LGE 簽訂授權契約之買受人，Intel 構成侵權。另一方面，若一已與 LGE 簽訂授權契 約之買受人向 Intel 購得產品之後違反與 LGE 簽訂之授權契約的使用限制約款，則依 照 Quanta 案判決，LGE 所得尋求之救濟僅限於契約上權利，因為 Intel 確實遵照授權 契約中之販賣限制─販賣給已與 LGE 簽訂授權契約之 Quanta，其所為銷售為有權販 賣， LGE 之專利權已耗盡。因此，Quanta 之違反授權契約只發生契約法救濟而無法 以專利侵害訴訟救濟。而前述授權架構於運作上可能相當的不便，包括收取權利金、

監控買受人是否遵照契約以及取得買受人之同意。

6.2.2.3 專利權人限制被授權人僅得販賣專利物品給簽訂契約而承諾僅為特定使用且 確實遵照使用限制之買受人

以 Quanta 案為例，LGE 可以於授權契約中約定，Intel 僅於其客戶簽訂契約承諾

不將 Intel 產品與非 Intel 產品結合使用且確實遵守時始得販賣。一般情形下，被授權 人不太可能同意上述之授權契約，因為該項販賣限制約款將使被授權人立於一買受人 之保證人地位。另一個問題是前述販賣限制約款，是否能保留專利權人於專利法上之 救濟，以對抗未能遵照售後限制承諾之買受人。聯邦最高法院於 Quanta 案中並未回應 前述問題，然而似乎留下該販賣限制約款可能有效的空間。於拒絕 LGE 之主張授權契 約中之售後限制約款使 Intel 所為銷售為無權販賣時，聯邦最高法院認定授權契約中並 未限制 Intel 販賣 Intel 產品供買受人將之與非 Intel 產品結合使用的權利，然而聯邦最 高法院作出一個有趣的陳述，Intel 販賣產品的權利並未受限於通知或 Quanta 遵守使用 限制。最高法院之陳述似乎意味著若 LGE 以 Quanta 確實遵照使用限制來限制 Intel 販 賣的權利，判決結果是否會有所不同。有論者認為專利權人不太可能憑藉前述授權限 制來規避專利權耗盡，理由是若回顧 Quanta 案之分析，問題的重點在於專利物品販賣 時，該販賣行為是否合於販賣限制。假使於販賣時點，所為銷售皆符合所有的販賣限 制，則所為銷售屬有權販賣，然而並無法因為買受人之後的違反售後限制，而將前述 有權販賣轉變成無權販賣。再著，若允許前述授權限制安排，其將侵蝕專利權耗盡原 則，並且因為無法得知究竟所為販賣是否發生權利耗盡而產生不確定性¹⁹⁸。

6.2.3 專利權人將藉由契約法限制買受人之售後使用

於 Quanta 案判決之附注七中援引 Keeler 案，表示不排除專利權人得藉契約法與 買受人簽訂售後使用限制契約，這給予專利權人可能得藉授權契約以限制下游買受人 之使用與轉售的空間。前述授權契約之救濟範圍可能包括議定賠償額(liquidated damage)以及因仲裁而發給之禁制令。然而授權契約可能面臨的風險，係其所適用之州 法是否禁止救濟之請求，此將影響專利權人於授權契約上之安排。此外，尋求契約法 之救濟仍須面臨所謂契約相對性或關聯性(Privity of Contract)之問題。以 Quanta 案為 例，LGE 並無法對 Quanta 主張違反契約，因為二者間並無契約存在。

總括來說，專利權人於授權零組件製造商專利權時，通常希望保留其專利權以對 製造高價值成品之下游購買者收取權利金，而專利權人經常藉助複雜的授權架構來達 成其目的。雖然，LGE 之授權架構經 Quanta 案已證明無法達到專利權人之目的。但 聯邦最高法院似乎未否決 General Talking Picture 案授權模式，同時也未排除即使專利 權已耗盡但仍得借助契約法救濟之可能。因此可為專利權人利用之契約架構，包括明 文約定被授權人得為販賣之範圍，而該範圍則規範買受人得或不得使用之態樣，若超

198 Hungar, supra note 44, at 538-41.

出該範圍則所為販賣為無權販賣。以 Quanta 案為例，LGE 若於授權契約中約定，Intel 只有在 Quanta 以契約同意遵照使用限制，且確實遵守限制之下始獲得授權。此種模式 將使被授權人立於一買受人之保證人地位，因此可能鮮有被授權人會同意此種約款，

況且該契約架構是否能有效保留專利所有人之專利權，法院之態度仍有待觀察。再者，

為保留契約法上之救濟，LGE 可能要求 Intel 僅在 Quanta 簽約同意，不將 Intel 產品與 非 Intel 產品結合使用時方能販賣，或要求 Intel 僅可販賣產品給已與 LGE 簽約者。但 此種授權模式將嚴重影響被授權人選擇販賣對象的能力，被授權人接受與否將取決於 專利權人的談判實力。一般而言，被授權人不太可能接受前述之限制販賣對象安排，

更遑論要為買受人的行為負責。