本章將對前一章所分析之聯邦最高法院關於專利權耗盡原則之相關見解提出挑戰。其 一是法律論理上的挑戰，亦即聯邦最高法院上述種種判決意見自身疑似矛盾之處。其二則 是歷史發展上的挑戰。1982 年美國聯邦巡迴上訴法院成立，專屬管轄專利上訴案件，在 專利法領域成為與最高法院鼎足而立的兩大管轄法院。然而其歷年來有關耗盡原則的判決 意見，卻偏離聯邦最高法院前此以來逐步建立的原理原則。本章將剖析聯邦最高法院面對 時光考驗，其以往判決所遭遇的上述雙面夾擊挑戰，作為充分理解 Quanta 案歷史意義及 法律衝擊之重要基礎。
3.1 聯邦最高法院判決遺留下來的疑問
3.1.1 不得藉販賣模式施加之售後限制，卻得透過授權限制連結售後限制模式施加
聯邦最高法院透過 Adam 案、Bauer 案、Motion Picture Patent 案以及 Univis 案等 判決，一再表示專利權人不得憑藉專利法，以施加售後限制的方式延續對專利物品的 控制，然而卻於 General Talking Picture 案，允許專利權人可藉限制被授權人之製造權 及販賣權以特定買受人的使用範圍。簡言之，聯邦最高法院不接受以販賣模式施加售 後限制，但卻允許透過授權限制連結售後限制模式施加。為何聯邦最高法院對售後限 制的施加方式有不同的處理態度？專利權人得藉此方式施加之售後限制是否有範圍限 制？若允許售後限制皆得透過授權限制連結售後限制模式限制買受人，則專利權耗盡 原則似有後門可規避。
3.1.2 售後限制無法藉專利法執行，然可能得藉契約法執行
售後限制因首次有權販賣，發生專利權耗盡而無法以專利法實施，但聯邦最高法 院於 Keeler 案與 Motion Picture Patents 案中皆提示以契約法執行的可能性。若聯邦最 高法院真的肯認專利權人得以契約約定方式限制買受人對專利物品的利用方式，則此 種作法是否有削弱專利權耗盡原則之虞？
3.2 聯邦巡迴上訴法院與最高法院專利權耗盡原則的歧異
一般認為聯邦巡迴上訴法院對於專利權耗盡原則之內涵，已相當程度偏離聯邦最高法 院所建立之原理原則，其中最為人批評及討論的問題有二，一為方法專利是否如同裝置專 利一般適用耗盡原則；二為專利權耗盡原則是否可以排除適用。
3.2.1 專利權耗盡原則於方法專利是否適用
聯邦巡迴上訴法院於其成立之第三年，於 Bandag v. AlBolser’s Tire Stores 案中判決 專利權利耗盡原則不適用於方法專利。本案法院作出以上決定時僅簡短說明該案專利 權人所主張的是使用方法專利，而該方法並未涵蓋被告所購買之產品，因此專利權耗 盡原則不適用於方法專利91。此後，該判決意見被廣為援引，並因此將方法專利整個 排除於耗盡原則適用範圍之外。
3.2.2 專利權耗盡原則是否得排除適用
自聯邦最高法院 Univis 案後，聯邦巡迴上訴法院陸續適用專利權耗盡原則，然而 於處理附加使用限制之案件上，經常援引其於 1992 年 Mallinckrodt v. Medipart92案之判 決意見93。始自 Mallinckrodt 案，聯邦巡迴上訴法院發展的專利權耗盡原則已偏離聯邦 最高法院所建立的原則。與聯邦最高法院之不認可得利用售後限制規避專利權耗盡，
聯邦巡迴上訴法院則透過所謂的「附條件販賣理論」(conditional sale theory)來規避耗 盡原則。於 Mallinckrodt 案中，聯邦巡迴上訴法院駁斥聯邦地方法院的認定─所有的 售後限制皆屬專利法下無法實施的範疇，反而認為基於專利排他權，售後限制係可據 以實施的，因而衍生出附條件販賣理論，聯邦巡迴上訴法院認為專利權耗盡原則不適 用於明示附條件販賣(expressly conditional sale)，也就是不適用於對使用及再販賣有明 確限制的銷售94。聯邦巡迴上訴法院發展出上述原則，係基於將聯邦最高法院之專利 權耗盡原則適用於不附條件販賣(unconditional sale)之判決意見，解讀為只有不附條件
91 Bandag v. Al Bolser's Tire Stores, 750 F.2d 903, 924 (Fed. Cir. 1984) (“The doctrine that the first sale by a patentee of an article embodying his invention exhausts his patent rights in that article is inapplicable here, because the claims of the Carver patent are directed to a ‘method of retreading’ and cannot read on the equipment Bolser used in its cold process recapping”).
92 Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992).
93 See Amber Hatfield Rovner, Practical Guide to Application of (or Defense Against) Product-Based Infringement Immunities Under the Doctrines of Patent Exhaustion and Implied License, 12 TEX. INTELL. PROP. L.J.227, 238 (2004).
94 Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700, 703 (Fed. Cir. 1992).
之有權販賣才會引發專利權耗盡。這也表明聯邦巡迴上訴法院認為在一附條件販賣或 授權中，專利權人於釋出專利發明時並未收取全額之報酬。因而，聯邦巡迴上訴法院 所允許之許多授權架構，使專利權人得透過錯綜複雜的交易模式達到其商業目的，並 且讓專利權人得以對已販賣專利物品之下游使用施加更多的控制。
Mallinckrodt 案中，專利權人製造可以重複使用之醫藥用噴霧器，並於噴霧器上標 示僅限單次使用(single use only)通知後販賣給醫院，醫院並未遵照 Mallinckrodt 單次使 用標示使用，反而將使用過的噴霧器送至 Medipart，經其重新整理後再送回醫院重複 使用95。本案法院須決定的是專利法是否允許專利權人對專利物品之買受人施加使用 限制。聯邦巡迴上訴法院最後判決專利權人所施加之單次使用通知有效，專利權耗盡 原則並不適用，因此無法排除專利權人執行其單次使用限制，專利權人得尋求專利法 之救濟。聯邦巡迴上訴法院於判決理由中表示，聯邦最高法院先例並未全面禁止專利 權人於販賣專利物品時施加限制，而是認定只要所施加之限制，於專利權範圍內且未 違反其他法律或政策，當事人保有締結附條件買賣的自由，條件是所施加之使用限制 為專利法可以實施執行即可，並認為專利權耗盡原則不適用於附條件販賣。聯邦巡迴 上訴法院藉由解釋聯邦最高法院先例與專利政策而作出上述見解。聯邦巡迴上訴法院 擴張解釋 Adams 案判決，認為 Adams 案僅表示只有於不附條件情況下販賣專利物品，
方會耗盡專利權人限制物品使用的權利96，而且 Adams 案等一系列判決並未主張於販 賣專利物品時不能實施加限制，反而認為 Adams 案判決意見可以支持其見解。同時聯 邦巡迴上訴法院也認為，於一附條件之販賣中，一般人應該可以合理推知，由當事人 協商而決定之專利物品價格，僅適當反應出專利權人給予買受人之專利物品使用權的 價值。因此，應該允許專利權人於販賣或授權時得明示附加使用限制97。聯邦巡迴上 訴法院之上述解讀，顯然與 Adams 案判決表示之當專利權人販賣其唯一價值在使用之 專利物品且已收取使用之對價，專利權人已拋棄限制該專利物品的權利等見解相衝 突。藉上述判決意見可理解，專利物品之販賣包括了物品的所有權以及該物品的使用 權，若沒有使用權，物品本身並無價值，且使用權之代價已內含於買受物品之對價中。
此外，專利物品之使用權為設立專利權耗盡原則的主要原因之ㄧ，然而 Mallinckrodt 法院發展之附條件販賣理論顯然與之相左98。
聯邦巡迴上訴法院之 Mallinckrod 案試著與聯邦最高法院之 Univis 案做區別，理由
95 Id. at 701.
96 Id. at 706-08.
97 B. Braun Medical v. Abbott Laboratories, 124 F.3d 1419, 1426 (Fed. Cir. 1997).
98 Kyle M. Costello, The State of the Patent Exhaustion Doctrine, Post-Quanta v. LG Electronics, 18 TEX. INTELL. PROP. L.J. 237, 258-59 (2010).
在於後者之所以認定適用專利權耗盡，是基於專利權人所施加之限制已違反競爭法。
然而聯邦巡迴上訴法院於 Mallinckrod 案所做之區別，實係基於錯誤解讀 Univis 案判決 而得出。與 Mallinckrod 法院所述相反，聯邦最高法院於 Univis 案中說明，於考量專利 權人施加限制之行為是否違反競爭法之前，須先判斷該行為是否因屬專利權之行使範 圍，而得排除競爭法的檢視。因此為了決定專利權人所施加之限制是否屬於專利權行 使範圍，聯邦最高法院尋求專利權耗盡原則之判斷99。Univis 案法院認定由於被授權人 所為之有權銷售已發生專利權耗盡效果，所施加之售後限制並不在專利權範圍內，最 後判決專利權人之售後限制因違反競爭法而無效。因此，聯邦巡迴上訴法院 於 Mallinckrod 案之判決理由無法符合聯邦最高法院之 Univis 案判決見解100。
此外，聯邦巡會上訴法院於 Mallinckrodt 案更援引聯邦最高法院之 General Talking Pictures 案，認為施加之限制的有效性並不因專利物品是自專利權人或製造被授權人 (manufacturing licensee)處購得而有所不同101，並判決明知使用限制而仍決意購買之專 利物品買受人，不管是直接向專利權人或製造被授權人購買，皆須負專利侵害之責。
聯邦巡迴上訴法院援引 General Talking Pictures 案所形成之「授權限制連結售後限制 模式」例外做為所創立的「附條件販賣」例外的正當化基礎。於 General Talking Pictures 案後，專利權人若要規避耗盡原則並保留以專利法作為控制買受人之售後使用的手 段，只須透過對製造被授權人施加「連結售後限制之授權限制」，即可將原本因為耗盡 原則不得施加之售後限制轉而間接對買受人施加。儘管聯邦最高法院於 General Talking Pictures 案之判決理由中已明白表示其認定買受人須負專利侵害責任並非因為 專利權人施加之使用限制，而是因為買受人明知被授權人無權販賣仍決意購買。然而 當面對聯邦最高法院的「販賣模式」與「授權限制連結售後限制模式」之不一致，聯 邦巡迴上訴法院仍選擇不區分使用限制是由專利權人直接或透過製造被授權人施加皆 以相同方式處理，也就是只要於販賣時施加限制皆屬附條件販賣，專利權耗盡原則不
聯邦巡迴上訴法院援引 General Talking Pictures 案所形成之「授權限制連結售後限制 模式」例外做為所創立的「附條件販賣」例外的正當化基礎。於 General Talking Pictures 案後，專利權人若要規避耗盡原則並保留以專利法作為控制買受人之售後使用的手 段，只須透過對製造被授權人施加「連結售後限制之授權限制」，即可將原本因為耗盡 原則不得施加之售後限制轉而間接對買受人施加。儘管聯邦最高法院於 General Talking Pictures 案之判決理由中已明白表示其認定買受人須負專利侵害責任並非因為 專利權人施加之使用限制，而是因為買受人明知被授權人無權販賣仍決意購買。然而 當面對聯邦最高法院的「販賣模式」與「授權限制連結售後限制模式」之不一致，聯 邦巡迴上訴法院仍選擇不區分使用限制是由專利權人直接或透過製造被授權人施加皆 以相同方式處理，也就是只要於販賣時施加限制皆屬附條件販賣，專利權耗盡原則不