聯邦最高法院判決

盡僅適用於不附條件之販售，之後認定本案所涉係一附條件之販售，理由是 LGE-Intel 授 權契約明確排除允許電腦製造商得將 Intel 產品與非 Intel 產品結合使用，同時也要求 Intel 通知客戶該授權限制，關於此點，Intel 業已執行該項通知要求，因此推翻聯邦地方法院關 於系爭系統專利已耗盡之決定，同時維持聯邦地方法院關於專利權耗盡原則不適用於方法 專利之認定¹¹³。

就在 Intel 有權自由販賣所製造的微處理器及晶片組而免於專利侵害之訴，聯邦巡迴 上訴法院仍判決 Intel 的客戶無法以 Intel 產品唯一的使用方式使用該產品。Quanta 於是向 聯邦最高法院上訴。

4.3 聯邦最高法院判決

聯邦最高法院須決定的是當販賣一專利系統之部分構件且該構件須結合其他構件以 實施該專利系統發明，所為部分構件之販賣是否耗盡該專利系統之相關專利而構成專利權 耗盡¹¹⁴。聯邦最高法院於審理此案時將重點放在專利權耗盡部分，並未處理默示授權。判 決內容首先藉由說明聯邦最高法院判決先例，揭示本判決遵循的法律基礎，其次表明長久 建立之專利權耗盡原則，係當專利物品經首次販賣後，其上之所有專利權皆告終結。接著 引述判決先例說明專利權耗盡原則的內涵，包括買受人向專利權人或其受讓人購得專利機 具，伴隨販賣而來的是買受人有權使用該專利機具¹¹⁵。其中，特別提到聯邦最高法院曾於 A.B.Dick 案短暫允許專利權人得施加售後使用限制，更強調該判決隨後於 Motion Picture Patents 案被推翻。本案法院引述 Motion Picture Patents 案判決理由，包括專利法設置目的 非為專利權人創造私人財富，而係為促進科學及實用技藝之發展¹¹⁶，以及專利權範圍決定 於申請專利範圍所述發明，發明人之主張不能超出該範圍¹¹⁷。Quanta 案法院並認為 Motion Picture Patents 案再度重申專利權耗盡原則之專利權人的販賣權已被個別、不附條件之販 賣耗盡，而販售之專利物品已被攜出專利權保護範圍，因而排除專利權人試圖施加其上的 任何限制¹¹⁸。之後聯邦最高法院更提到 Univis 案，同時說明該案判決係基於當所販賣物品

113 Id. at 1377.

114 Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc, 128 U.S. 2109, 2113 (2008).

115 Id. at 2115.

116 Motion Picture Patents v. Universal Film Mfg., 243 U.S. 502, 511 (1917).

117 Id. at 509.

118 Quanta Computer, 128 U.S. at 2116.

足以體現(sufficiently embody)專利發明時，即使販賣之物品未完全實施該專利發明，然而 其唯一預期之使用(only and intended use)是遵照專利並完成該專利發明，則專利權耗盡原 則適用並禁止販賣後之專利限制¹¹⁹。聯邦最高法院分別以三個問題處理本案，(一) 專利權 耗盡原則是否適用於方法專利、(二) Intel 產品是否實質體現 LGE 系爭專利、(三) Intel 所 為銷售是否為有權販賣，最高法院對於上述三個爭點的決定，分述如下。

4.3.1 專利權耗盡原則適用於方法專利

聯邦最高法院推翻聯邦巡迴上訴法院關於專利權耗盡原則不適用方法專利之決 定。判決理由中首先駁斥 LGE 關於專利方法無法耗盡之主張，並解釋專利方法可能無 法像物品或裝置以實體之方式販賣，但方法仍然可以體現於一物品上，當販賣體現有 專利方法之物品，方法專利即被耗盡¹²⁰。聯邦最高法院更引用 Ethyl Gasoline Corp. v.

United States¹²¹及 Univis¹²²案說明判決先例於處理專利方法、專利製程與專利裝置、專 利材料上並無差別。況且，若方法專利無法引發專利權耗盡，專利權人可於專利中藉 由安插方法專利輕易地規避專利權耗盡之適用，此舉將嚴重侵蝕耗盡原則。聯邦最高 法院更質疑若按照 LGE 之主張，即使 Intel 販賣一完全實施 LGE 系統專利的電腦系統，

下游使用者亦難逃專利侵害指控¹²³。如此一來，將違反聯邦最高法院長久以來建立的 原則，當一專利物品經合法製造及販賣，專利權人無法再限制該物品之使用。因此聯 邦最高法院拒絕接受 LGE 將方法專利視為一無法適用專利權耗盡之類別的主張。根據 Quanta 案判決，聯邦最高法院實際上已經推翻聯邦巡迴上訴法院於 Bandag 案中之專 利權耗盡原則不適用於方法專利的判決意見。

4.3.2 Intel 產品實質體現 LGE 系爭專利

聯邦最高法院須決定為了引發專利權耗盡原則，一未完成物品必須體現專利發明 的程度。Quanta 案法院重新敘述 Univis 案所揭示的原則，表示雖然所販賣之物品未完 全實施一專利發明，但當該物品足以體現該專利，且其唯一預定之使用為按照該專利

119 Id. at 2117, “the Court concluded that the traditional bar on patent restrictions following the sale of an item applies when the item sufficiently embodies the patent-even if it does not completely practice the patent-such that its only and intended use is to be finished under the terms of the patent”.

120 Id. at 2117, “A patented method may not be sold in the same way as an article or device, but methods nonetheless may be “embodied” in a product, the sale of which exhausts patent rights”.

121 Ethyl Gasoline Corp. v. United States, 309 U.S. 436, 446, 457 (1940).

122 United States v Univis Lens Co., 316 U.S. 241, 250-51 (1942).

123 Quanta Computer, 128 U.S. at 2116-18.

以完全實施該專利發明，則禁止專利權人對該物品施加專利限制¹²⁴。聯邦最高法院認 為 Intel 產品類似於 Univis 案中未完成之鏡片空片。而 Univis 案法院揭示販售一未完 成產品，若要引發專利權耗盡須符合以下二個要件，(一) 唯一合理且預定之使用為完 成該專利，以及(二) 體現專利發明的必要特徵¹²⁵。Quanta 案法院將本案與 Univis 案類 比，最後判決 LGE 專利被耗盡，理由是所販賣之 Intel 產品已足以(sufficiently)或實質 (substantially)體現 LGE 專利。法院的判決是基於以下之分析，(1) Intel 產品無其他合 理非侵權使用(no reasonable noninfringing use)，且 (2) 該產品包含專利之所有發明特 徵 (inventive aspects)¹²⁶。關於第一點，法院提到除了將 Intel 晶片組整合至電腦系統外 並無其他合理的使用方式，而且 Intel 晶片組若沒有與匯流排以及記憶體連接將無法運 作。因此，Intel 晶片組必須按照 LGE 專利發明，將之組進電腦內才能發揮原有功能。

法院最後判決，如同 Univis 案之鏡片空片，Intel 晶片組並無合理非侵權之使用。關於 第二點，一如 Univis 案所揭示，若一產品僅需添加標準品或實施一尋常步驟即可完全 實施該專利發明，則該產品已具體實施該專利。聯邦最高法院認為 Intel 產品包含 LGE 專利之所有發明特徵，理由是對於 Intel 產品而言，為了實施 LGE 專利發明唯一需要 的步驟為實施一尋常步驟，例如，連接匯流排，以及添加一標準品，例如，記憶體。

亦即，Intel 產品只有在與記憶體及匯流排連結時方能發揮其預定功能，而記憶體及匯 流排皆屬標準品。再者，添加標準品以完成專利發明之步驟並未涉及任何創意或進步。

就此，法院認定 Intel 晶片組，雖未完全實施 LGE 專利，然已包含專利之所有發明特 徵。基於以上分析，聯邦最高法院最後認定 Intel 晶片組實質體現 LGE 專利¹²⁷。繼 Univis 案之後，聯邦最高法院再次肯認專利權耗盡原則適用於未完成物品，只要該未完成物 品體現專利發明之必要特徵且其唯一用途為完成該專利發明。Quanta 法院最後判決 Intel 販賣給 Quanta 之產品已體現 LGE 之專利¹²⁸。透過 Quanta 案判決，聯邦最高法院 再次重申，販賣一實施或實質體現專利發明之產品，該有權販賣發生專利權耗盡。

聯邦最高法院於判決意見中回應 LGE 主張耗盡並不適用於涉及數個專利(across patents)的情況，表示販售之產品若部分實施一方法專利仍有可能耗盡該方法專利。雖 然如 LGE 所主張，於一般情形下，販售實施有 A 專利之產品不會耗盡 B 專利。然而，

若所販售之產品於實施 A 專利時也實質體現專利 B，產品與專利 A 的關係並不影響專

124 Id. at 2117.

125 Univis Lens Co., 316 U.S. at 250-51 (1942).

126 Id. at 2121, (“Intel's microprocessors and chipsets substantially embodied the LGE Patents because they had no reasonable noninfringing use and included all the inventive aspects of the patented methods.”).

127 Id. at 2122.

128 Id. at 2118-20.

利 B 的耗盡。Intel 微處理器及晶片組實施了許多的個別專利，其中包括許多未涉及本 案的 LGE 專利，耗盡分析並不受販售產品上同時實施不只一個以上的專利所影響。真 正相關的問題在於部分實施有系爭專利的 Intel 產品是否體現該專利之必要特徵而耗 盡該專利¹²⁹。

4.3.3 Intel 所為販賣為有權販賣

於認定 Intel 產品已體現 LGE 專利後，聯邦最高法院接著決定 Intel 是否有權販賣 Intel 產品給 Quanta。LGE 引用 General Talking Picture 案，主張 LGE 與 Intel 之授權契 約不允許 Intel 販賣 Intel 產品做為與非 Intel 產品結合以實施 LGE 專利之用，因此 Intel 之販賣予 Quanta 為無權販賣¹³⁰。聯邦最高法院不同意 LGE 之主張，認為 LGE 未掌握 Intel 與 Quanta 授權契約架構的重點。在 LGE 與 Intel 簽訂的授權契約中，並未限制 Intel 得販賣自家處理器及晶片組給打算將之與其他非 Intel 零組件結合使用的買受人。反 而，授權契約廣泛地允許 Intel 得製造、使用及販賣產品。雖然，LGE 的確要求 Intel 須通知客戶關於 LGE 並未授權 Intel 客戶得實施 LGE 專利之訊息。然而，該通知要求 條款是在 Master 契約中，而契約中亦明文規定違反 Master 契約並不構成授權契約之 違反。因此，Intel 具有販賣體現有 LGE 專利產品的權利，該販賣權並不受限於通知 要求或 Quanta 是否遵照通知內容。此外，LGE 主張授權契約中已具體明文排除第三 人得結合已授權產品與其他零組件結合使用以實施 LGE 專利的權利。針對此點，聯邦 最高法院指出 Quanta 主張得實施 LGE 專利是基於專利權耗盡而非默示授權，因此第 三人是否取得默示授權與本案無關。而專利權耗盡發生與否僅取決於 Intel 是否取得販 賣實施有 LGE 專利產品之授權。聯邦最高法院最後判決 Intel 與 LGE 之授權契約已授 權 Intel 得販賣實施有 LGE 專利之產品，且並未限制 Intel 販賣實質體現 LGE 專利產 品的權利。由於 Intel 之販賣產品給 Quanta 為有權販賣，專利權耗盡原則禁止 LGE 對 該已販賣產品主張專利權¹³¹。

於認定 Intel 產品已體現 LGE 專利後，聯邦最高法院接著決定 Intel 是否有權販賣 Intel 產品給 Quanta。LGE 引用 General Talking Picture 案，主張 LGE 與 Intel 之授權契 約不允許 Intel 販賣 Intel 產品做為與非 Intel 產品結合以實施 LGE 專利之用，因此 Intel 之販賣予 Quanta 為無權販賣¹³⁰。聯邦最高法院不同意 LGE 之主張，認為 LGE 未掌握 Intel 與 Quanta 授權契約架構的重點。在 LGE 與 Intel 簽訂的授權契約中，並未限制 Intel 得販賣自家處理器及晶片組給打算將之與其他非 Intel 零組件結合使用的買受人。反 而，授權契約廣泛地允許 Intel 得製造、使用及販賣產品。雖然，LGE 的確要求 Intel 須通知客戶關於 LGE 並未授權 Intel 客戶得實施 LGE 專利之訊息。然而，該通知要求 條款是在 Master 契約中，而契約中亦明文規定違反 Master 契約並不構成授權契約之 違反。因此，Intel 具有販賣體現有 LGE 專利產品的權利，該販賣權並不受限於通知 要求或 Quanta 是否遵照通知內容。此外，LGE 主張授權契約中已具體明文排除第三 人得結合已授權產品與其他零組件結合使用以實施 LGE 專利的權利。針對此點，聯邦 最高法院指出 Quanta 主張得實施 LGE 專利是基於專利權耗盡而非默示授權，因此第 三人是否取得默示授權與本案無關。而專利權耗盡發生與否僅取決於 Intel 是否取得販 賣實施有 LGE 專利產品之授權。聯邦最高法院最後判決 Intel 與 LGE 之授權契約已授 權 Intel 得販賣實施有 LGE 專利之產品，且並未限制 Intel 販賣實質體現 LGE 專利產 品的權利。由於 Intel 之販賣產品給 Quanta 為有權販賣，專利權耗盡原則禁止 LGE 對 該已販賣產品主張專利權¹³¹。