於考量是否發生權利耗盡，不起訴協議之效果同有權販賣

聯 邦 巡 迴 上 訴 法 院 援 引 Quanta 案 判 決 意 見 ， 於 Transcore LP v. Electronic Transaction Consultants Corp.¹⁷⁶案中判決就專利權耗盡目的而言，不附條件之不起訴協 議(covenant not to sue)使受約人(covenantee)所為銷售為有權販賣¹⁷⁷，此外更值得注意 的是聯邦巡迴上訴法院大為擴張默示授權原則(implied license doctrine)。聯邦巡迴上訴 法院明白認可，基於普通法上之禁反言(legal estoppel)而產生之默示授權，對於若專利 權人所主張之專利並不為授權契約或不起訴協議所涵蓋，然而該專利之主張將減損先 前已授予之權利¹⁷⁸。本案事實為擁有收費系統專利之專利權人 Transcore 與 Mark IV，

就專利爭議簽訂和解協議，並由 Mark IV 付出相當金額以取得 Transcore 之同意，就特 定專利 Transcore 對未來發生之侵權行為不對 Mark IV 起訴，其中包括’082、’183 以 及’275 等專利。之後，本案被上訴人 ETC 自 Mark IV 購得收費系統並將之安裝於取得 之高速公路收費計畫標案上，專利權人 Transcore 於是對 ETC 提起專利侵害訴訟，所 主張之專利包括’082、’183、’275 以及於 Transcore-Mark IV 和解協議簽訂時尚未取得 之’946 專利¹⁷⁹。聯邦巡迴上訴法院最後以專利權耗盡、默示授權以及普通法上之禁反 言，維持聯邦地院駁回 Transcore 之主張的決定。

聯邦巡迴上訴法院於 Transcore 案判決意見中有兩個重要見解，包括(1)就專利耗 盡目的而言，不起訴協議等同於授權，以及(2)普通法上之禁反言可產生默示授權。就 前述見解以及其意義說明如下：

6.1.2.1 就專利耗盡目的而言，不起訴協議等同於授權

聯邦巡迴上訴法院同意聯邦地方法院之認定，關於 Mark IV 係經 Transcore-Mark

176 Transcore LP v. Electronic Transaction Consultants Corp., 563 F.3d 1271 (Fed.Cir. 2009).

177 Id. at 1274 ( “The question for this court is whether an unconditional covenant not to sue authorizes sales by the covenantee for purposes of patent exhaustion. We hold that it does”).

178 Id. at 1279 (“TransCore is, therefore, legally estopped from asserting the '946 patent against Mark IV in derogation of the authorizations granted to Mark IV under the '183, '275 and '082 patents. And Mark IV is, in turn, an implied licensee of the ' 946 patent”).

179 Id. at 1273.

IV 和解協議之允許而將收費系統販賣給 ETC 之部分，因此 Transcore 就該系統之專利 權已耗盡。聯邦巡迴上訴法院援引 Quanta 案見解，表示權利耗盡僅發生於經專利權人 同意而為之販賣，同時認定就專利耗盡目的而言，該不附條件之不起訴協議允許由受 約人為販賣。聯邦巡迴上訴法院引用數個判決支持其專利非專屬授權(non-exclusive patent license)相當於不起訴協議的論點，理由在於專利並未給予專利權人實施專利發 明之權，而是排除他人實施的權利。由於專利權人無法給予他人其並不具備的權利，

因此任何專利授權基本上僅是放棄排除他人(放棄提告)的權利而已¹⁸⁰。聯邦巡迴上訴 法院認為不起訴協議與授權之間僅於形式上有差異，而實質上並無不同，就專利權耗 盡 之 目 的 來 看 ， 兩 者 皆 可 被 視 為 取 得 許 可 (authorization) 。 本 案 的 重 點 並 非 Transcore-Mark IV 和解協議是否存在不起訴或授權協議，而是該協議是否允許 Mark IV 為販賣。此外，和解協議並表明 Transcore 不對將來發生之侵權行為做主張¹⁸¹。基於不 起訴協議適用於任何未來發生的侵權行為，並不僅侷限於製造及使用，聯邦巡迴上訴 法院認定 Mark IV 之銷售係有權販賣。最後聯邦巡迴上訴法院判決系爭不起訴協議允 許 Mark IV 販賣為 Transcore 專利所涵蓋之產品。

6.1.2.2 普通法上之禁反言可產生默示授權

Transcore 同時對 ETC 主張’946 專利，該專利於 Transcore-Mark IV 和解協議簽訂 時尚未公告，因此並未列於不起訴協議中。和解協議中更明確規定不起訴協議不適用 於該協議有效日起或未來取得之專利。即使於和解協議中已清楚排除之後取得之專 利，聯邦巡迴上訴法院仍維持聯邦地方法院對於 Transcore 之’946 專利已因 Mark IV 販賣收費系統給 ETC 而耗盡的決定。關於’946 專利，聯邦巡迴上訴法院認為 Mark IV 所為販賣係基於普通法上之禁反言所產生之默示授權而來。引用 Wang v. Mitsubishi 案 判決意見，聯邦巡迴上訴法院解釋普通法上之禁反言適用時機，係專利權人於授權或 轉讓權利並且已取得對價之後，仍試圖減損已給予之權利¹⁸²。由於’946 專利之專利範 圍大於已載明於和解協議中之’082 專利，且若實施’082 專利必定侵害’946 專利。因此，

聯邦巡迴上訴法院認定 Transcore 被禁止主張’946 專利，因其減損 Mark IV 之實施’082 專利且不對其起訴之協議。此外，Transcore 主張和解協議中明白排除之後取得的專 利，聯邦巡迴上訴法院否決該主張並說明該排除約款並不允許 Transcore 減損已給予的 權利而且也無法排除禁反言的適用¹⁸³。最後聯邦巡迴上訴法院基於 Mark IV 擁有’946

180 Id. at 1275.

181 Id. at 1275-76.

182 Wang Labs., Inc. v. Mitsubishi Elecs. Am., Inc. 103 F.3d 1571, 1581 (Fed. Cir. 1997).

183 Transcore, 563 F.3d at 1279.

專利之默示授權，認定 Mark IV 係有權販賣，其耗盡 Transcore 之’946 專利¹⁸⁴。

6.1.2.3 Transcore 案判決之意義及影響

Transcore 案判決意見清楚表達專利權人不採授權契約而試圖以不起訴協議形式 來規避專利權耗盡的作法，若該不起訴協議適用受約人所為之販賣，則前述安排將徒 勞無功。然而於判決中聯邦巡迴上訴法院提及不起訴協議係不附條件(unconditional)，

是否意味著若不起訴協議係附條件(conditional)，聯邦巡迴上訴法院的見解會有所不 同。就如同於專利權人授權被授權人時得限制其販賣之權，是否也可以限制不起訴協 議下之販賣權，例如，限制該協議僅止於製造及使用而排除販賣。就限制受約人之不 起訴行為部分，一如法院先例認可專利權人得於授權協議中規範被授權人之授權範 圍，Transcore 案判決意見表示本案所欲決定的問題並非 Transcore-Mark IV 和解協議 得否允許受約人 Mark IV 於實施 Trascore 之專利權時不對其起訴，而是究竟 Transcore 究竟允許 Mark IV 於為何種專利侵害行為時不對其起訴。Transcore 案法院於分析該和 解協議後，認定該協議並未對任何可為不起訴之行為做出限制，因此允許所有原為專 利侵害行為皆屬不起訴之行為。此外，法院也表示 Transcore 原本可以卻未限制不起訴 之行為¹⁸⁵。由此可知，聯邦巡迴上訴法院就得否於不起訴協議中限制所允許之不起訴 行為，如同於授權協議中得限制被授權人一般，聯邦巡迴上訴法院持肯定見解。而就 專利權耗盡是否發生之判斷方面，Transcore 案法院援引 Quanta 案，認為耗盡原則適 用與否取決於受約人 Mark IV 之銷售是否取得專利權人 Transcore 之同意，而與協議當 事人 Transcore 與 Mark IV 是否明示或默示表示該協議是否擴及 Mark IV 之客戶無關

186。由此可推知，聯邦巡迴上訴法院就得否於不起訴協議中，藉由施加限制以排除耗 盡原則之適用，進而對受約人之客戶主張專利權，係持反對之立場。

Transcore 案判決中就授權等同於不起訴協議之意見可能被解讀成不僅止於為專 利耗盡目的。聯邦巡迴上訴法院於判決中認為專利非專屬授權與不起訴協議相當，就 所有的專利非專屬授權屬不起訴協議而言應該屬實，然而不起訴協議一定等同於專利 非專屬授權則有待商榷。例如，專利受讓人取得之專利將受專利非專屬授權契約之約 束，而不起訴協議一般不會自動約束專利受讓人¹⁸⁷。而 Transcore 案中最引人注目的是

184 Id. at 1278-80.

185 Id. at 1276-77.

186 Id. at 1277.

187 Rufus Pichler, Patent Exhaustion and Implied Licenses: Important Recent Developments in the Wake of Quanta v. LG Electronics, available at

http://www.mofo.com/patent-exhaustion-and-implied-licenses-important-recent-developments-in-the-wak

其認定基於普通法上禁反言之默示授權。聯邦巡迴上訴法院對於前述默示授權之判斷 方式相當不同其於 Bandag 案所揭示之兩種判斷標準。Bandag 案所認定之默示授權判 準要求所出售之物品須無非侵權使用以及販賣時一切情狀清楚顯示隱含授權¹⁸⁸。 Transcore 案意味著 Bandag 案判準是默示授權的一種判斷方法，但並非唯一一種。

Bandag 案判準下的默示授權為一種事實上之授權(license implied in fact)，而 Transcore 案之默示授權為一種法律上之授權(license implied in law)，其不考量交易當時的情狀，

即使於協議中已明白排除之後取得之專利的適用，仍被認定為默示授權¹⁸⁹。