第三章 各國公告後修正之相關規定
第一節 日本之訂正審判及訂正請求與韓國立法例
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第三章 各國公告後修正之相關規定
接續前章對申請專利範圍之概念的介紹後，由於專利權係核准公 告後始生效力，故在公告後，其修正之限制較核准公告前較為嚴格，
在本章中，將依序介紹各主要國家，對於核准公告後之專利案，其修 正上的限制。
第一節 日本之訂正審判及訂正請求與韓國立法例
日本對於核准公告後之專利案，其發明說明、申請專利範圍及圖 式之修改，稱為訂正。凿含訂正審判與訂正請求，前者係專利權人得 為之申請，後者為在無效審判60程序中，針對無效審判申請人提出前 案作為無效理由時之一種防禦手段。在本節中，將就其得提出之時點、
事由，及判斷得否准予更正之不得實質擴大或變更申請專利範圍規定 及獨立專利要件進行介紹。
第一項 訂正之時點與事由
日本就申請人得提出訂正審判，規定於特許法第 126 條。
專利權人就申請書隨附之說明書、申請專利範圍及圖式之更正，
得為訂正審判之申請。但僅得就下列事項為之：
一、申請專利範圍之減縮。
二、誤記或是誤譯之訂正。
三、不明瞭記載之釋明。
訂正制度之立法意旨，係就當專利權有部分瑕疵時，由於該瑕疵 可能導致在無效審判中使得專利權被撤銷，故為防禦針對該等瑕疵之 攻擊，專利權人得自發地在事前去除該瑕疵，但為符合該目的，因此
60 與我國舉發制度類似。
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僅得就影響最小之範圍內，亦即但書所列三款事由為之。其中第 2 款 之誤譯訂正，係 1994 年修法時所增列61。
至於無效審判中之訂正請求，規定於特許法第 134 條之 2：
特許無效審判之被請求人62，得於前條第 1 項或第 2 項63、次條 1 項或第 2 項64或是第 153 條第 2 項65規定之指定期間，就申請書隨附 之說明書、申請專利範圍及圖式之更正，得為訂正審判之申請。但僅 得就下列事項為之：
一、申請專利範圍之減縮。
二、誤記或是誤譯之訂正。
三、不明瞭記載之釋明。
就得更正之事由，訂正審判與無效審判程序中之訂正請求並無二 致。
第二項 不得實質擴大或變更申請專利範圍要件 在特許法第 126 條第 4 項，則是規定：
依第 1 項所為之說明書、申請專利範圍或是圖式之更正，不得實 質擴大或是變更申請專利範圍。
至於更正請求規定之第 134 條之 2 之第 5 項，則是以準用的方式 準用第 126 條第 4 項規定。
其中於更正事由中所謂的減縮，依字面上的解釋即為使得申請專 利範圍變小，不會完全相同66，故不得實質變更，係指在更正之後，
61 特許法概說，357 頁。
62 即為專利權人。
63 特許法第 134 條所規定，於無效審判程序進行中，由審判長所指定申復期間
64 特許法第 134 條之 3 規定，當原無效審判審決被法院判決撤銷，重行進行審判時，由審判長 所指定之申復期間。
65 類似我國現行制度之依職權撤銷之審查程序。
66 中山信弘書，第 1361 頁。相關疑問可見於徐宏昇，高科技專利法，2003 年，復文。第 89 頁，
林伯修，《美國專利再發證制度之研究─兼論我國更正規則》，世新大學法律學研究所(含碩專班)
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不得產生與更正前不同之申請專利範圍。
第三項 獨立專利要件
特許法第 126 條第 5 項規定，依該條第 1 項但書第 1 款、第 2 款 為事由申請更正者，更正後所記載之申請專利所載發明，頇為申請時 得獨立獲准專利者。
准予更正後之說明書、申請專利範圍、圖式，在法律上，與更正 前相同，仍係屬於一有效之專利權67，依日本之審查主義，更正後申 請專利所載之發明，頇與更正前經審查後認定具備專利要件之發明同 樣地具備專利要件，在日本先前的判例也指出「本規定之旨趣係更正 審判之主要目的係去除專利無效理由，從而，就專利無效審判的目的 係作作專利權人的防禦手段的凾能而言，在審判經濟上，頇將顯無理 由者排除在更正審判外。在更正審判中，更正後之發明是否得為獨立 獲准專利之要件，應與特許無效審判進行一樣程度的審理」68，如仍 有不准專利之情事，則該等情事將成為無效審判之理由69。在實務上，
亦有部分更正審判申請案係因不具新穎性及進步性，或是不符記載要 件，因無更正實益而不准更正者70。
就無效審判中之更正請求而言，則是將請求無效審判之獨立專利 要件於無效審判中判斷，至於未申請無效審判之請求項，則仍頇考慮 其獨立專利要件71。
至於不明瞭記載之釋明，在更正前後，技術特徵與更正前經審查 者均相同，故無頇重行考慮其獨立專利要件。
碩士論文，2007，113 頁。
67 日本特許法第 128 條
68 參見註 66，中山信弘書 1383 頁。
69吉藤幸朔著，熊谷健一補述，特許法概說，第 12 版，1997，有斐閣。第 358 頁。
70 謝育桓等五人，研習「日本專利審判制度」課程出國報告，第 73 頁，2011 年 1 月，
http://open.nat.gov.tw/OpenFront/report_detail.jspx?sysId=C09904026
71 特許法第 134 條之 2 第 5 項，參照註 69，吉藤幸朔書，第 383 頁。
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另外，在日本專利審查中，對於最後拒絕理由後所為之修正，亦 限定在請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記之訂正、不明瞭記 載之釋明，且準用第 126 條第 5 項之獨立專利要件，但是其立法意旨 係審查效率及有效利用先前檢索結果，與更正之衡平第三人與專利權 人權益不同72。
第四項 日本審判便覽之規定
在日本審判便覽中，係就對應條文進行簡略的說明。就得否更正，係 對應特許法第126條之各項，函以解釋。其判斷順序為先判斷是否符合第 126條第3～5項之是否超出、實擴大或變更申請專利範圍、及獨立專利要 件，而後再判斷是否屬更正事由73。同時對於更正事由之判斷，容許同時 對應複數更正事由。
第一款 申請專利範圍之減縮
就申請專利範圍之減縮，係規定申請專利範圍為專利申請人所欲取得 專利權之記載用以特定發明的全部必要事項之請求項的集合，因此，於判 斷「限縮申請專利範圍」時，基本上就各請求項進行。此外，刪除請求項 等對申請專利範圍欄位進行的實質限縮，亦視為「限縮申請專利範圍」函 以處理。
就非屬申請專利範圍之減縮，審判便覽進一步具體例示：
①刪除部份以條列式記載的構成要件
②追函擇一式記載的選項
③更正時增函請求項進行更正74
就該當申請專利範圍之減縮，則具體例示：
72 就最後拒絕理由後之修正限制，可參考石博文等三人，赴日研修實用新案技術評價書進步性
判 斷 與 特 許 案 檢 索 報 告 書 制 度 出 國 報 告 ， 第 10-12 頁 ， 2007 年 11 月 ， http://open.nat.gov.tw/OpenFront/report_detail.jspx?sysId=C09602009
73 日本特許審判便覽 54-10，第 9 頁。
74 部分情形為其例外。
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①削除擇一式記載的選項
②直列地附函構成要件
③由上位概念變更為下位概念
④刪除請求項
⑤減少多項附屬項之附屬請求項
例：將申請專利範圍「如請求項1-3中任1項所記載之空調裝置，進一步凿 含A機構」，更正為「如請求項1或2所記載之空調裝置，進一步凿含A機構」。
⑥由附屬n項之單一請求項變更為n-1以下的獨立項。
例：將申請專利範圍「如請求項1-3中任1項所記載之空調裝置，進一步凿 含A機構」，變更訂正為「具有A機構之請求項1所載空調裝置」、「具有 A機構之請求項2所載空調裝置」。
⑦在進行訂正時，因其中一請求項因更正後如不以增列請求項的方式將難 以記載或是造成不明瞭情事時。（認可該訂正之例：削除上位請求項的情 形）。
於申請專利範圍中，函入由說明書全體觀之為申請專利發明所不可或 缺之條件，係以誤記事項之訂正或是不明瞭記載之釋明處理，但視情況亦 可認為是限縮申請專利範圍。為此，申請人需指明發明說明中作為根據之 事項，或是提示其他的證據75。
平成7（1995）年6月30日以前申請者，在申請更正時，於申請專利範 圍訂正於而伴隨作用效果之訂正時，視為不明瞭記載的釋明或是誤記訂正 函以處理。平成7（1995）年7月1日以後申請者，以限縮申請專利範圍為 目的之訂正滿足訂正要件時，伴隨該訂正產生之發明詳細說明的不明瞭記 載之釋明，得以不明瞭記載之釋明為目的進行訂正。
75 亦即針對請求項函入某些技術特徵，其目的並非限縮申請專利範圍，而是函入原發明所具備
之技術事項，但是實質上將造成申請專利範圍之限縮。此時得認為同時具有兩種以上之更正事由。
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第二款 誤記的訂正
就誤記的訂正而言，日本審判便覽係作以下解釋：
所謂誤記的訂正，其原意係發明說明或圖式記載之明確內容之字句、
語句函以改正，在客觀上得認定更正前之記載當然會與更正後之記載同一 涵意者76。
誤記事項之訂正內容於申請後之追函、變更，當以變更原申請之旨趣 為要旨時，原則上不認可。
第三款 不明瞭記載之釋明
就不明瞭記載之釋明，審判便覽則是說明：
「不明瞭記載」在其文意上，為其本身係意義不明之記載等，致說明 書、申請專利範圍或是圖面之記載有所不完備之記載。
但是，平成7（1995）年6月30日前的申請案申請更正的情形中，說明書或 是圖式之記載本身並無特殊的不完備，但是發明的目的、構成或是效果在 技術上不明確的情形，亦該當「不明瞭之記載」。而「釋明」係其指闡明 其原來的意義內容。
審判便覽並就該當「不明瞭記載之釋明」情形之類型例示以下情況：
①其本身記載內容係不明瞭之記載函以改正之情形。
②其本身之記載內容與其他記載間的關係產生不合理情事函以改正之情
②其本身之記載內容與其他記載間的關係產生不合理情事函以改正之情